(6762 S. K. m. 56) (556 S. KHK. m. 8, 9)
Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 07.12.2004 tarih ve 2004/511-2004/335 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi kararı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürkan Gençkaya tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkili firmanın sabun ve kozmetik mamulleri üretimi yaptığını, bu ürünlerden birinin de DURU Türk Hamamı Sabunu olduğunu, bu ürünün ambalajında kullanılan desenin ilk defa müvekkili tarafından 1998 yılında Haluk Tuncay'a tasarlatıldığını, 1999 yılı Haziran ayında piyasaya sürülüp, Ağustos ayından itibaren de başta televizyon olmak üzere yayın organları ile tüketiciye tanıtıldığını, davalılardan Ali Kestaneci'nin Meşhur Bursalı Kebapçı ibareli marka başvurusunda müvekkili tarafından gerçekleştirilen tasarımın kullanıldığını, yapılan itirazın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedildiğini, 556 S.K.H.K.nin 8/5. maddesi uyarınca itirazlarının haklı olduğunu ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurul kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı T.P.E. vekili, davacının başvurusunun diğer davalıdan daha sonra olması nedeniyle davanın reddini talep etmiştir.
Davalı Ali Kestaneci vekili, tarafların markalarının farklı sınıflarda tescilli olup, hitap ettikleri kesimlerin farklı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, davacı şirketin davaya konu deseni 1998 yılında hazırlatıp, 1999 yılı Haziran ayından itibaren pazarlamaya başlayıp, Ağustos ayından itibaren tanıtımına başladığı, davacının 16.12.1998 tarihinde de desenin kendi adına endüstriyel tasarım olarak tescili için de başvuruda bulunduğu, bu başvurunun kabul edilmemesine rağmen anılan desenin o tarihlerde davacı tarafından kullanıldığını gösterdiği, buna göre davacı şirketin 556 S. K.H.K.'nin 8/3-5 maddelerine göre elde edilmiş bir sınai hakkının bulunduğu, buna karşılık davalının önceki tarihe dayalı kullanımı olmadığı, önceki kullanım yoluyla sınai hak elde etmiş davacının davalının tescil istemine karşı koymasının mümkün olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı T.P.E. vekili temyiz etmiştir.
Davacı vekili, 556 sayılı KHK.'nin 8/3. ve 8/5. maddelerine dayalı olarak TPE YİDK kararının iptalini istemiştir.
Mahkemece, davacının tescilsiz tasarımından oluşan işaretin davalı başvurusundan önce sabun ürünlerinin ambalajı üzerinde kullanılması nedeniyle anılan KHK'nin 8/3. ve 8/5. maddesine göre öncelikli kullanımdan doğan sınai mülkiyet hakkının bulunduğu gerekçesiyle istem kabul edilmiştir.
Davacı, öncelik ve sınai hak sahibi olduğunu iddia ettiği işaret için 1998 yılında TPE'ne 98/01904 sayılı tasarım başvurusunda bulunmuştur. Enstitü tarafından, tasarım içinde bulunan TÜRK HAMAMI yazısının 554 sayılı KHK.'nin 9. maddesi uyarınca başvurudan çıkartılması için gönderilen yazı üzerine, davacı vekili tarafından Enstitü'ye verilen cevapta TÜRK HAMAMI ibaresinin de sadece bir anlatım olmadığı özgün yazılış tarzı ile başvuru konusu üzerindeki şekil, yazı ve süsleme gibi grafik öğelerle bir bütün olduğu ve bu haliyle tasarımın tescilini istediği anlaşılmaktadır. Tasarım başvurusu eksikliklerin süresinde giderilmediği gerekçesiyle daha sonra TPE.'nce işlemden kaldırılmıştır.
Dava konusu işaretin ambalaj desen tasarımı olduğu ve davacı tarafından davalının marka başvurusundan önce sabun emtiası ambalajı üzerinde kullanıldığı dosyaya sunulan deliller ve alınan bilirkişi raporu ile belirlenmiştir.
556 sayılı KHK.'nin 8/3. maddesi (a) bendine göre, tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi; marka başvurusundan önce bir hak elde etmiş olması halinde; sonraki başvuruya itiraz ederek işaretin başkası adına tescilini önleyebilir.
Markasını tescil ettirmeden piyasada ilk defa kullanan kişi gerçek hak sahipliği karinesine dayalı olarak; bu markayı haksız rekabet hükümlerine göre koruyabileceği gibi KHK.'nin 8/3. maddesi hükmünden yararlanarak aynı markanın aynı tür mal veya hizmet için bir başka kişi tarafından kendi adına tesciline itiraz edebilir ve gerektiğinde 42/1-b bendine göre hükümsüzlük davası açabilir (Sami Karahan., Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl 4, C.4, Sayı 2, s.17).
Davacının 8/3. maddesindeki öncelikli tescilsiz marka kullanımına dayalı itiraz ve TPE YİDK kararının iptali davasının dinlenebilmesi için, aynı veya benzer işaretin davalı Ali Kestaneci'nin marka başvurusundan önceki bir tarihte ve yine aynı yada benzer mal veya hizmetler üzerinde tescilsiz marka olarak kullanıldığının kanıtlanması gereklidir. Oysa, davalı Ali Kestaneci'nin marka başvurusu 42. sınıf hizmetlere ilişkin olmasına karşın, davacının tescilsiz tasarımını daha önceki tarihlerde 03. sınıf sabun emtiası için kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, farklı mal ve hizmet sınıflarında kullanılması nedeniyle davacının 556 sayılı KHK'nin 8/3. maddesi (a) bendi ilk cümlesinde yer alan tescilsiz bir markanın kullanımından doğan öncelik hakkından söz edilemez.
Davacının, söz konusu tescilsiz tasarımının aynı maddenin (a) bendi ilk cümlesindeki ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi ve 5. fıkrasında belirtilen herhangi bir sınai mülkiyet hakkı sahibi sıfatıyla öne sürdüğü iddiasının incelenmesine gelince;
Öncelikle, 556 sayılı KHK.'nin anılan 8/5. maddesine göre; tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.
Bu maddenin konuluş amacı başkasına ait kişi ismi ve fotoğrafın haksız olarak kullanılmasını önlemek olduğu gibi, aynı zamanda marka hukuku dışında kalan fikri emek ve yaratıcılığın korunmasıdır. 5846 sayılı FSEK hükümleri uyarınca fikri hak konusunu oluşturan eserin tescil edilmesi zorunluluğu yoktur. Fikri hak sahipleri herhangi bir tescil koşulu olmaksızın eser sahibi sıfatıyla eserlerinin kendilerinden izinsiz olarak marka başvurusuna konu edilmesi halinde itiraz ve dava hakkına sahiptirler. Dava konusu uyuşmazlıkta; tescilsiz tasarımın FSEK 1/B maddesine göre eser olduğu iddia ve ispat edilmediğinden, davacı eserden kaynaklanan ve sicile tescil mecburiyeti bulunmayan telif hakkı korumasından yararlanamayacaktır. Ancak, aynı madde uyarınca gerçek veya tüzel kişilerin dayandıkları bir sınai hakkın sicile tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu görüş öğretide olduğu gibi Dairemizin 12.01.2004 tarih ve 5034/127 sayılı kararı ile de benimsenmiştir (Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, s.120). Çünkü, sınai mülkiyet hakları ile ilgili KHK hükümleri uyarınca hak sahiplerine sağlanan koruma tescil ile elde edilir.
556 sayılı KHK.'nin 8/5. maddesindeki koşulların varlığı halinde, aynı veya benzer sınıflarda markasal bir kullanım olup olmadığına bakılmaksızın, fikri veya sınai hak sahiplerinin kendilerinden izinsiz olarak başkaları tarafından yapılan marka başvurusuna itiraz etme yada dava açma hakları mevcuttur.
Davacı ise tescilsiz tasarım sahibidir. Tescilsiz tasarımların 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK hükümlerine göre korunmaları mümkün değildir. Bu tasarımlar koşulları oluştuğunda TTK.nun 56. vd. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümlerine göre korunabileceklerdir. Bu durumda, tescilli tasarım sahibi olmayan davacının 556 sayılı KHK.'nin 8/5. maddesinde açıklanan herhangi bir sınai hak sahibi sıfatıyla dava konusu marka başvurusuna itiraz ve dava açma hakkı da bulunmamaktadır. Mahkemenin anılan madde hükmüne dayalı kabul gerekçesi bu bakımdan doğru görülmemiştir.
Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere davacının, aynı KHK.'nin 8/3. maddesi (a) bendindeki tescilsiz olarak ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi sıfatıyla davalının marka başvurusuna itiraz hakkı mevcuttur. Ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret ibaresi haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunmayan bütün işaretleri kapsamaktadır (Sabih Arkan., Marka Hukuku, C.I, s.109, dipnot 172). Burada, itirazın dayanağını oluşturan ve öncelik hakkına sahip olduğu tescilsiz tasarımının davalı tarafından başvuru konusu hizmetler üzerinde kullanılması halinde haksız rekabete yol açacağını davacının kanıtlanması gereklidir. Çünkü, tescilsiz tasarım bakımından koruma, TTK.nun 56 vd. maddelerine ve özellikle 57/5. maddesi uyarınca, başkasının iş mahsulleri anlamında ve iltibas bağlamında gerçekleşecektir. Bu halde tescilsiz tasarım üzerinde tasarım sahibinin mutlak bir hakkı bulunmamakta olup sadece iltibasa karşı çıkabilmektedir. Mahkemece görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti tarafından, davacının kullandığı işaretin tasarım niteliğinde olduğu belirtilmiş ancak, tescilsiz tasarımın davalı tarafından 42. sınıf hizmetlerde kullanılmasının haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağı hususunda bir görüş açıklanmamıştır.
Oysa, yukarıda da açıklandığı üzere, davacının TPE.'ne yaptığı tasarım başvurusunda, söz konusu Ambalaj deseni + TÜRK HAMAMI SABUNU tasarımının şekil, yazı ve süsleme gibi grafik unsurlarla bir bütün olduğu açıklaması göz önüne alındığında, Meşhur BURSALI KEBAPÇI + desen tasarımı şekli unsurlarından oluşan davalı marka başvurusunun haksız rekabet oluşturup oluşturmayacağı yönünde de bilirkişilerden bir mütalaa alınmaksızın ve bir bütün olduğu iddia edilen tasarımın kelime hariç olmak üzere sadece desen kısmının davalı Ali Kestaneci'nin 99/22079 sayılı marka başvurusunda aynen alınmasının haksız rekabetin varlığı için yeterli görülmek suretiyle davanın kabulü ile TPE YİDK kararının iptaline karar verilmesi doğru görülmediğinden davalı TPE vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı TPE vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın davalı TPE yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27.02.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy