(Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması Eki Ticaretle Bağlantılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) m. 16) (556 S. KHK. m. 7, 8, 9, 16, 25, 26, 42) (6762 S. K. m. 57) (11.HD. 15.02.2001 T. 2000/9896 E. 2001/1214 K.)
Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 24.02.2005 tarih ve 2004/1114 - 2005/113 sayılı kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı karşı davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 17.10.2006 gününde davacı karşı davalı avukatı Melih Sınar ile davalı karşı davacı avukatı Basis Turizm San. ve Ltd. Şti. vekili Alp Aslan ve Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı avukatı Nihan Tekir gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ali Orhan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkilinin yaptığı her türlü haşere ile ilaçla mücadele hizmetini 1998 yılından ALO BÖCEK markası adı altında tescil ettirdiğini, davalının Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na müvekkilden sonra aynı ibarenin marka olarak tesciline yazılı olarak yaptığı başvurunun haşere ile ilaçla mücadeleye ilişkin talepleri reddedilip, diğer hizmetler açısından kısmen kabul edildiğini, buna rağmen davalının müvekkilinin tescilli markasına konu hizmetleri yapmaya devam ettiğini, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nın ise davalının markasını kısmen tescil ederek haksız rekabete neden olduğunu ileri sürerek, davalı markasının sicilden terkinine, haksız rekabette son verilmesine, fazla hak saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500.000.000.-TL maddi, 2.500.000.000.-TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah ile maddi tazminatı 32.319.000.000.-TL.na yükseltmiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkilinin tescilli markaya dayalı olarak faaliyetini yürüttüğünü ve Türkiye çapındaki bu faaliyetinin tanıtım için yoğun emek ve sermaye harcaması yaptığını, davacının amacının bu çabaların üzerine oturmak olduğunu ve haksız rekabeti davacının yaptığını savunarak, asıl davanın reddi ile davacının markasının iptaline, 2.500.000.000.-TL maddi, aynı tutarda manevi tazminatın davacı karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı vekili, marka hükümsüzlüğü davasında müvekkiline husumet yönetilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davalının markasının davacı markasındaki hizmetleri kapsamadığı, bu nedenle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7/b ve 8/b maddeleri gereğince tescilde önceliğe dayalı olarak davalı markasının kullanımının önlenmesinin istenemeyeceği, davacının 8/4'e dayalı bir iddiasının da bulunmadığı, o halde davalının markasının hükümsüzlüğü isteminin yerinde olmadığı, davalının davacı markasında yer alan hizmetleri davacıdan önce yürüttüğü, ancak kendi marka başvurusunda anılan hizmetlerin çıkarılarak tescil edilmesine herhangi bir itirazda bulunmadığı, bu durumun ise sadece Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı kararına karşı dava hakkını düşürdüğünü, davalının önceye dayalı hakkın ileri sürülmesi yetkisinden vazgeçme sonucunu doğurmayacağı, Kanun Hükmünde Kararname'nin tescilsiz işareti ilk kullanan haksız rekabet hükümlerine göre elde ettiği hakka üstünlük tanıdığı, buna göre de davacının marka hakkına tecavüz davasının yerinde görülmediği, davalı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na hükümsüzlük davasında husumet yöneltilmeyeceği gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Kararı davacı karşı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava konusu ALO BÖCEK işaretinin 1990 yılından itibaren davalı tarafından haşere mücadelesi hizmetleri sınıfında kullanıldığı ve söz konusu kullanımın davacı şirketin faaliyete başladığı 1997 yılından ve aynı işareti haşere mücadelesi hizmeti sınıfında marka olarak tescil ettirdiği 07.10.1998 tarihinden daha eskiye dayandığının belirlenmesine, tescil dışı kullanmadaki önceliğin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/3 üncü maddesi uyarınca davalı yararına kazanılmış hak oluşturmasına, her ne kadar aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir hükmü mevcut ise de, bu hüküm ile hakkın doğumunun değil, marka hakkının korunmasının düzenlendiği, nitekim tescille elde edilen korumanın istisnalarının da yine 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7, 8, 25 ve 26 ncı maddelerinde yer alması nedeniyle, anılan Kanun Hükmünde Kararname ile tescil sistemi kabul edilmesine rağmen, getirdiği istisnalar sebebiyle kullanma yani gerçek hak sahipliği ilkesinin terkedilmemiş olmasına, bu bakımdan önceye dayalı hak sahibi olan kişi, karşı tarafın aynı işareti marka olarak tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibinin, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men etmesinin mümkün olmamasına, (Prof. Dr. Sami Karahan, Tescilsiz Markanın Korunması'nda Marufiyet Şartı, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl 4, Cilt 4, Sayı 2, Shf.12), (Yargıtay 11.HD. 15.02.2001 tarih ve 9896/1214 sayılı kararı) aynı hususun 01 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye'nin de taraf olduğu Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)nın Verilen Haklar başlıklı ve marka hakkı sahibinin sahip olduğu önleme hakkının tanımlandığı 16/1 inci fıkrasının son cümlesinde de, yukarıda tanımlanan haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar veremeyeceği gibi, üyelerin kullanma esasına göre hak elde etme olanağını da etkilemeyecektir şeklindeki düzenleme ile de kabul edilmiş bulunmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir edilen 450,00 YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 13.20 YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı ve karşı davalıdan alınmasına, 19.10.2006 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY YAZISI
Davacı taraf, davadaki diğer taleplerinin yanı sıra Alo Böcek ibaresinin her türlü haşere ile ilaçla mücadele hizmetleri için 07.10.1998 tarihinde hizmet markası olarak tescil ettirdiğini, davalının bu alanda tescilli bir markası olmadığı halde Alo Böcek ibaresini hizmet markası olarak kullandığını ve eylemin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının marka hakkına vaki tecavüzünün men'ine ve bu nedenle maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini de istemiş, mahkemece ise her ne kadar davalının anılan alanda tescilli bir markası yok ise de, davalının aynı ibareyi söz konusu hizmetleri de kapsayacak şekilde daha önceden beri kullandığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nın davalının bu husustaki marka başvuru talebini ret etmesine ve davalının da bu işlem aleyhine dava açmamasına rağmen önceye dayalı kullanıma istinaden davalının da aynı ibareyi her türlü haşere ile mücadele hizmetleri için kullanabileceği gerekçesiyle davacının bu husustaki taleplerinin de reddine karar verilmiştir.
556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı maddesi Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir hükmünü haiz olduğu gibi Kanun Hükmünde Kararname'nin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası da Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamaktır hükmünü içermektedir. Ayrıca Kanun Hükmünde Kararname'nin Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı kenar başlıklı 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi de markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılmasının markaya tecavüz oluşturacağı ve aynı maddenin 3 üncü fıkrasında da markanın sağladığı hakların üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibariyle hüküm ifade edeceği öngörülmüştür.
Kanun Hükmünde Kararname'nin anılan maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca markanın sahibine sağladığı hakların tescil ile doğacağı sonucuna varılmaktadır. Ancak bu ifade Kanun Hükmünde Kararname'nin sadece tescilli marka sahipleri yönünden koruyucu hükümler getirdiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira, Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/3 üncü ve 42/b maddelerinde açıkça tescil ilkesinin istisnaları öngörülmüş ve anılan hükümlerle tescilsiz marka sahiplerinin de başkalarının tescilsiz markasını tescil ettirmesi aşamasında itiraz ederek ve şayet tescil ettirmişse süresinde dava açmak kaydıyla hükümsüz kılmak suretiyle tescilsiz markasını koruyabileceğini öngörmüştür. Kanun Hükmünde Kararname'ne kural olarak tescil ilkesini öngördüğünden ve açıkça istisnalarını da düzenlediğinden istisnaların dar yoruma tabi tutulmaları gereği de göz önünde bulundurularak değerlendirilme yapılması gereği tabiidir.
Bu noktada üzerinde durulması gereken diğer bir önemli hususta marka korumasının iki taraflı olduğu hususudur. Marka hukuku ile bir yandan marka sahiplerinin hakları korunurken, bir yandan da tüketicilerin haklarına koruma getirilmekte ve tüketicinin yanılmasının önlenmesi cihetine gidilmektedir. Nitekim, Kanun Hükmünde Kararname'nin yanlış tercüme neticesi alınan 7/son maddesinde 5194 sayılı Kanun'la değişikliğe gidilerek aynı markanın iki ayrı kişi veya teşebbüs adına tescilinin yaratacağı sorunların önlenmesi cihetine gidilmiştir. Bundan sonra bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca bir markanın aynı mal ve hizmetler bakımından 2 ayrı kişi adına tescili mümkün değildir. (Bkz. Aynı Görüş, Prof. Dr. H.Yasaman, Marka Hukuku, 2004, Cilt I, Sh.190).
Bu konuda üzerinde durulması gereken bir diğer hususta Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğünden sonra TTK.nun 57/5 inci maddesinin hangi hallerde uygulanacağı hususudur. Sonradan yürürlüğe giren ve özel bir düzenleme getiren Kanun Hükmünde Kararname'nin varlığı karşısında bir tarafın markasının tescilli olması halinde TTK.nun anılan hükmüne dayalı olarak tescilsiz marka sahibine tescilli marka sahibi karşısında üstün hak tanınması mümkün olamaz. TTK.nun anılan hükmünün her iki yan markasının tescilsiz olması halinde uygulanması söz konusu olabilir.
Kanun Hükmünde Kararname yukarıda da açıklandığı üzere (Md.9) tescilli marka sahibi lehine bir koruma getirdiğinden tescilli marka sahibinin tescil sürdüğü müddetçe markasına yapılan tecavüzleri önleme hakkı mevcuttur. Zira 9 uncu maddede bu anlamda tescilsiz marka sahipleri lehine bir istisna öngörülmemiştir. Ayrıca bir an için aynı mal ve hizmetler bakımından birisi tescilli, diğeri tescilsiz iki aynı markanın korunacağı kabul edildiğinde bir üçüncü kişinin aynı mal ve hizmetler için söz konusu işareti kullanması halinde kim korunacak ve bir tazminat söz konusu olursa bu tazminatı kim üçüncü şahıstan talep edebilecek ve en önemlisi de ürün ve hizmetler açısından kalite farkı olursa tüketiciler bundan nasıl korunacaktır. Bu sorulara tatmin edici cevaplar verilemeyeceği açıktır.
Bu itibarla, önce kullanıma dayanan hak sahiplerinin Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/3 ve 42/b maddelerinde kendilerine tanınan hakları kullanmamaları halinde tescilli marka sahipleri karşısında korunamayacağı ve ayrıca da marka hukukunun öngördüğü çift taraflı koruma ilkesi uyarınca kamu yararı düşüncesi de nazara alınarak korunmaması gerektiği, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'nın 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesinin de bu anlamda değerlendirilmesi gerekeceği açıktır. Maddede tanınan ibaresine yer verilmiş olmasının da bu sonucu doğruladığı ve üyelerin kullanım esasına göre hak elde olanağını etkilemeyecek ibaresinin de yine yukarıda Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen istisnalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, aksi halde bir sürü maddi külfetler de getiren marka tescilinin bir anlamı olmayacağı, herhangi bir maddi yükümlülük olmadan tescilsiz marka sahiplerinin Kanun Hükmünde Kararname'nin tescilli marka sahipleri için öngörülen 10 yıllık koruma süresini de aşan şekilde koruma almalarının yasa koyucunun amacı ile de bağdaşmayacağı açıktır.
Nitekim doktrinde de (Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Baskı, Sh.359, Prof. Dr. H. Yasaman, Marka Hukuku, Cilt I, Sh.190) istisnalar dışında bir markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için iki ayrı kişi veya kuruluş tarafından kullanılamayacağı, bir şahsin aynı mal veya hizmetler için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini, tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dava ve karşı dava suretiyle isbat etme hakkını haiz olmadığı belirtilmiştir.
Bu itibarla, davacı tarafın tescilli markaya tecavüzün men'i ve neticelerine ilişkin talebinin yerinde olduğu ve kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerektiği görüşünde olduğundan sayın çoğunluk kararına karşıyım. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy