(556 S. KHK m. 1, 6, 7, 8, 9, 14, 42) (YHGK. 13.06.2012 T. 2012/11-155 E. 2012/376 K.)
Dava: Taraflar arasındaki marka hükümsüzlük davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 11.04.2008 gün ve 2007/220 E., 2008/105 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine,Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.02.2010 gün ve 2008/9947 E., 2010/1114 K. sayılı ilamı ile;
(... Davacılar vekili, müvekkillerinin Diamond', Diamond Mücevherat' ve Naci Diamond' markalarının yaratıcıları ve sahipleri olduklarını, anılan markaları 1970 yılından beri kullandıklarını, 14, 35 ve 42 nci sınıflar için tescilli olduklarını, aynı zamanda müvekkili şirketin tescilli ticaret unvanın asli unsuru ve işletme adı bulunduğunu, davalının 08, 14 ve 42 nci sınıflarda kullanılmak üzere bluediamond' ibareli markayı adına tescil ettirdiğini öğrendiklerini, bu tescilin 556 sayılı KHK.nin 7/b ve 8/b hükümlerine aykırı olduğunu, halk arasında markaların karıştırılacağını ileri sürerek, davalı markasının 14 ve 42 nci sınıflar bakımından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin tanınmış pırlantacı olduğunu, Zen Diamond' markasının ön plana çıktığını, bluediamond' markasının tescilinde usulsüzlük bulunmadığını, elmasın İngilizce karşılığı olan diamond' kelimesinin Yunanca'da fethedilemez anlamına da geldiğini, cins ve çeşit bildiren bir kelime olarak kimsenin tekeline bırakılamayacağını, iltibasa neden olacak benzerliğin bulunmadığını açıklayarak, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, taraf markalarında yer alan Diamond' ibaresinin İngilizce bir sözcük olduğu, elmas' anlamına geldiği, esasen kuyumculuk alanında tanımlayıcı ve herkesçe kullanılan bir ibare bulunduğu, tek başına tescilinin mümkün olmadığı, taraf markalarında da ekler ve şekillerle tescil edildikleri, esasen bir bütün olarak algılanmalarının karışıklık yaratmayacağı, istemin yerinde bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir. Davacılar vekili, açtığı işbu davasında müvekkillerinin daha önce tescil edilen markaları ile davalının tescilli markasının karışıklığa neden olacağını iddia ederek hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Taraflar arasındaki çekişme, markalar arasında 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında benzerlik bulunup bulunmadığı, benzerliğin karışıklığa neden olup olmayacağı ve bu nedenle sonradan tescil edilen davalı markasının hükümsüz sayılıp sayılmayacağı noktalarında toplanmaktadır. Anılan KHK'de benzerlik kavramı açık olarak tanımlanmış değildir. Benzerliğin tespitinde her somut olaya göre bir değerlendirme yapılacaktır. Ancak, bu tespitte markaların genel görünümleri dikkate alınacak, bütünsel benzerlik olup olmadığı ve bu benzerliğin alıcıların markaları karıştırmalarına neden olacak düzeyde bulunup bulunmadığı hususu değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede karıştırma tehlikesinin varlığı dahi yeterli olacaktır. Karıştırma ihtimali, markanın aynısının veya benzerinin kullanılması dolayısıyla alıcı zihninde gerek emtiaların(veya hizmetlerin), gerekse bu mal veya hizmetlerin kaynağı açısından yanlış kanaatler uyandırması hali, işletmeler arasında ekonomik ve idari bağlantı bulunduğu yönde çağrışımlar yapması olarak ifade edilebilir. Somut olayda Diamond' ibaresi davacılar adına müstakil şekilde marka olarak tescil edildiği gibi, diğer markalarının da esaslı unsurunu teşkil etmektedir. Davalı adına tescilli markanın esaslı unsuru da Diamond' ibaresidir. Bu durum karşısında, markaların esaslı unsurlar itibariyle benzedikleri, bu benzerliğin aynı veya aynı sayılacak mal ve hizmetler bakımından alıcılar nezdinde karışıklığa neden olacağı açıktır. Davacıların markalarının daha önce tescil edildiği, tescilin sağladığı korumalardan yararlanacağı tartışmasızdır. Bu durum karşısında, markaların karışıklığa neden olacak derecede benzedikleri dikkate alınıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir...),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Karar: Dava, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacılar markalarında yer alan Diamond ibaresinin İngilizce bir kelime olup Türkçe'de karşılığının elmas olduğu, bu nedenle diamond sözcüğünün tanımlayıcı ve kuyumculuk sektöründe herkesçe kullanılan sözcüklerden olma özelliği nedeniyle tek başına tescilinin mümkün olmadığı, ayrıca, davacının markaları ile davalının markası arasında karıştırma ihtimali bulunmadığı gibi çağrıştırmanın dahi söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacılar vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki kararda kısmen direnilmiş; hükmü temyize taraf vekilleri getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacılar markalarındaki Diamond ibaresinin 556 sayılı KHK'nin 7/1-c maddesi anlamında vasıf bildirdiği gerekçesiyle marka tescilinin sağladığı korumadan yararlanmasının engellenip engellenemeyeceği, burada varılacak sonuca göre, davalı markasında 14. sınıfta yer alan kuyumculuk eşyaları, altınlar bilezikler, yüzükler, zincirler, takılar, mücevherler ve kıymetli taşlar, madalyonlar, kol düğmeleri, kravat iğneleri, yaka iğneleri ve broşlar emtiaları bakımından 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı ve bu emtialar yönünden davalı markasının hükümsüz sayılmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 Sayılı KHK)'nin 1, 6, 9 ve 14. maddelerinde etraflıca düzenlenmiş olup, Kararname'nin 6. maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği açıklanmıştır. Bu nedenledir ki; hükümsüzlüğüne karar verilip kesinleşinceye kadar bir marka, geçerli tüm hukuki hakları marka sahibine sağlayacaktır. Aynı ilke; HGK'nun 13.06.2012 gün ve 2012/11-155 E. 2012/376 K. sayılı ilamında da benimsenmiştir.
556 Sayılı KHK'nin 7. maddesinde bir marka tescil başvurusunun Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından mutlak ret nedenleri kapsamında yapılacak inceleme sonucunda ret edilmesinin koşulları belirlenmiş olup, anılan maddenin 1. fıkrasının c bendi aynen; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemez şeklinde düzenleme içermektedir.
Madde başlığı ve metin içeriğinden de anlaşılacağı üzere, bu düzenleme ile getirilen yasaklama; mutlak ret nedenlerinin varlığı halinde marka olarak tescilin TPE tarafından yapılmamasına yönelik olup, tescil edilmiş olan bir markanın kendiliğinden hükümsüz sayılmasını gerektiren bir yaptırım hükmü mevzuatta bulunmamaktadır. Bunun içindir ki; tescilli olduğu mal ve hizmetler için vasıf bildiren bir markanın bir şekilde tescil edilmesi durumunda, ilgililer tarafından marka hükümsüzlük davası açılmakta ve 556 Sayılı KHK'nin 42. maddesi hükmüne dayalı olarak mahkeme kararıyla hükümsüz kılınarak sicilden terkini ancak bu şekilde sağlanmaktadır. Zira; 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinin madde başlığı Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir şeklinde olup, ilk fıkrada aynı Kararname'nin 7. maddesinde sayılan hallere atıf yapılmaktadır.
Ayrıca; anılan Kararname'nin 7. maddesinin 22/06/2004 gün ve 5194 S.K.'nun 13. maddesi ile değişik fıkrası Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. hükmünü içermekte olup, vasıf bildirse dahi bir markanın bu değişik fıkra hükmünden yararlanması söz konusu olabileceğinden, tescilli bir marka aleyhine açılan bir dava olmadan ve yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde varsa delillerini ibraz için sahibine savunma hakkı tanınmaksızın ancak bir hükümsüzlük davasında tartışma konusu olabilecek bir konu için sicile tescilli bir markanın vasıf bildirdiğinden bahisle tescilin sağladığı himayeden yoksun bırakılması mümkün değildir.
Bu itibarla; tescilli markalar aleyhine hükümsüzlük davası açılarak mahkeme kararıyla bir marka sicilden terkin edilmediği sürece, marka sahibi marka tescilinin sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır.
Somut olayda, davacılar markaları aleyhine açılmış bir hükümsüzlük davası bulunmadığından ve halen TPE markalar sicilinde tescilli bulunduğundan, 556 Sayılı KHK'nin 6. maddesi uyarınca davacıların tescilli markalarının kendilerine sağladığı hukuki korumadan yararlanacakları görüşü Hukuk Genel Kurulu çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
Bu şekilde davacıların marka tescilinden kaynaklanan haklarını kullanma yetkilerinin bulunduğu saptandıktan sonra, davalı markasının hükümsüz sayılmasını gerektiren nedenlerin bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.
556 sayılı KHK'nin 42/1-b maddesinde, aynı Kararname'nin 8. maddesine atıf yapılarak, 8. maddede sayılan hallerde markanın hükümsüz sayılacağı belirtilmiştir. Anılan madde düzenlemesi aynen; Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa şeklindedir.
Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması halinde uygulanacağı görülmekte olup, bu iki koşuldan birincisi tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısı veya benzeri olması, ikincisi ise; her iki markanın da aynı veya benzer tür mal ve hizmetlerde kullanılmasının gerekmesidir.
Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki ihtimal kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Hatta, markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile umumi intiba ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku İst.2012, s. 443)
Somut olayda, her iki markanın da 14. ve 42. sınıftaki emtiaları kapsar şekilde tescilli olmaları ve taraf markalarında yer alan Diamond ibaresinin taraf markalarının esaslı unsurunu oluşturması nedeniyle, markaları oluşturan işaretlerin benzer oldukları ve markaların halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunduğu Hukuk Genel Kurulu çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunda'ki görüşmeler esnasında birkısım üyelerce, davacılar adına tescilli markalarda yer alan diamond kelimesinin Türkçe karşılığının elmas kelimesi olduğu, mücevher sektöründeki emtialar için vasıf bildiren bu kelimenin kullanım hakkının davacıların tekeline bırakılamayacağı, bu nedenle de davacıların aynı ibareyi davalı tarafın markasında kullanmasını engelleme hakkının bulunmadığı ileri sürülmüş, birkısım üyelerce de taraf markalarının yazılışlarının farklı olduğu, aralarında iltibas tehlikesinin bulunmadığı, bu nedenle hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı belirtilmiş ise de; bir marka tescili hükümsüz kılınmadıkça sahibinin tescilden kaynaklanan haklarının elinden alınmasının mümkün olmadığı, ayrıca taraf markaları arasında seri marka intibasını oluşturarak şekilde markaların esaslı unsurlarının aynı olduğu ve bu durumun 556 Sayılı KHK'nin 8/1-(b) maddesi kapsamında kullanıcı nezdinde iltibas tehlikesi yaratacağı gerekçesiyle bu görüşler çoğunluk tarafından kabul edilmemiştir.
Bu itibarla; Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
Sonuç: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen Geçici madde 3 atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA oy çokluğu ile, Bozma ilamına mahkemece kısmen uyulduğundan uyulan kısma yönelik davalı temyizi yönünden inceleme yapmak üzere dosyanın Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine oybirliği ile, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanunun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.10.2013 gününde yapılan ikinci görüşmede karar verildi. (¤¤)
Full & Egal Universal Law Academy