(Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair Paris Anlaşması (Paris Sözleşmesi) Mük. m. 6-1) (Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması Eki Ticaretle Bağlantılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) m. 16) (556 S. KHK m. 7, 8, 42)
Dava: Taraflar arasındaki "markanın hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 08/04/2003 gün ve 2003/19 E., 149 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 26/2/2004 gün ve 2003/7150-1792 sayılı ilamı ile;
( ...Davacı vekili, müvekkilinin dünyada tanınan spor markası olan " ... " markasını 07.01.1992 tarihinde "pabuçlar ve giyim eşyalarını" kapsayacak şekilde tescil ettirdiğini, yürütülen yoğun pazarlama ve reklam kampanyaları sonucu markanın spor emtiası pazarında özellikle 1995 yılından itibaren önemli bir paya sahip olduğunu, ancak davalının 1995 yılında " ... " markasını spor emtiaları için kendi adına tescil ettirdiğini, bu tescilin müvekkile ait " ... " markasının şöhretinden faydalanmaya yönelik kötü niyetli bir davranış olduğunu ileri sürerek davalı adına tescil edilen 23.03.1995 gün ve 160338 sayılı " ... " markasının hükümsüz sayılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin markası ile davacı markasının aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için tescilli olmadığını, davacının markasının tanınmışlık düzeyi yüksek bir marka olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının markasının tanınmışlığından yararlanmak isteyen davalının farklı bir emtiada kullanmak üzere 1995 yılında aynı ismi marka alarak tescil ettirmesinin yersiz olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne, davalı adına tescilli 23.03.1995 tarih ve 160338 nolu " ... " ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava, davalıya ait marka tescilinin 556 Sayılı KHK'nın 42. maddesi uyarınca hükümsüz sayılması istemine ilişkindir. Davacı şirket 07.01.1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "pabuçlar ve giyim eşyaları" alanında kullanmak amacıyla " ... " markasını TPE nezdinde tescil ettirmiştir. Davalı ise, 23.03.1995 tarihinden itibaren " ... " markasını top ve spor malzemeleri emtialarında kullanmak amacıyla TPE nezdinde tescil ettirmiştir. Davalının adına tescilli " ... " markasının hükümsüzlüğüne ilişkin dava ise 17.01.2001 tarihinde açılmıştır. Davalı vekili savunmasında zamanaşımı def'inde bulunarak, davanın bu nedenle reddini istemiştir. 556 Sayılı KHK'nın hükümsüzlük hallerini düzenleyen 42. maddesi, markanın madde de sayılan hallerde hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verileceğini düzenlemiş olup, anılan maddenin ı. fıkrasının "a" bendinde, 7. maddenin ( 1 ) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerektiği, markanın tescilinde kötüniyet varsa, iptal davasının süreye bağlı olmadığı belirtilmiştir. Tanınmış markanın korunması esasını getiren Paris Sözleşmesi ve Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nda tanınmış markanın tanımı yapılmamıştır.
Bu kavram Türk markalar mevzuatında ve yabancı kanunlarda da tarif edilmemiş olup mahkeme içtihatlarına ve öğretiye bırakılmıştır. Buna göre, tanınmış markanın tespiti konusunda çeşitli kriterler geliştirilmiştir. Bu nedenle markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunun dikkate alınması, toplumun önemli bir kesiminde belirli bir mal ve hizmete ilişkin olarak gerekli çağrışımı yapabilmesi, en azından o markanın kullanıldığı emtiaları tüketen orta düzeydeki alıcılar açısından tanınması, emtia söylenildiğinde akla o markanın gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve geniş bir dağıtım, pazarlama ağına sahip olması gibi özellikleri taşıması gerekmektedir. Açıklanan kriterlere göre davacının markasının tanınmış marka olarak değerlendirilmesi halinde bu markayı davalının farklı mal ve hizmetlerde dahi kullanması mümkün olmayacaktır. Ayrıca tanınmış marka olarak kabulü halinde de hükümsüzlük davasının tescili tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde açılması, ancak markanın tescilinde kötüniyetin varlığı durumunda ise iptal davasının süreye bağlı olmaması nedeniyle öncelikle mahkemece davacı markasının tanınmış olup olmadığı hususunda gerekli delillerin toplanarak değerlendirilmesi, tanınmış olduğunun kabulü halinde de davalının tescilinin kötü niyetli olduğunun ispatı gerekmekte olup, buna göre davanın süreye tabi olup olmadığı hususlarının belirlenmesi zorunlu bulunmaktadır. Oysa, mahkemece bu konuda yeterli inceleme yapılmadan ve bu yönler açıklığa kavuşturulmadan yazılı şekilde karar verilmiştir. Bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.
2- Bozma neden ve şekline göre de, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir... ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü;
Karar: DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ : Davacı vekili, " ... " markasının pabuçlar ve giyim eşyaları için 01.01.1992 tarihinden beri adına tescilli bulunduğunu, menşe memleket olan ABD ve Paris Sözleşmesi'ne taraf iki ülkede de tescilli bulunan bu markanın tanınmış marka olduğunu, dava dışı tek satıcısı firmanın bu markanın tanıtımı için büyük reklam harcamaları yaptığını, davalının bu durumdan faydalanmak amacıyla aynı ibareyi benzer mallar için 23.03.1995 tarihinde adına tescil ettirdiğini, davalının bu marka ile piyasaya girmesinin müvekkilinin şöhretine gölge düşürdüğünü ileri sürerek, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.
DAVALININ CEVABININ ÖZETİ : Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını, her iki markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı ve benzer olmadığını ve davacı markasının tanınmışlık düzeyi yüksek bir marka olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
YEREL MAHKEMENİN KARARININ ÖZETİ : Yerel mahkemece, davacı markasının tanınmış marka olduğu, zamanaşımı definin yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
TEMYİZ EVRESİ, BOZMA VE DİRENME : Hüküm, davalının temyizi üzerine yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş, mahkemece önceki karardaki gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.
GEREKÇE : Dava, davalı markasının hükümsüzlüğüne ilişkindir.
... markasının pabuçlar ve giyim eşyaları için 07.01.1992 tarihinde davacı adına tescil edildiği, dava dışı tek satıcının söz konusu markayı içeren bir miktar malı Türkiye'ye ithal ettiği, anılan ibarenin menşe memleket olan ABD ile Paris Sözleşmesi'ne taraf iki ülkede daha tescilli olduğu, dava dışı tek satıcının bir miktar reklam harcaması yaptığı, davalının da 23.03.1995 tarihinde listesindeki mallar için aynı markayı adına tescil ettirdiği ve bu markalı bir kısım emtiayı ithal ettiği ve işbu davanın 5 yıllık sürede açılmadığı yanlar arasında çekişmesiz olduğu gibi, dosya içerisinde bulunan delillerle de sabittir.
Bozma ve direnme kararlarının içerikleri itibariyle, Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davanın süresinde açılıp açılmadığı ve gerçekten de davacı markasının tanınmış marka olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.
O halde, çekişmenin çözümünde üzerinde durulması gereken ilk husus davanın süresinde açılıp açılmadığıdır. 556 Sayılı KHK'nın "Hükümsüzlük Halleri" kenar başlıklı 42'nci maddesinin I/a bendi, tanınmış markalarla ilgili davanın 5 yıl içerisinde açılması gerektiğini, ancak kötü niyet varsa hükümsüzlük davasının süreye bağlı olmadığı düzenlemesini getirmiştir. Yüksek Özel Dairenin emsal kararlarında da açıklandığı ( Bkz. Dr. H. Kararı, M. Kılıç, Markaların Korunması556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara, 2004, S. 386 vd. - 11. HD. 25.12.1997, E: 1997/5417, K: 1997/9676 ) ve doktrince de benimsendiği üzere ( Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Baskı, S. 439 ) maddede sözü edilen süre zamanaşımı süresi olmayıp, hak düşürücü bir süredir. 556 Sayılı KHK'de diğer markalarla ilgili olarak bir süre öngörülmediğinden özel dairece yukarıda sözü edilen kararda bu sürenin diğer markalar hakkında açılacak hükümsüzlük davalarında da uygulanması gerektiğine işaret olunmuştur.
Maddede sözü edilen süre hak düşürücü mahiyette olduğundan ve dava da davalı marka tescilinden itibaren 5 yıllık sürenin dolmasından sonra açıldığından, davanın dinlenebilmesi ancak davalının kötü niyetli olduğunun kanıtlanmasına bağlıdır ve bu hususun re'sen nazara alınması gerekir. Kaldı ki, davalı tarafça davada bu yönde bir savunma da yapılmış bulunmaktadır. Yerel mahkemece bozulan kararda bu yönde hiçbir gerekçeye yer verilmemiş, ısrar kararında ise "davalının bir açıklama getirmemesi sebebiyle iyi niyetin araştırılmasına gerek görülmedi" şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca iyi niyetin asıl, kötü niyetin istisna olması sebebiyle davalının kötü niyetli olduğunun delil ve gerekçelerinin gösterilmesi gerektiğinden yerel mahkemenin bu yöndeki gerekçesine itibar olunamaz. Davacı, davalının kötü niyeti bulunduğunu kanıtlamalı ve mahkemece de bunun delil ve gerekçesi gösterilmelidir,
Davacı markasının tanınmış marka olup olmadığı yönünden yapılan incelemeye gelince; ne ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi'nde, ne de 556 Sayılı KHK'de "tanınmış marka" nın ne olduğu tarif edilmiş değildir. KHK'nın mutlak ret sebeplerini düzenleyen 7nci maddesinin ( 1 ) bendinde sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine göre tanınmış markaların tescil edilemeyeceği, hükümsüzlükle ilgili 42'nci maddede de şayet tescil edilmişse terkin edileceği öngörülmüştür. Maddenin gönderme yaptığı Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesiyle getirilen yasaklama ise madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere aynı veya benzer ürünlerle ilgilidir.
Ancak, yine ülkemizin de taraf olduğu TRIPS'in ( Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması ) 16/3'üncü maddesinde farklı mal ve hizmetler bakımından da tanınmış markanın kullanımının bu mal ve hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermesi ve bu kullanım nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığının mevcut olması halinde tanınmış markanın aynı veya benzer olmayan mal ve hizmetler bakımından da tescil edilemeyeceği düzenlemesi getirilmiştir. Ayrıca 556 Sayılı KHK'nın 8'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının 2'nci cümlesinde de tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusunun reddedileceği öngörülmüş ve 42'nci maddenin I-b bendinde de şayet böyle bir tescil varsa bilahare mahkemece hükümsüz sayılacağı belirtilmiştir.
İşte sözü edilen bu düzenlemeler karşısında şayet anılan maddelerde öngörülen koşullar varsa, farklı mal ve hizmetler bakımından da tanınmış veya toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar bakımından tescil engeli ve şayet tescil edilmişlerse hükümsüzlük müeyyidesi öngörülmüş bulunduğundan, dava konusu olay"da olduğu gibi farklı mal ve hizmetler söz konusu olsa da şayet davacı markası tanınmış veya toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş ise, davalı markasının terkini istenebilecektir.
Dava konusu olayda davacı taraf tanınmışlık iddiasının yanı sıra aynı zamanda 556 Sayılı KHK'nın 7/b maddesine de dayanmış, yani her iki markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olduğu iddiasını da ileri sürmüş, ancak bilirkişi raporunda taraf markalarının benzer mal ve hizmetleri kapsamadığı belirtilmiş ve bu bakımdan davacı tarafça itiraza uğramayan bu rapor hükme dayanak yapılarak, sadece davacı markasının toplumda tanınmışlık düzeyine yükselmiş marka olması sebebiyle davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiş ve davacı da bu kararı gerekçesi bakımından temyiz etmediğinden bu açıdan davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur.
Bu durumda, ancak davacı markasının tanınmış veya toplumda tanınmışlık seviyesine yükselmiş marka olması halinde davalı markası hükümsüz sayılabilecektir.
Yukarıda da belirtildiği üzere ne 556 Sayılı KHK'de ne de taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus özel dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim özel daire 13.03.1998 gün ve 5647/1704 sayılı bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayınmı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" şeklinde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Tanınmış marka konusunda uluslararası boyuttaki çalışmalar ise Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ( WİPO ) bünyesinde yürütülmektedir. Bu kuruluş uzmanlar komitesince benimsenen A/34/13 nolu tavsiye kararında bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde, markanın kullanım süresi, yaygınlığı, kapsamı ve coğrafi alan genişliği, ekonomik değeri, reklam, temsil, promosyon, fuarlara katılım ve fuar düzenleme, kataloglar hazırlama gibi tanıtım faaliyetleri, bu çalışmaların kapsamı, süresi ve mali bütçesi, işletmenin büyüklüğü, cirosu, marka hakkının hangi etkinlikte ve verimlilikte korunduğu, tanınmışlığa yönelik mahkeme ve diğer yetkili makamların kararları gibi olguların göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar her ne kadar üye ülkeler yönünden bağlayıcı değil ise de, somut olay özelliklerine göre tanınmışlığın tespitinde 'nazara alınması mümkün kriterlerdir.
556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK' de tanınmış markalar mutlak ve nispi ret nedenleri arasında yer almıştır. Anılan KHK' nun 7/1- ( ı ) bendinde belirtilen Paris Sözleşmesi 1 'inci mükerrer 6'ncı maddesine göre tanınmış marka sayılabilme koşulları yukarıda belirtilen WIPO Uzmanlar Komitesi kararı ve TRIPS Sözleşmesi hükümlerine göre; markanın "ait olduğu sektörde tanınmışlığı" ve şartlarının varlığı halinde farklı mal ve hizmetleri de kapsayacak şekilde korunmanın sağlanması şeklinde belirlenmiştir.
Bu ilkelere göre, Paris Sözleşmesi uyarınca markaların tescilli olup olmadıklarına ve korunma istenen ülkede kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın, bu ülkede ilgili sektördekiler tarafından niceliksel olarak biliniyorsa, niteliksel yönü ( tanınmışlığın ekonomik değeri, markanın itibarı, gücü vd ) dikkate alınmaksızın tanınmış marka olarak korunabilecektir.
Kaynağını 89/104 sayılı AB Yönergesi'nden alan 556 Sayılı KHK'nin "Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri" başlığı altındaki 8/4'ncü maddesinde düzenlenen ve "toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşan markalar" anlamında tanınmışlık ise Paris Sözleşmesi 1 'inci mükerrer 6'ncı maddesi anlamında tanınmışlıktan daha geniş, ancak tanınmışlık derecesi itibariyle daha düşüktür. Şöyle ki, sadece o markayı taşıyan mal ve hizmetlerle ilgili çevre ( sektör ) içinde değil, bu çevre dışında o mal veya hizmetlerle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle daha geniş bir tanınmışlık taşır. Diğer yandan sadece Türkiye'de tanınması yeterlidir. Ayrıca, başka ülkelerde de bilinmesi gerekmez. İşte bu sebeple tanınmışlık derecesi daha düşüktür.
Bunlara ek olarak ulusal tescil zorunluluğu, niteliksel tanınmışlık ve markanın ününden haksız yararlanma olgularının da gerçekleşmesi gerekir.
Davacı, ... markasının 18 ve 25'inci sınıf emtia için 1992 yılında TPE nezdinde marka olarak tescil ettirdiğini, gerek bu tarihten önce gerekse de bu tarihten sonra tanıtım, reklam ve promosyon yoluyla ülkede yoğun kullanım sonucu markasını tanınmış hale getirdiğini iddia ettiğine göre, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde farklı sınıf mallar için özellikle 160338 sayı ile tescilli olan davalı markasının korunmasının başladığı 20.03.1995 tarihi itibariyle davacı markasının 556 Sayılı KHK'nun 7/1- ( i ) bendi ve/veya 8/4'ncü maddesi anlamında tanınmış marka olup olmadığının konularında uzman öğretim üyeleri ve ilgili sektörden bir temsilcinin de katılacağı bilirkişi görüşü alınmak suretiyle belirlenmesi gereklidir. çünkü, 1995 tarihinden sonraki tarihlerde elde edilecek tanınmış marka statüsü ancak, sonraki marka tescillerine veya tescil başvurularına karşı dava açma hakkı doğuracak, bu tarihten önceki tarihlerde tescilli marka sahipleri bakımından ise tanınmışlığa dayalı hükümsüz}ük isteme hakkını vermeyecektir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda bu husus nazara alınmamıştır.
Ayrıca, markanın menşe memleket ve Paris Sözleşmesi'ne taraf iki ülkede tescilli olması da tek başına tanınmışlığa karine teşkil etmez.
Değinilen hususları içermeyen ve öğretide ve uygulamada genel olarak kabul gören tanınmış marka kriterlerini denetime elverişli bir biçimde irdelemeyen yetersiz bilirkişi raporuna dayalı olarak davacı markasının tanınmış olduğu sonucuna ulaşılamaz. Mahkemece bu yönler göz ardı edilerek eksik araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi yerinde olmadığından direnme kararı bozulmalıdır.
Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 21.09.2005 gününde, oybirliği ile karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy