Hukuk Genel Kurulu 2008/11-501 E., 2008/507 K. KÖTÜ NİYET MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 35 ] 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 42 ] 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 2 ]
"İçtihat Metni"
Taraflar arasındaki "markaya tecavüzün tespiti-men'i ve hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (İstanbul İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 20.12.2005 gün ve 23-303 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi'nin 03.07.2007 gün ve 2666-10117 sayılı ilamıyla; (...Davacı vekili, müvekkilinin uluslararası 25. sınıf içinde mütalaa edilen çok çeşitli ürünler ile giysilerin imali, ithali, ihracı ve her çeşit ticaret ile iştigal etmekte olup, tanınmış "RG ... & Şekil" ibareli markasının 10.07.1995 tarihinden beri menşe ülkesi Fransa'da tescilli olduğu gibi, 31.01.1997 tarihinde 25. sınıfa dahil emtialar için WIPO nezdinde uluslararası tescil başvurularının yapıldığını, bu başvuru listesinde Türkiye'nin de bulunması nedeniyle WIPO aracılığı iie TPE nezdinde yapılan başvuruların davalı Şendoğan adına 18.10.2001 tarih ve 2001/21313 numara ile tescilli "RG ... & şekil" markası mesnet gösterilerek 556 sayılı KHK'mn 7/1-b maddesi uyarınca reddedildiğini, oysa davalının müvekkili markasını bire bir alma, iktibas yoluyla oluşturduğunu, davalı markasının gerek yazılış, gerekse telaffuz açısından müvekkili markası ile bire bir aynı olduğunu, bu durumun 556 sayılı KHK'nın 7/1-b ve bentlerine aykırılık teşkil ettiği gibi, 8/1 (b) ve 8/IV. maddesine de muhalefet teşkil ettiği, davalının markayı 24, 25 ve 35. sınıf için tescil ettirdiğini, 24 ve 25. sınıfın tekstil ürünlerini düzenlemekte olup, birbirine çok yakın olduğunu, 35. sınıfın ise tekstil hizmetlerini kapsadığını, davalının müvekkilinin markasının toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinden haksız bir yarar sağlayacağını, markalar arasında iltibas tehlikesinin var olduğunu, bu nedenle markanın tüm sınıflar için hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği gerekçeleriyle davalı markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, davalının haksız tecavüzünün tespiti ile önlenmesine, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin tescilli markasının "RG ..." davacının markasının ise "... RG * ..." şeklinde olup, markalarının birbirinden farklı olduğunu, davacı markasının Türkiye'de tescilli olmadığı gibi rüçhan hakkının da düştüğünü, davacı markasının Türkiye'de "tanınmış marka" statüsünde bulunmadığını, davacı ürünlerinin Türkiye'de satılmadığını, bu nedenle iltibas teşkil ettiğinden söz edilemeyeceğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, tarafların markalarının birbirine çok benzediği, bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alındığında markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması nedeniyle genel görünüme etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabileceği, davalının giysi üretiminde bulunan ve tekstil alanında faaliyet gösteren bir kişi olduğu, bu itibarlı müdebbir bir tacir gibi davranmasının gerektiği, kullanacağı işaretin herhangi bir kişiye ait olup ol-madığını araştırmasının gerektiği, ihtilaf konusu ibarenin herhangi bir anlamı olmayan harfler ve rakamlardan oluşması nedeniyle, davacı seçiminin tesadüften ibaret olamayacağı ve bu nedenle iyi niyetli sayılamayacağı, davalının fantezi bir ibare olan RG ... ibaresini tescil ettirmesinin, faaliyet alanı nedeniyle varlığından haberdar olduğu davacı markasından faydalanma kastını gösterdiği, davacının bu işaret üzerinde öncelikli kullanım hakkına sahip olduğu, bu nedenle davalının kötü niyetli tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği, ancak tescilli markanın kullanımının haksız rekabet yaratmayacağı gerekçesiyle, davalı adına 2001/21313 no ile tescilli RG ... + şekil markasının hükümsüzlüğüne, sair taleplerin reddine, karar kesinleştiğinde hüküm faturası özetinin gazete ile ilamına karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, davalı adına TPE nezdinde tescilli "RG ... & şekil" ibareli markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Mahkemece tekstil sektöründe faaliyet gösteren davalının varlığından haberdar olması gereken davacıya ait yurt dışında, menşe ülkesinde ve birçok ülkede tescilli markasının ayırt edilemeyecek kadar benzerini kötü niyetle tescil ettirmesi nedeniyle, davalı tescilinin 556 sayılı KHK'nm 35. maddesine dayalı olarak hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde, aynı KHK'nın 35. maddesine göre marka tescil başvurusu veya tescilin kötü niyetle yapıldığı takdirde markanın hükümsüz sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu bakımdan, sadece KHK'nın 35. maddesine dayalı olarak kötü niyetli tescilden dolayı hükümsüzlük kararı verilemez. Ancak, davacı hükümsüzlük sebebi olarak yurt dışında tescilli olan markasının ta-nınmışlığına da dayanmış ve davalının 2001 yılında yaptırdığı marka tescilinin bu nedenle de kötü niyetli tescil olduğunu ileri sürmüştür.
Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti, işaretlerin benzer olması nedeniyle, 556 sayılı KHK'nın 35. maddesi karşısında tanınmışlık iddiasının değerlendirilmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtmiş ise de, az önce de açıklandığı üzere, anılan 35. maddede yazılı kötü niyet unsuru hükümsüzlük davasında gözönüne alınamaz. Öte yandan, bilirkişi raporunda atıfta bulunulan Dairemizin 19.04.2002 tarih ve 2001/9903 E., 2002/3699 K. sayılı "ALVARADO" kararında da, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. mad-desine dayaiı olarak tanınmış markanın aynısını tescil ettiren davalının TTK'nın 20/2, MK'nın 2. maddesi hükümleri karşısında kötü niyetli sayılması gerekeceği belirtilmiş olup, 556 sayılı KHK'nın 35. maddesine dayalı bir gerekçeye yer verilmiş değildir. Bu durumda mahkemece, HUMK'nın 76. maddesi uyarınca davacı iddiasının hukuki tavsifi yapılarak, davacının Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine dayalı tanınmışlık iddiası üzerinde durulması ve bu iddia çerçevesinde yurt dışında tescilli olan davacı markasının benzerini Türkiye'de tescii ettiren davalının hukuki durumunun tayin ve tespiti ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ve kararın açıkianan nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Temyiz Eden: Davalı vekili
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, markaya tecavüzün tespiti, durdurulması, haksız tecavüzlerinin önlenmesi, (davalı adına TPE'de tescilli markanın) iptali, hükümsüz sayılması ve Markalar Sicilinden terkin edilmesi istemlerine ilişkindir.
Davalıya ait 2001/21313 numara ile tescilli olan dava konusu "RG ..." ibareli marka ile davacı adına, başta menşe ülke Fransa olmak üzere yurt dışında birçok ülkede tescilli olup, 1995 yılından itibaren bu ülkelerde kullanılan "RG ... & Şekil" markasının karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer oldukları hususunda yerel mahkeme ile Özel Daire arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Uyuşmazlık, davalı markasının tescil başvurusunun yapıldığı 18.10.2001 tarihinde henüz Türkiye'de marka tescili ve markasal kullanımı olmayan davacının, kötü niyet iddiasına dayalı olarak davalı markasının hükümsüzlüğünü isteyip isteyemeyeceğine ilişkindir.
Özel Daire'ce; hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 42, maddesinde, marka tescil başvurusu veya tescilin kötü niyetle yapıldığı takdirde markanın hükümsüz sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, bu bakımdan, sadece KHK'nın 35. maddesine dayalı olarak kötü niyetli tescilden dolayı hükümsüzlük kararı verilemeyeceği görüşü açıklanmaktadır.
Yerel mahkemece; kötü niyetin mukayeseli marka hukukuna göre bir kısım Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Birliği marka mevzuatında müstakil hükümsüzlük nedeni olarak kabul edildiği, ayrıca 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde kötü niyetli tescil açıkça hükümsüzlük sebebi sayılmamışsa da, MK'nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunmasının mümkün olamayacağı, marka korumasının ülkeselliği ilkesinin kötü niyetli tescilleri korumayacak ve kötü niyete prim vermeyecek biçiminde yorumlanması gerektiği düşüncesiyle direnme kararı verilmiştir.
O halde, 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde özel olarak düzenlenen sınırlı sayıdaki hükümsüzlük nedenleri içerisinde yer almayan "marka tescilinin kötü niyetle yapıldığı iddiasına dayalı hükümsüzlük isteminin" 550 sayılı KHK'nın sistematik ve ilkeleri ile genel hüküm ve teme! prensip niteliğindeki Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerek-mektedir.
Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesine göre, "Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz."
556 sayılı KHK'nın 35/1. maddesine göre de, "Tescil başvurusu yapılmış bir markanın 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır..."
Öncelikle, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığı hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak belirlenmelidir. Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı taraf markasını 25. sınıf giysiler için 1995 yılında menşe ülke Fransa'da tescil ettirdikten sonra, davalının marka başvurusu yaptığı 18.10.2001 tarihine kadar geçen süre içerisinde de, markasını 31.01.1997 tarihinde WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde tescil ettirdiği ve İtalya, İspanya, Portekiz gibi moda sektöründe son derece önemli ülkelerde tescil ve yatırım yoluyla kullandığı, herhangi bir anlam içermeyen fantezi bir ibareden oluşan markanın benzerinin haklı bir sebep olmaksızın aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından tescil ettirilmesinin ise davacı markasından yararlanma amacını taşıması nedeniyle kötü niyetli tescil olarak kabulü gerekeceği sonucuna varılmıştır. Gerçekte de, bu kabul yönünden yerel mahkeme ile Özel Daire arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.
556 sayılı KHK'nın 35/1. maddesi uyarınca, başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazları Türk Patent Enstitüsü'nce nihai olarak reddedilen kişilerin aynı KHK'nın 53. maddesine göre kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde yetkili mahkemede dava açma hakları bulunmaktadır. 556 sayılı KHK'nın açıklanan hükümleri itibariyle tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığını iddia eden ilgili kişilerin itiraz yoluyla Enstitü nezdinde, İtirazın reddi halinde ise yetkili mahkemede marka başvurusunun reddedilmesini istemek hakları bulunmasına karşın, aynı KHK'nın 42. maddesinde markanın hükümsüzlük sebeplen sınırlı olarak sayılırken KHK'nın 35/1. fıkrasında itiraz sebebi olarak belirtilen "başvurunun kötü niyetle yapıldığı" iddiasına yer verilmemiştir.
Özel Daire'nin yukarıda açıklanan bozma kararı 556 sayılı KHK'nın 42. maddesi ile getirilen ve markanın hükümsüzlük sebeplerini sınırlayan düzenlemeye uygun görülmekte ise de, somut uyuşmazlıkta kötü niyetin varlığı sabit olduğundan, MK'nın 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin kötü niyeti koruması mümkün olmayıp, bu durumun KHK'nın 42. maddesinde sayılmamış olması halinde dahi gözönüne alınması zorunludur. Nitekim, bu benimseme, aynı zamanda 556 sayılı KHK'nın marka hakkının korunmasına ilişkin genel sistematiğine de aykırı düşmemektedir. Zira, aynı KHK'nın 42/l-(a) bendinde yer alan "Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davalarının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa, iptal davası süreye bağlı değildir." hükmünden de anlaşılacağı üzere, 556 sayılı KHK'nın amacı herhalükarda kötü niyetli tescillerin önlenmesidir. Öte yandan, 556 sayılı KHK'nın 1, 6 ve 9. maddeleri ile kabul edilen "marka korumasının ülkeselliği ve başvuru ve tescilde öncelik ilkeleri" gereğince, başvurunun yapıldığı tarihe kadar Türkiye'de faaliyeti bulunmayıp, marka tesciline karşı KHK'nın 7. ve 8. maddelerinde sayılan mutlak ve nispi ret sebeplerine dayanması da mümkün olmayan, aynı zamanda tescil başvurusu sırasında KHK'nın 35/1. maddesine göre kötü niyet iddiasıyla itiraz da etmeyen kişilerin, marka tescili gerçekleştikten sonra, sadece tescilin kötü niyetli olduğu iddiasıyla, hükümsüzlük davası açmalarının marka korumasında üikesellik ve tescilde öncelik ilkelerine aykırı olacağı ve tescil kesinleştikten sonra artık markanın hükümsüz kılınamayacağı düşünülebilirse de, bu düşüncenin kabulü de mümkün değildir.
Şöyle ki;
Tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması hususunda öğretide görüş birliği mevcuttur (Bkz, Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt II, s. 158, Ankara 1998; Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 452, Dördüncü Bası, İstanbul 2005; Hamdi Yasaman ve ark., Marka Hukuku, Cilt II, s. 878-879, İstanbul 2004). Diğer taraftan, yerel mahkemenin direnme kararında da belirtildiği üzere İspanyol, Alman ve İngiliz Markalar Yasası'nda da kötü niyetle marka tescili bir hükümsüzlük nedenidir. Yine, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararlan gereğince AB ile Türkiye arasındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın uyumlu hale getirilmesi kapsamında 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin mehazını oluşturan 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi'nin 3/2. ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 51/1-b maddelerinde de kötü niyetli marka tescil başvurusu mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, gerek öğretide ileri sürülen görüşler, gerekse mukayeseli hukuk ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar hukukundaki üikesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin de aynen korunduğu anlaşılmaktadır.
Gerçekten de, 556 sayılı KHK'nın 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nın 35/1. ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK'nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur.
Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular gözetildiğinde; davalı markasının kötü niyetle tescil ettirildiğinin anlaşılmasına göre, MK'nın 2. maddesi hükmünün uygulanması suretiyle dava konusu markanın hükümsüz kılın-masına ilişkin yerel mahkemenin direnme kararı yerinde görüldüğünden kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle (ONANMASINA), 16.07.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy