(6762 S. K. m. 43, 54) (6769 S. K. m. 7, 29) (556 S. KHK. m. 9)
Taraflar arasındaki “ticaret unvanının terkini ve marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince asıl ve karşı davanın reddine dair verilen 05.04.2012 tarihli ve 2009/134 E. 2012/79 K. sayılı karar davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 15.05.2013 tarihli ve 2012/10875 E. 2013/9979 K. sayılı kararı ile;
“…Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin ...... ibareli markası olduğunu, reklam, promosyon ve organizasyon alanında faaliyette bulunduklarını, www........com. isimli alan adlarının olduğunu, davalının ise ticaret unvanında ...... ATÖLYESİ ibaresini kullandığını, “www.......atolyesi.com” alan adının bulunduğunu, davalının kullanımının iltibasa neden olacağını, haksız yarar elde edeceğini ileri sürerek marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, menini, davalının ticaret unvanından ...... ibaresinin terkinini, internet alan adının kullanımının durdurulmasını, 10.000 TL manevi tazminatın tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.
Davalı-karşı davacı vekili, davacı markasının cins, vasıf bildirdiğini, bu ibarenin herkesin kullanımına açık olduğunu, anılan ibarenin tescilinin mümkün bulunmadığını savunarak asıl davanın reddini, karşı davada ise davacı markalarının hükümsüzlüğünü ve ticari itibarlarının zedelenmesi nedeniyle 1.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacı-karşı davalının ...... ibaresinin zayıf marka olduğu, başka unsur ve ilavelerle ayırt edicilik kazandırılabileceği, davacı markası ile davalı ticaret unvanının benzer olmadığı, iltibas tehlikesi bulunmadığı, dolayısıyla markaya tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olmadığı, davacı-karşı davalının markasına ayırt edicilik kattığı, hükümsüzlük şartlarının bulunmadığı gerekçesiyle, asıl ve karşı davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.
Asıl dava, marka hakkına tecavüz, haksız rekabetin tespiti, meni, ticaret unvanının terkini, alan adının iptali ve manevi tazminat istemlerine ilişkin olup, mahkemece yukarıda açıklanan gerekçelerle asıl ve karşı davanın reddine karar verilmiştir. Oysa, davacı-karşı davalının ticaret unvanı ve markasının kılavuz sözcüğü ...... ibaresi olduğu gibi, davalı-karşı davacının ticaret unvanı ve alan adında da kılavuz sözcük ...... ibaresinden oluşmaktadır. Ayrıca, davaya konu ...... ATÖLYESİ ticaret unvanında geçen ATÖLYE ibaresi ise faaliyet türünü göstermiş olması itibariyle 6762 sayılı TTK’nın 43. maddesi uyarınca ticaret unvanına ayırt edicilik katan ibare olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Anılan husus, davalı-karşı davacının alan adı olarak kullandığı tanıtma işareti bakımından da geçerlidir.
Bu itibarla, mahkemece tarafların iddia ve savunmalarında dayandıkları marka, ticaret unvanı ve alan adının asıl unsurunun ...... ibaresinden oluştuğu nazara alınarak, somut uyuşmazlığın buna göre çözümlenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmelerle, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir…”
gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDENLER: Davacı-karşı davalı vekili ve davalı-karşı davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Asıl dava; markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti ile ticaret unvanının terkini, internet adresine erişimin durdurulması ve manevi tazminat istemine; karşı dava ise marka hükümsüzlüğü ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı-karşı davalı vekili; müvekkilinin reklam, tanıtım, organizasyon, promosyon ve benzeri konularda faaliyet gösterdiğini ve “......” ibareli müvekkili adına tescilli markaların bulunduğunu, “......” ibaresinin aynı zamanda müvekkilinin ticaret unvanın ayırt edici unsuru olduğunu, müvekkilinin sektörde bu ibareyle tanındığını ve müvekkilinin “www........com.tr” alan adının da sahibi olduğunu, davalının 17.04.2009 kuruluş tarihinden itibaren ticaret unvanında “......” ibaresini kullandığını, ayrıca “www.......atolyesi.com” alan adının sahibi olduğunu, davalı şirketin müvekkiliyle aynı alanda faaliyet gösterdiğini, tarafların unvanlarında ve internet alan adreslerinde ayırt edici unsurun “......” ibaresi olduğunu ve bu durumun tüketiciler nezdinde iltibasa yol açtığını, davalının “......” ibaresinin yanına “atölye” ibaresini eklemesinin müvekkilinin markalarının bir serisi olarak algılanabileceğini, davalı eylemlerinin aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek davalının ticaret unvanından “......” ibaresinin terkinini, davalı tarafından kullanılmakta olan “www.......atolyesi.com” isimli siteye erişimin durdurulmasını, davalının reklam, kartvizit, broşür gibi tüm yazılı evrak ve tanıtım vasıtaları ile tabelasının tedbiren toplatılmasını ve imhasını, bu suretle davalının müvekkili markasına vaki tecavüzünün ve haksız rekabetinin men'ini, durdurulmasını, 10.000,00TL manevi tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiş, karşı davanın ise reddini istemiştir.
Davalı-karşı davacı vekili; davacı-karşı davalı markasının cins, vasıf bildirdiğini, bu ibarenin herkesin kullanımına açık olduğunu ve anılan ibarenin tescilinin mümkün bulunmadığını ileri sürerek karşı davada davacı-karşı davalı markalarının hükümsüzlüğüne ve ticari itibarlarının zedelenmesi nedeniyle 1.000,00 TL manevi tazminatın davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, asıl davanın ise reddini istemiştir.
Yerel mahkemece; “......” ibaresinin anlam itibariyle halk arasında “uğur getirileceğine inanılan şey” olarak bilindiği ve tarafların faaliyet gösterdikleri sektörde başlı başına ...... ibaresinin zayıf marka niteliğinde olduğu, özellikle markanın zayıf olması nedeniyle markanın yanında başka unsur ve olgularla desteklenmesinden dolayı iltibas olayının söz konusu olamayacağı, tarafların ticaret unvanındaki esaslı olan ana unsur ibarelerinin birebir örtüşmediği, davacının unvanındaki ana unsurun “......” ibaresi iken davalının unvanındaki ana unsurun ise “...... atölyesi” ibaresi olduğu, dolayısıyla davacı-karşı davalı unvanına tecavüzünün söz konusu olmadığı, davalı-karşı davacının “...... atölyesi” ibaresini markasal olarak ve ibareye ayırt edici nitelik kazandırır şekilde kullandığı, bu halde de gerek tecavüz ve haksız rekabet iddialarının gerekse manevi tazminat talebinin dayanağının bulunmadığı, ayrıca karşı davada hükümsüzlük iddiasının sübut bulmadığı, kullanımın yasal zeminde olması nedeniyle tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle asıl ve karşı davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel mahkemece, önceki kararda dayanılan gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı, davacı-karşı davalı vekili ve davalı-karşı davacı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; asıl davada, davacının “......” ibaresini tescilli olarak marka ve ticaret unvanında kullanımı karşısında davalının ticaret unvanındaki ve internet alan adındaki kullanımında yer alan asıl unsurun hangi ibareden oluştuğu noktasında toplanmaktadır.
I) Davalı-karşı davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Bilindiği üzere hukuki yarar dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi için de aranan bir şarttır.
Mahkemece verilen ilk kararı temyiz etmeyen davalı-karşı davacı vekilinin direnme kararını temyizde hukuki yararı bulunmamaktadır.
O hâlde davalı-karşı davacı vekilinin direnme hükmüne yönelik temyiz isteminin hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.
II) Davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Uyuşmazlığı çözümü için ilk önce markanın korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler ile hukuki kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır.
Bilindiği üzere, dava tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (565 sayılı KHK) ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ise 556 sayılı KHK’nın 9. maddesinde (6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 7. maddesinde) sayılmıştır.
Bu madde; “Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:
a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
c) İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.
d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
e) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder.
Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.” şeklinde düzenleme içermektedir.
Yine 556 sayılı KHK’nın 61. maddesi (SMK’nın 29. maddesi) ise, hangi fiillerin marka hakkına tecavüz sayılacağını açıklamıştır. Bu madde; “Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9’uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.
d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek” hükmünü içermektedir.
Görüleceği üzere, tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve bu nedenle bağlantı ihtimali de dâhil halk nezdinde karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin, markanın tescilli olduğu mallarla aynı veya benzer mallarda kullanılması marka hakkına tecavüz teşkil oluşturmaktadır. Karıştırılma ihtimalinden bahsedilmek için halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bir bağlantı kurması yeterlidir. Başka deyişle halk aldığı mal veya hizmetin başka bir işletmeye ait olduğunu bilse fakat güvendiği işletme ile mal veya hizmet aldığı işletme arasında ekonomik bir bağlantı bulunduğunu zannetse bile “karıştırılma ihtimali” vardır (Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012, s. 434). Buradaki “halk” kavramından ortalama niteliklere sahip olan tüketicilerin anlaşılması gerekir.
Hemen belirtilmelidir ki, herhangi bir işaretin marka gibi kullanılması “markasal kullanım” olarak adlandırılmaktadır. Bir işaretin marka olarak kullanılıp kullanılmadığı ise o işaretle karşı karşıya gelen ortalama niteliklere sahip bir tüketicinin algısına göre belirlenmelidir. Şayet ortalama tüketici, o işareti bir mal veya hizmetin markası gibi algılıyorsa markasal kullanımdan söz edilecektir. Markasal kullanımdan söz edebilmek için işaretin sadece mal veya hizmet üzerinde kullanılması zorunlu olmayıp, ilanlarda, kataloglarda, ticari belgelerde kullanılması mal veya hizmetle bağlantılı olarak markasal etki doğuracak şekildeki tüm kullanımları markasal kullanım oluşturacaktır (Bilge, Mehmet Emin; Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara, 2014, s. 116)
Bu kapsamda daha önce tescil edilmiş bir markanın varlığı karşısında marka ile aynı veya benzer ibareler içeren bir ticaret unvanının veya markasal olarak kullanılması da marka hakkına tecavüz teşkil edecektir. Zira marka ve ticaret unvanı esas itibariyle farklı işlevlere sahiptir. Ticaret unvanı bir taciri diğer tacirlerden ayırt etmeyi sağlarken, marka ise bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamaktadır. Ticaret unvanı veya unvanda yer alan bir kelime, ticaret sicilinde yazılı halinden farklı olarak mal veya hizmetle bağlantılı şekilde kulla¬nılır ve bu kullanıma artık markasal değer atfedilirse, 556 sayılı KHK’nın 9. maddesinde belirtilen durumun oluştuğu kabul edilerek marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır. Bu durumda ticaret unvanı, taciri değil, teşebbüsün mal veya hizmetini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetinden ayırt etme fonksiyonunu da üstlenmektedir. Buna karşılık ticaret unvanının markasal olmayan ve tescilli olduğu biçimde unvan olarak kullanılması durumunda marka hakkına tecavüzden ve haksız rekabetten söz edilemeyecektir (Bilge, s. 121)
Bu aşamada öncelik hakkına sahip tescilli ticaret unvanının korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere de değinmek yerinde olacaktır.
Tescilli ticaret unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (6762 sayılı TTK) 54. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde; “Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan kimse, bunun men'ini ve haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini ve zarar görmüş ise, kusur halinde bunun da tazminini istiyebilir. Mahkeme, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafları aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere hükmün gazete ile de yayınlanmasına karar verebilir” şeklinde düzenleme içermektedir.
6762 sayılı TTK’nın 54. maddesinde belirtilen “ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası tarafından kullanılan” ibaresinden ticaret unvanının aynısının veya karıştırılma ihtimali oluşturacak derecede benzerinin bir başkası tarafından kullanılması şeklinde anlaşılması gerekir. Ticaret unvanını önceden tescil ettiren tacir, 6762 sayılı TTK’nın 54. maddesi gereğince daha sonra tescil ettirilen ve haksız olarak kullanılan ticaret unvanının sicildeki kaydının değiştirilmesini veya silinmesini dava edebilir.
Ticaret unvanlarının karıştırılma ihtimali bakımından yapılan değerlendirme, ticaret unvanının ayırt edici unsurları yönünden yapılmalıdır. Ticaret unvanı ve marka farklı işlevlere sahip oldukları için ticaret unvanında olması gereken “ayırt edicilik” unsuru marka hukukunda aranan “ayırt edicilik” unsurundan farklılık arz edebilmektedir. Marka açısından ürünü niteleyen bir ibare ayırt edicilik unsuru taşımaz iken, ticaret unvanının taciri işaret etmesi ve de markadan farklı yapısı nedeniyle ürünü niteleyen bir ibarenin ticaret unvanında ayırt edici olması mümkün olabilmektedir.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı şirketin “......” ibareli markalarını ve “......” ibaresini içeren ticaret unvanını davalı şirketten önce kullanmaya başladığı ve tescil ettirdiği, davalı şirketin ise “......” ibaresi içeren ticaret unvanını davacı şirketten daha sonra tescil ettirdiği, ayrıca davalı şirketin ticaret unvanını “......” ibaresini ön plana çıkararak markasal olarak kullandığı ve internet alan adındaki kullanımın da markasal etki doğuracak şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı şirketin “......” ibaresini tescilli olduğu sınıflarda kullanmak suretiyle ayırt edicilik kazandırdığı ve “......” ibareli markalarının tescilli olduğu hizmet sınıfı ile davalı şirketin faaliyet alanının benzer olduğu dosya kapsamı ile sabittir.
Diğer yandan her iki tarafın ticaret unvanında yer alan “......” ibaresi, her iki unvanda da kılavuz sözcük olup, davalı unvanında yer alan “atölye” ibaresi ticaret unvanına ayırt edicilik unsuru katmamaktadır. Zira davalı şirketin ticari unvanının ayırt edici olma koşulunu sağlayan kısmı “......” sözcüğüdür. Faaliyetlerin nitelik ve şirket türünü ifade eden “......” sözcüğü dışındaki “Atölyesi Tekstil Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.” bölümü tasviri olduğundan iltibas değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır. Bu itibarla davacı şirketin “......” ibaresine ayırt edicilik kazandırdığı, davalı şirketin “...... ibaresini ticaret unvanı haricinde markasal olarak kullandığı, ayrıca her iki tarafın hem ticaret unvanlarının ayırt edici unsurunun hem de faaliyet alanlarının aynı olduğu gözetilerek somut uyuşmazlığın çözülmesi gerekmektedir.
Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda (I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hukuki yarar yokluğundan davalı-karşı davacı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, (II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)