(1086 S. K. m. 438) (4721 S. K. m. 2) (6769 S. K. m. 26) (556 S. KHK. m. 9, 61)
1. Taraflar arasındaki “markaya tecavüzün ve haksız rekabetin men’i ve ref’i ile ticaret unvanının terkini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla değişikliği öncesi hâliyle 438. maddesinin ikinci fıkrası gereğince direnme kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından davalı vekilinin duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili 12.05.2010 tarihli dava dilekçesinde; müvekkilinin 1968 yılından itibaren dünyanın hemen her ülkesinde nizasız ve fasılasız “.....” markası ile faaliyet gösterdiğini, ayrıca “.....” markasının tanınmışlık statüsünün TPE tarafından da kabul edildiğini ve özel olarak korunan markalar siciline de kaydedildiğini, davalı şirketin 2001 yılında tescil edildiğini ve ticaret unvanında yer alan “.....TEK” ibaresini öne çıkararak her türlü resmî ve özel evrakında, reklam ve tanıtımlarında markasal olarak kullandığını, bu durumun müvekkilinin çok tanınmış “.....” markası ile iltibas yarattığını, davalı tarafından “.....TEK” ibaresinin marka olarak tescili için başvuru yapıldığını ve müvekkilinin itirazı sonucunda marka başvurusunun reddedildiğini, marka başvurusuna yapılan itirazlar sonrasında müvekkilinin davalı tarafa ihtarnameler keşide ederek ticaret unvanından “.....TEK” ibaresinin çıkarılmasını ve ticaret unvanının marka fonksiyonunu ifa edecek şekilde kullanılmasının durdurulmasını talep ettiğini, taraflar arasında uzun görüşmeler yapılmış ise de olumlu bir sonuç alınamadığını, davalının müvekkilinin tescilli ve öncelikli kullanım hakkına sahip tanınmış markası ile iltibas yaratacak şekilde haksız ve izinsiz olarak “.....TEK” ibaresini kullanmasının marka hakkına tecavüz ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek davalı fiillerinin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, men'i ve ref'i ile hükmün ilanına ve davalının ticaret unvanından “.....TEK” ibaresinin çıkarılmasına, sicilden terkinine, karar verilmesini talep etmiştir
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili 25.06.2010 tarihli cevap dilekçesinde; müvekkilinin davacının faaliyet alanından ve markasının mal ve hizmet sınıfından tamamen farklı bir alanda faaliyet gösterdiğini, ticaret unvanının hiçbir şekilde davacının ticaret unvanı veya markası ile iltibas oluşturmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararı:
6. İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 29.11.2012 tarihli ve 2011/165 E., 2012/286 K. sayılı kararı ile; davacının gerek Türkiye'de gerekse dünyanın pek çok ülkesinde tescilli bulunan “.....” markasının Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (556 sayılı KHK) 7/1-ı maddesi gereğince tanınmış marka niteliğinde olduğu, Türkiye ve dünyadaki bilgisayarların büyük bir bölümünde davacının “.....” markası ile ürettiği işlemcilerin kullanıldığı, davalının ticaret unvanını 2001 yılında tescil ettirdiği, ancak ticaret unvanında yer alan “.....TEK” ibaresini tescilden farklı olarak markasal olarak kullandığı, dolayısıyla davalının bu şekildeki kullanımının, 556 sayılı KHK'nin 9/1-c ve 61. maddeleri anlamında marka hakkına tecavüz ve aynı zamanda TTK anlamında haksız rekabet teşkil ettiği, ancak davalının ticaret siciline kaydından itibaren ticaret unvanının terkini için yaklaşık dokuz yıl sessiz kaldıktan sonra 2010 yılında dava açması nedeniyle ticaret unvanının terkini yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı, davacının markasının tanınmış marka olmasının tek başına davalının ticaret unvanını kötü niyetle tescil ettirdiğinin kabulü için yeterli olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, men’ine ve ref’ine, ticaret sicilinin terkini talebinin ise reddine karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.06.2014 tarihli ve 2013/6839 E, 2014/12097 K. sayılı kararı ile; davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar verildikten sonra davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi sonucunda; “…dava, davalının ticaret unvanının, davacının tanınmış marka ve ticaret unvanına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, men'i, ref'i, davalının ticaret unvanından “.....TEK” ibaresinin çıkarılması, sicilden terkini ve hükmün ilanı istemlerine ilişkin olup, mahkemece yukarıda özetlendiği şekilde davanın kısmen kabulüne, davalının ticaret unvanındaki “.....TEK” ibaresinin terkini talebinin ise sessiz kalma yoluyla hak kaybının oluştuğu gerekçesiyle reddine karar verilmiştir. Uyuşmazlığın hâllinde sessiz kalma yoluyla hak kaybının doğup doğmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Öncelikle belirtilmelidir ki, işletme adı, ticaret unvanı ve marka gibi işaretlerin işlevleri birbirinden farklı olmakla birlikte hepsinin ortak özelliği işletmeyi, taciri ve mal veya hizmetleri diğerlerinden ayırt edici niteliğe sahip birer “tanıtma vasıtası” olmaları ve TTK’nın 56. vd. maddeleri uyarınca işaret sahibine haksız rekabete karşı koruma sağlamalarıdır. Çünkü haksız rekabet hukukunun konusu, dürüstlük ilkesine aykırı ticari yöntem ve uygulamalarına karşı emek ilkesi uyarınca işletmesel çabayı, birikimi ve yatırımı kapsayan emeğin korunmasıdır. Davacının önce davalının marka başvurusuna itiraz etmesi, daha sonra peş peşe 16.1.2007, 30.11.2007, 15.7.2008, 4.3.2009 tarihli ihtarnameler göndermesi, ardından da işbu davayı açması ile “.....” ibaresi üzerinde üstün hak sahibi olduğu iddiasında bulunduğundan davalının tanıtma işareti niteliğindeki “.....TEK” ibaresinin kullanımına karşı sessiz kaldığından söz edilemeyeceği gibi, önceki davranışı ile çelişki oluşturup karşı tarafta yarattığı güven nedeniyle çelişkili davranma yasağı (Venire contra factum proprium) ilkesi uyarınca TMK’nın 2. maddesi ile düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık oluşturduğu da kabul edilemez. Bu itibarla, mahkemenin davacının, davalının ticaret unvanındaki “.....TEK” ibaresinin terkini talebi yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olduğundan reddi gerektiğine dair gerekçesi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir…” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. İstanbul 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 08.09.2015 tarihli ve 2015/108 E, 2015/142 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, ticaret unvanının terkini talebi yönünden sessiz kalma süresinin, unvanın sicile kayıt tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, davacının gönderdiği ihtarnamelerin sessiz kalma yoluyla hak kaybı bakımından sonuca bir etkisinin bulunmadığı, zira kullanımın daha fazla devamını istemeyen davacının makul bir süre içinde bu iradesini dava açarak göstermesi gerektiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalının ".....TEK" ibareli ticaret unvanını kullanmasına karşı çıkmak amacıyla davacı tarafından unvanın tescilinden yaklaşık altı yıl sonra ihtarnameler gönderilmesinin ve yaklaşık dokuz yıl sonra eldeki unvan terkini davasının açılmasının sessiz kalma yoluyla hak kaybı oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
12. Dava, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin men’i ve ref’i ile ticaret unvanının terkini istemlerine ilişkindir.
13. Bilindiği üzere hukuki yarar dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi için de aranan bir şarttır. Davalı vekilinin markaya tecavüze ve haksız rekabete yönelik temyiz itirazları Özel Dairece reddedilmiş olduğundan, davalı vekili tarafından bu hususlara yönelik temyiz talebinde bulunulmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. O hâlde davalı vekilinin bu hususlara yönelik temyiz isteminin hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi gerekmiştir.
14. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” ilkesinin kısaca açıklanmasında yarar bulunmaktadır.
15. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki hak sahibinin, hakka konu ticari ad ve işareti iyi niyetli bir şekilde kullanan kişiye karşı dava açma hakkını uzun süre kullanmaması ve ihlallere sessiz kalarak ticari ad ve işareti koruma hakkını yitirmesi demektir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin temeli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 2. maddesine dayanmaktadır. Anılan madde; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmünü haizdir. Buna göre, anılan madde ile hukuk düzeninin kişilere tanıdığı bütün hakların kullanılmasında göz önünde tutulması ve uyulması gereken iki temel ilkeye yer verilmiş olup, öncelikle hakların dürüstlük kuralına uygun kullanılması gerektiği ifade edilmiş, ardından hakların açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı belirtilmiştir.
16. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi ticaret unvanları yönünden açılacak davalarda da söz konusudur. Gerçekten aynı veya benzer bir ticari ad ve işaretin başka bir kişi tarafından ticaret unvanında kullanılması hâlinde önceki hak sahibinin dava açarak bu unvanın terkinini veya değiştirilmesini talep etmesi mümkündür. Ancak bu hakkın kullanılması imkânının önceki hak sahibine sınırlandırılmaksızın tanınması bazı hâllerde haksız sonuçlar doğurabilmektedir. Zira iyi niyetli olarak ticaret unvanını tescil ettirmiş ve kullanmaya başlamış olan tacirin, para ve emek sarf ederek bu unvan altında yatırımlar yapması, ancak önceki hak sahibinin bu durumdan haberdar olmasına rağmen uzun süre sessiz kaldıktan sonra dava açması “dava hakkının kötüye kullanılması” olarak nitelendirilmelidir. Keza sonraki ticaret unvanının bilinmesi veya devam eden tecavüze karşı uzun süre sessiz kalındıktan sonra dava açılması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecektir.
17. Ticari ad ve işaretin sahibi, haklı bir sebep olmaksızın hakkını uzun süre kullanmayarak bundan sonra da kullanmayacağı yönünde bir kanaat oluşturmuşsa artık bu hakkını kullanamaması gerekir. Bu nedenle önceki hak sahibinin, TMK’nin 2. maddesi gereğince belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, ticaret unvanını daha sonra iyi niyetli olarak tescil ettiren kişiye karşı dava açma hakkını veya devam eden eylemli kullanımını men etme hakkını kaybettiği kabul edilmelidir (Yasaman, Hamdi/ Yusufoğlu, Fülürya: Marka Hukuku, İstanbul, 2004, s. 856).
18. Sessiz kalma yoluyla hak kaybında, hak genel olarak sona ermemekte, sadece bu haktan eylemine sessiz kalınan kişi ya da kişilerin yararlanmasına katlanılmaktadır. Zira tacirin, bir hakkını bilerek isteyerek belli bir süre kullanmaması sebebiyle ticaret unvanından doğan hakkı kaybolmamakta, sadece uzun süredir var olan kullanıma/tescile sessiz kalmış olması sebebiyle bu duruma zımnen icazet verildiği kabul edilmektedir.
19. Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için, önceki hak sahibinin ticari ad ve işaretin aynısının veya benzerinin ticaret unvanı olarak tescil ettirildiğini veya başkaları tarafından kullanıldığını bilmesi ve buna rağmen sessiz kalmış olması gereklidir. Buna karşın ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları ve tescilin olumlu etkisi nedeniyle tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanının bilinmediği ileri sürülemeyecektir. Bununla birlikte önceki hak sahibinin uzun süre sessiz kalması mücbir sebep ya da objektif imkânsızlık gibi haklı bir nedene dayanıyorsa ve bunun ispatlanması hâlinde sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olmayacaktır.
20. Önceki hak sahibi, ticari ad ve işaretin bir başkası tarafından ticaret unvanı olarak tescil edilmesine veya kullanılmasına sessiz kalmayarak dava yoluna başvurursa artık sessiz kalma sebebiyle hak kaybı söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte önceki hak sahibi dava yoluna başvurmadan önce ihtarname göndermesi de sessiz kalmadığı anlamına gelmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, uzun süre boyunca, belirli aralıklarla sadece ihtarname gönderen, fakat dava açmayan ve ihtarname dışında unvanın kullanılmaması için herhangi bir girişimde de bulunmayan önceki hak sahibinin sessiz kalmadığını ileri sürmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. O hâlde kullanımın daha fazla devamını istemeyen önceki hak sahibi, bu arzusunu açıklayan bir ihtarname göndermiş ise de makul bir süre içinde bu iradesini dava yoluyla da göstermelidir.
21. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olabilmesi için, önceki hak sahibinin, ticaret unvanının aynısının veya benzerinin kullanılmasına belirli bir süre sessiz kalmış olması gereklidir. Ancak ticaret unvanı yönünden sessiz kalmanın ne kadar süre geçtikten sonra hak kaybına sebep olacağı TTK’de düzenlenmiş değildir. Bununla birlikte 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile ilk defa marka hukukunda hükümsüzlük davaları yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. SMK’nin 26/6. maddesi; “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez” hükmünü haizdir. Buna göre marka hükümsüzlük davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanabilmesi için beş yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Ancak ticaret unvanı yönünden mevzuatta bir süre belirlemesi bulunmadığından TMK’nin 2. maddesi de gözetilmek suretiyle her somut olayın özellikleri dikkate alınarak sürenin belirlenmesi gerekmektedir.
22. Hemen belirtilmelidir ki; sessiz kalma nedeniyle dava açılamayacağı yönündeki savunma bir def’i olmayıp itirazdır. Zira sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin dayanağı TMK’nın 2. maddesi olduğuna göre, dava açılması açıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve bu durum dava dosyasından ortaya konulabiliyorsa, sessiz kalma yoluyla hak kaybı bir itiraz olarak kabul edilip hâkim tarafından resen dikkate alınmalıdır. Keza TMK’nin 2/2. maddesi gereğince bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
23. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nin Delaware eyaletinde 01.03.1989 tarihinde kurulduğu ve “.....” ibareli ticaret unvanının tescil edildiği, ayrıca davacı şirketin Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde tescilli “.....” ibareli tanınmış markalarının bulunduğu ve Türkiye’de ilk marka tescilini 1990 yılında yaptırdığı, davalı şirketin ise “.....TEK” ibareli ticaret unvanının 06.04.2001 tarihinde tescil ve ilan edildiği anlaşılmaktadır.
24. Her ne kadar davacı şirketin ticaret unvanı Türkiye’de tescilli olmasa dahi bu ticaret unvanının Paris Sözleşmesi’nin 8. maddesi gereğince Türkiye’de de korunması gerekmektedir. Ayrıca davacı şirketin “.....” ibareli tanınmış markaları 1990 yılından itibaren Türkiye’de tescil edilmiştir. Davacı şirket davalının “.....TEK” ibareli ticaret unvanının terkinini talep ederken öncelik hakkına sahip olduğu hem “.....” ibareli ticaret unvanına hem de “.....” ibareli tanınmış markalarına dayanmaktadır.
25. Davacı şirket ilk olarak davalının “.....TEK” ibareli marka başvurusuna 12.12.2006 tarihinde itiraz etmiş, markasal kullanıma son verilmesini içerir ilk ihtarnameyi ise, davalı şirket 06.04.2001 tarihinde tescil edilmesine rağmen, 16.01.2007 tarihinde göndermiştir. Davacı şirketin, davalının marka başvurusuna yaptığı itirazının, davalının ticaret unvanını kullanımına yönelik itiraz olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu durumda davacı şirketin davalının ticaret unvanını kullanımına, unvanın tescil tarihinden yaklaşık altı yıl sonra ihtarname göndererek itiraz ettiği kabul edilmelidir.
26. Davacı şirket, her ne kadar Türkiye’de tescilli olmasa da 1990 tarihinden itibaren “.....” ibareli unvanını ve markalarını korumak için Türkiye’de girişimlerde bulunduğu gözetildiğinde ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları ve tescilin olumlu etkisi nedeniyle davalı şirketin tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanının bilinmediğini ileri süremeyecektir. Bu durumda davacı şirketin, davalının ticaret unvanının tescil tarihinden ilk ihtarname tarihine kadar uzun süre sessiz kalması nedeniyle artık davalının ticaret unvanının terkinini talep etmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir.
27. Öte yandan, davacı şirket tarafından davalıya 16.01.2007, 30.11.2007, 15.07.2008, 04.03.2009 tarihli ihtarnameler gönderilmiş, ancak işbu dava 12.05.2010 tarihinde açılmıştır. Bu itibarla uzun süre boyunca, belirli aralıklarla sadece ihtarname gönderen, fakat dava açmayan ve ihtarname dışında unvanın kullanılmaması için herhangi bir girişimde de bulunmayan davacı şirketin sessiz kalmadığını ileri sürmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmelidir. Zira kullanımın daha fazla devamını istemeyen davacı şirket, ihtarnameler göndermiş ise de makul bir süre içinde bu iradesini dava yoluyla da göstermelidir.
28. Hâl böyle olunca, davacı şirketin hem davalının ticaret unvanının tescilinden itibaren yaklaşık altı yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra ihtarname göndermesi hem de ihtarnamelerin gönderilmesinden sonra makul süre içerisinde dava açmaması nedeniyle ticaret unvanının terkini davasında sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığının kabulü gerekir.
29. O hâlde, yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik görülmediğinden usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
I. Davalı vekilinin markaya tecavüze ve haksız rekabete yönelik temyiz istemlerinin yukarıda 13. paragrafta açıklandığı üzere hukuki yarar yokluğundan REDDİNE,
II. Davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararının ONANMASINA,
Harçlar peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)