(2709 S. K. m. 90) (6769 S. K. m. 27) (556 S. KHK. m. 8, 42, 44, 53)
1. Taraflar arasındaki “Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili; müvekkilinin tanınmış “ETİ” markası altında “TOP KEK+Şekil” ibareli çok sayıda markanın sahibi olduğunu, özellikle müvekkili adına tescilli 2007/45675 ve 2007/45676 sayılı "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU+Şekil" ibareli tanınmış markalarının bulunduğunu, ayrıca markalarda yer alan şekil unsurlarının müvekkili adına tasarım olarak da tescilli olduğunu, davalının bu markalar ile karıştırılma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “ÜLKER MAGMA ÇİKOLATALI+Şekil” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı Kuruma başvuruda bulunduğunu, özellikle davalı başvurusunda yer alan şekil unsurunun müvekkilinin markalarında ve tasarımlarında yer alan şekil unsuru ile aynı olduğunu, başvuruya müvekkili tarafından itirazda bulunulduğunu, ancak itiraz yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin de nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, oysa davalının başvurusunda yer alan kek görseli ile renklerin kompozisyon ve genel görünüm olarak müvekkil markaları ile iltibasa neden olacak düzeyde benzer olduğunu, başvurunun tescili hâlinde davalının müvekkillerine ait markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edeceğini, başvurunun kötü niyetle yapılmış olduğunu, bu nedenle davaya konu YİDK kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptaline, tescili hâlinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar Cevabı:
5. 1. Davalı ... ve Marka Kurumu vekili; taraf markalarında ön plana çıkan unsurların "ÜLKER MAGMA" ve "TOP KEK Bİ’DOLU" kelimeleri olduğunu, bunların esas unsur konumunda bulunduklarını, markalarda kullanılan şekillerin genel nitelikli herkes tarafından kullanılabilen marka olarak algılanma gücü zayıf şekiller olduğunu, kek şeklinin "kek" emtiası için ayırt edicilik katmayacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
5. 2. Davalı ...Ş. vekili; müvekkilinin dava konusu başvurusu ile itiraza dayanak gösterilen markalardan sadece 2007/45675 ve 2007/45676 sayılı markalar arasında bir değerlendirme yapılabileceğini, müvekkilinin başvurusu ile davacı markalarının benzer olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararı:
6. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 21.03.2013 tarihli ve 2009/276 E., 2013/57 K. sayılı kararı ile; davalı başvurusu ile davacı markalarında yer alan “kek” görsellerinin benzer olduğu, ancak bu görsellerin tescil kapsamındaki "kek" emtiaları için tanımlayıcı olup markada genel izlenime hakim olan sözcük unsurlarının önüne geçecek baskın unsur olmadığı, dolayısıyla "ÜLKER MAGMA" ve "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU" kelimelerinin bir araya getirilmiş bütününün markasal ayırt ediciliği domine ettiği, okunuş ve anlam itibariyle farklı bulunan bu unsurların işaretleri birbirinden yeterince uzaklaştırdığı, zira ortalama tüketicilerin başvuruyu ve davacı ürünlerini "ÜLKER MAGMA" kek ve "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU" kek olarak hatırlayacağı, bu nedenle karıştırma ve iltibas riskinin bulunmadığı ve YİDK kararında bir isabetsizlik olmadığı, ayrıca “kek” görsellerinin markasal ayırt ediciliği olduğu kabul edildiği taktirde dahi davalı şirketin bu görsel üzerinde 556 sayılı KHK'nin 8/3 hükmü anlamında hak sahibi bulunduğunun Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 24.06.2010 tarihli ve 2009/226 E. 2010/150 K. sayılı ile tespit edildiği, bu karar ile davacı adına tescilli 2007/45676 sayılı markanın hükümsüz kılındığı ve kararın Yargıtay tarafından onandığı, yine aynı hususun Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.03.2012 tarihli ve 2011/83 E. 2012/135 K. sayılı kararında da tespit edildiği, bu karar ile de davacı adına tescilli 2007/45675 sayılı markanın hükümsüz kılındığı ve kararın henüz kesinleşmediği, dolayısıyla davacının bu markalara dayanarak davalı başvurusuna itiraz etmesinin MK’nin 2. maddesi anlamında hakkın kötüye kullanması niteliğinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 28.02.2014 tarihli ve 2013/12897 E., 2014/3821 K. sayılı kararı ile; “…1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Dava, tescilli marka hakkından kaynaklanan TPE YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Davacı vekili, taraf markalarının iltibasa sebep olacak düzeyde benzer olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış, mahkemece yapılan yargılama sonunda, taraf markalarının benzer olmadığı ve davacı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilip bu kararlardan birinin kesinleştiği, bu nedenle davacının davalı başvurusuna itiraz etmesinin hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde olduğundan hareketle sonuca gidilmiştir. Ancak dosya içerisinde mevcut davalı tarafça açılan ve davacıya ait, itiraza mesnet markaların hükümsüzlüğünün talep edildiği Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2010/150 Karar sayılı ilamı ile davalı markasının başvurusuna dayanak teşkil eden ambalaj kompozisyonları ile davacı markaları arasında iltibasa sebebiyet verecek derecede benzerlik olduğu hususunun taraflarca da kabul edildiği yönünde tespitte bulunulduğu, bu kararın Dairemizce onanmak suretiyle kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davaya konu uyuşmazlık açısından, taraf markalarının benzer olduğundan hareketle davacı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne ilişkin olarak verilen kararların neticesi beklenmek suretiyle sonuca gidilmek gerekirken, taraf markaları arasında iltibas ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
3-Öte yandan her ne kadar itiraza ve davaya dayanak olan davacı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne karar verilmişse de, TPE YİDK kararına itiraz ve dava tarihleri itibari ile davacı markalarının hükümsüzlüğü yönünde verilmiş bir karar bulunmadığı gibi karar tarihi itibari ile de davacının 2007/45675 sayılı markası hakkında verilen hükümsüzlük kararının kesinleşmemiş olduğu dikkate alınmaksızın, davacının itiraz ve dava hakkının, hakkın kötüye kullanımı mahiyetinde olduğu yönündeki gerekçe dahi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle de bozulması gerekmiştir …” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 11.06.2015 tarihli ve 2015/145 E., 2015/174 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 24.06.2010 tarihli ve 2009/226 E. 2010/150 K. sayılı kararında yer alan iltibas değerlendirmesinin kesin hüküm veya kesin delil oluşturmayacağı, zira mahkemece 556 sayılı KHK'nin 8/3 maddesi kapsamında önceye dayalı kullanımlar ile haksız rekabetten hareketle sonuca gidildiği, oysa eldeki davanın konusunun ve uygulanan hükümlerin farklı olduğu, davacı markaları ile davalı başvurusunun 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında kıyaslanarak sonuca gidildiği, zira 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında muhtemel fiili kullanımlar ile haksız rekabet hususunun göz önüne alınamayacağı, kaldı ki iltibas değerlendirmesinde her başvurunun kendi öznel koşulları içinde incelenip bir sonuca varılması gerektiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı şirketin itiraza dayanak markalarının hükümsüz kılınması karşısında hükümsüzlük kararının kesinleşmesinin beklenmesine gerek olup olmadığı ve davacının sonradan hükümsüz kılınan markaları nedeniyle itirazda bulunmasının ve dava açmasının hakkın kötüye kullanımı mahiyetinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
12. Dava, Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
13. Kural olarak tescilli bir markanın daha sonra başkaları tarafından tekrar tescil ettirilmesi hâlinde bu ikinci tescil, ilk tescil yaptıran marka hakkı sahibinin haklarını etkilemez. Tescil sırasında mevcut olan mutlak veya nispi ret nedenlerinin veyahut da kötü niyetin varlığına rağmen markanın tescil edilmesi durumunda ilk tescil yaptıran marka sahibi, somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK’nin 42. maddesi gereğince hükümsüzlük davası açabilir. Ancak hükümsüzlük davası sonuçlanmadan tescil yolsuz olsa dahi sonraki markanın kullanımı engellenemeyecektir (Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet; Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s.79-80).
14. 556 sayılı KHK’nin 44. maddesinde markanın hükümsüzlüğünün sonuçları düzenlenmiştir. Anılan madde; “Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir.
Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez:
a) Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar,
b) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. (Ancak, hâl ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.)
Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur.” şeklindedir.
15. Görüldüğü üzere 556 sayılı KHK’nin 44/1 maddesinde markanın hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme kararının sonuçları itibariyle “geçmişe etkili” olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak hükümsüzlük kararının etkisinin hangi andan itibaren işlemeye başlayacağı madde hükmünden açıkça anlaşılamamaktadır. Buna karşılık hükümsüzlük kararının etkili olacağı ilk tarihin, markanın KHK korumasından yararlanmaya başladığı tarih olan tescil tarihi olması gerektiği öğreti ve uygulamada kabul edilmektedir. O hâlde marka tescili anından itibaren geçersiz sayıldığından doğal olarak hiç tescil edilmemiş sayılan markaya ilişkin önceki hukuki işlemler de konusuz ve geçersiz hâle gelmektedir. Öte yandan vurgulamak gerekir ki 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 27/1 maddesinde, mülga 556 sayılı KHK’nin 44/1 maddesinin aksine, hükümsüzlük kararının tescil tarihinden değil, başvuru tarihinden itibaren etkili olacağı ve bu markaya SMK ile sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı açıkça belirtilmiştir.
16. 556 sayılı KHK’nin 44/2 maddesinde marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi yönünden iki istisna belirtilmiş; marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri istisnalar kapsamına alınmamıştır. Böylece kötü niyetli marka sahibine yöneltilecek tazminat taleplerinde hükümsüzlüğün geçmişe yönelik etkisi mutlak olarak kabul edilmiştir. Bu durumda markanın tescili anından itibaren zamanaşımı süresi içerinde kötü niyetli marka sahibi aleyhine marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetten dolayı tazminat talep edilebilecektir. Buna karşılık marka sahibi kötü niyetli değilse marka sahibinden hem marka hakkına tecavüz dolayısıyla hem de haksız rekabet hükümlerine dayanarak tazminat talep edilemeyecektir (Karan/Kılıç, s. 415). Öte yandan markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş kararlar, marka üzerindeki hakların mutlak karakteri gereği, sadece davalıya değil, herkese karşı hüküm doğuracaktır.
17. 556 sayılı KHK’nin 44/2 maddesinde hükümsüzlük kararının mutlak karakterinden etkilenmeyen istisnai iki hâl belirtilmiştir. Bunlardan ilki, bir markanın hükümsüz sayılmasından önce, ona tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararların hükümsüzlük kararına rağmen bağlayıcılığını korumasıdır. Diğeri ise bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerdir. Görüldüğü üzere hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmadığı durum sadece iki hâlde söz konusudur. Bunun haricindeki tüm hâllerde hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olacaktır.
18. Hemen belirtilmelidir ki; 556 sayılı KHK’nin 53. maddesi; “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun, 47 ila 52 nci maddelerde belirtilen itiraz işlemleri ile ilgili kesinleşen kararlarına karşı, kesinleşen kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir.” hükmünü haizdir. Buna göre açılacak davanın konusunu YİDK’nin verdiği kesinleşmiş kararların iptali oluşturmaktadır. Mahkeme itiraz sebeplerinin ve bunlarla ilgili olarak Kurum’a sunulan belgelerin değerlendirmesini yapmak suretiyle karar verecektir. İtirazda ileri sürülmeyen hususların daha sonra mahkemede ileri sürülmesi mümkün değildir. Örneğin itiraz safhasında markanın tanınmış olduğu ileri sürülmemiş ise daha sonra mahkemede bu husus ileri sürülemeyecektir. Bununla birlikte YİDK kararı kesinleştiği için bu süre zarfında marka tescil edilmiş ise 556 sayılı KHK’nin 42. maddesi gereğince YİDK kararının iptali davasından ayrı olarak hükümsüzlük davası da açılabilecektir. Her iki davanın şartları arasında (dava açma süresi, davanın tarafları ve konusu bakımından) farklar bulunsa da bu iki davanın birlikte açılmasında bir engel bulunmamaktadır. Bu kapsamda itiraza dayanak yapılan markaların hükümsüz kılınması hâlinde hükümsüzlük kararlarının etkisi hem YİDK kararının iptali davasını hem de başvuruya konu markanın hükümsüzlük davasını etkileyecektir. Zira bu davalar 556 sayılı KHK’nin 44/2 maddesinde belirtilen hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasının istisnası kapsamında değildir.
19. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davalı şirket tarafından “ÜLKER MAGMA ÇİKOLATALI+Şekil” ibaresinin marka olarak tescili için davalı Kurum’a başvuruda bulunulduğunu, başvurunun ilanı üzerine davacı tarafından 2007/45675 ve 2007/45676 sayılı "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU+Şekil" ibareli markaları dayanak gösterilerek 556 sayılı KHK’nin 8. maddesi gereğince itirazda bulunulduğu, itirazın nihai olarak YİDK tarafından da reddedildiği, bunun üzerine davacı tarafından yasal süresi içerisinde eldeki davanın açıldığı, bu davada hem YİDK kararının iptalinin hem de başvuruya konu markanın hükümsüzlüğünün talep edildiği, hükümsüzlük davasında ise davacı tarafından 556 sayılı KHK’nin 8. maddesi kapsamında hem 2007/45675 ve 2007/45676 sayılı "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU+Şekil" ibareli markalarına hem de diğer markaları ile tasarımlarına dayanıldığı ve ayrıca kötü niyetli başvuru itirazında bulunulduğu anlaşılmaktadır.
20. Yargılama aşamasında davacının itiraza ve eldeki davaya dayanak yaptığı; 2007/45675 sayılı "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU+Şekil" ibareli markasının Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.03.2012 tarihli ve 2011/83 E. 2012/135 K. sayılı kararı ile hükümsüzlüğüne karar verildiği ve kararın Yargıtay denetiminden geçerek 04.02.2014 tarihinde kesinleştiği, yine 2007/45676 sayılı "ETİ TOP KEK Bİ'DOLU+Şekil" ibareli markasının ise Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 24.06.2010 tarihli ve 2009/226 E. 2010/150 K. sayılı kararı ile hükümsüzlüğüne karar verildiği ve kararın Yargıtay denetiminden geçerek 21.11.2012 tarihinde kesinleştiği görülmektedir.
21. Görüldüğü üzere davacının itiraza dayanak markaları hakkında hükümsüzlük kararları verilmiş ve bu kararlar kesinleşmiş olduğundan 556 sayılı KHK’nin 44. maddesi gereğince bu hükümsüzlük kararları geçmişe etkili sonuç doğuracaktır. Bu itibarla davacının hükümsüz kılınan markalarının tescil tarihi YİDK kararından önceki bir tarih olduğundan ve süresi içerisinde YİDK kararının iptali talep edildiğinden, davacının markalarına ilişkin hükümsüzlük kararlarından dava konusu YİDK kararını da etkileyecektir.
22. Bununla birlikte davacı tarafından eldeki hükümsüzlük davasında itiraza dayanak yaptığı hükümsüz kılınan markaları ile diğer marka ve tasarımlarına da dayanılmış, ayrıca kötü niyetli başvuru itirazında bulunulmuştur. Dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporu ile davacının diğer marka ve tasarımlarının davalının başvurusu ile benzer olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca davalı başvurusunun kötü niyetli yapıldığına yönelik dosyada delil de bulunmamaktadır. Bu hususlarda mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Bu nedenle, davacının itiraza ve davaya dayanak markalarının hükümsüz kılındığı, diğer marka ve tasarımlarının da davalı başvurusu ile benzer olmadığı ve davalının kötü niyetli başvuru yaptığının ispatlanamadığı hususları gözetilerek davanın reddine karar verilmelidir.
23. O hâlde mahkemenin davanın reddine yönelik gerekçesi doğru olmamış ise de sonucu itibariyle doğru olan direnme kararının açıklanan değişik gerekçe ve nedenlerle onanması gerekmiştir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının açıklanan değişik gerekçe ve nedenlerle ONANMASINA,
Gerekli temyiz ilâm harcı peşin alındığından başka harç alınmasına yer olmadığına,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11.03.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)