BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 10/03 Verk374ndet am: 15. September 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 395 06 940 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja NORMA MarkenG 247 26 Abs. 1 Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller verse-hen, teils ohne Marke sind, benutzt seine f374r entsprechende Waren eingetrage-ne, mit seiner Unternehmensbezeichnung 374bereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Gesch344ftsr344umen seiner Filialen, auf Einkaufst374ten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungs-anzeigen und auf Handzetteln auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der Mar-ke im Einzelfall ein "R" im Kreis angef374gt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Han-delsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft (Fortf374hrung von BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO). BGH, Beschl. v. 15. September 2005 - I ZB 10/03 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 15. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. B374scher und Dr. Bergmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. November 2002 wird auf Kosten der Widersprechenden zu-r374ckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Gegen die f374r "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996 ver366ffentlichte Wortmarke Nr. 395 06 940 1 "Nora" hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 20. Juni 1990 u.a. f374r die Waren "Bekleidungsst374cke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetrage-nen Wortmarke DD 647 137 - 3 - "NORMA". 2 Die zust344ndige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat zun344chst die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die L366-schung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markenin-haberin ist der Widerspruch zur374ckgewiesen worden, weil es an einer Ver-wechslungsgefahr fehle. Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatGE 46, 108). 3 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwer-de zur374ckzuweisen. 4 II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch f374r i.S. von 247 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegr374ndet erachtet, weil die Widersprechende eine rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gem344337 247 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe. Dazu hat es ausgef374hrt: 5 Es k366nne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke in dem vor der Ver366ffentlichung der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von f374nf Jah-ren auf Preisetiketten, die an der Warenverpackung angebracht gewesen seien, rechtserhaltend i.S. von 247 26 MarkenG verwendet worden sei. Jedenfalls ent-spreche die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in dem F374nfjahres-zeitraum vor der Entscheidung 374ber die Beschwerde verwendet worden sei, nicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung. 6 - 4 - Die Marke m374sse so verwendet werden, dass der Verkehr in ihr eine kennzeichenm344337ige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehe, weil Ausgangspunkt f374r die Beurteilung die Funktion der Marke sei, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von den-jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um ihre Herkunfts- und Unter-scheidungsfunktion erf374llen zu k366nnen, m374sse die Marke allerdings nicht not-wendig unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Die von der Widersprechen-den f374r Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. H344ndlermarke werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Haupt-funktion der Marke nicht gerecht. Die Widersprechende habe die mit dem Na-men ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke "NORMA" f374r ihr gesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren bestehe. Das gelte nicht nur f374r die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den Gesch344ftsr344umen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufst374ten, Regalaufklebern usw., sondern auch in den vorgelegten Werbe-unterlagen sei die Widerspruchsmarke stets nach Art einer 334berschrift f374r einen st344ndig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechen-den eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte seien in den Anzeigen zwar dargestellt. Es fehle aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmit-telbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sehe in dem Kennzeichen "NORMA", wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegne, im Allgemeinen nur einen Hinweis auf das Unternehmen des Discounters selbst, der unter seiner Gesch344ftsbezeichnung ank374ndige, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu g374nstigem Preis anbiete. Nach st344ndiger Rechtsprechung k366nne die Marke bei einem solchen firmenm344337igen Gebrauch, selbst wenn er - auch - markenm344337ig i.S. des 247 14 Abs. 2 MarkenG sein m366ge, ihre betriebli-che Herkunftsfunktion in Bezug auf die eingetragene Ware nicht erf374llen. Sie repr344sentiere die Waren nicht und sei f374r diese auf dem Markt nicht tats344chlich 7 - 5 - und ernsthaft pr344sent, sondern weise allenfalls mittelbar 374ber den Namen der Einkaufsst344tte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin. F374r den Verkehr stelle nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterschei-dungsmittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung erm366gliche und nach dem er die Ware benenne, wiederverkaufe und weiterempfehle. Bei den in den Filia-len der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen seien das die auf der Verpackung befindlichen Marken "Manou", "Whisper" und "Verena". III. Die zul344ssige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Widerspruchsmarke in dem Zeitraum von f374nf Jahren vor der Entscheidung 374ber die Beschwerde nicht ge-m344337 247 26 MarkenG f374r die eingetragenen Waren benutzt worden ist. F374r den Eintritt der L366schungsreife reicht gem344337 247 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der letzten m374ndlichen Verhandlung f374nf Jahre nicht benutzt worden ist. Unerheblich ist dabei, ob die Widerspruchsmar-ke im Zeitpunkt der Ver366ffentlichung der j374ngeren Marke bereits seit mindestens f374nf Jahren eingetragen ist und ob deshalb die Einrede mangelnder Benutzung auch nach 247 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben werden k366nnte (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN; Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 940 - DRAGON). 8 1. Das Bundespatentgericht ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung eines Kennzeichens, das als Marke f374r Waren eingetragen ist, nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie der Hauptfunktion der Marke ent-spricht, dem Verkehr die Ursprungsidentit344t der Ware zu garantieren, indem sie ihm erm366glicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 9 - 6 - 425 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - OTTO, Urteilsumdruck S. 8). Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht oder mit ihr verbunden ist. Der genannten Unterscheidungsfunktion kann vielmehr durch jede 374bliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke f374r die Ware, f374r die sie eingetragen ist, gen374gt werden (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9 m.w.N.). Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke f374r die eingetragenen Waren liegt jedoch nicht vor, wenn das Zeichen ausschlie337lich als Unternehmenskennzeichen und nicht zumindest zugleich auch als Marke f374r die konkret vertriebene Ware verwendet wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9; BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Diese Grunds344tze gelten unabh344ngig davon, ob als Inhaber der Marke ein Hersteller- oder ein Handels-unternehmen (sog. Handelsmarke) eingetragen ist. Auch bei f374r bestimmte Wa-ren eingetragenen sog. Handelsmarken ist nur eine Benutzung f374r den Gegen-stand der Eintragung, also f374r die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 9). 2. Diese Grunds344tze hat das Bundespatentgericht im Streitfall rechtsfeh-lerfrei angewandt. 10 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Verwendung des mit dem Namen des Discountunternehmens der Widersprechenden identischen Zeichens "NORMA" f374r ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den Schaufenstern und in den Gesch344ftsr344umen der zahlreichen Filialen, auf Ein-kaufst374ten, Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt, sondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst sieht, das unter seiner Gesch344ftsbezeichnung ank374ndigt, welche Produkte es in seinen Filialen aktuell zu g374nstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung l344sst 11 - 7 - einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verk374ndung der ange-fochtenen Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der Un-ternehmensbezeichnung 374bereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke f374r einzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandh344ndlers sowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend i.S. von 247 26 MarkenG ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in dem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produk-ten hergestellt wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt in einem solchen Fall f374r den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unterneh-menskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb 374ber das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 11). F374r die hier zu beurteilenden Formen der Benutzung der Widerspruchs-marke durch die Widersprechende gilt nichts anderes. Auch die Widerspre-chende verwendet das mit ihrer Unternehmensbezeichnung identische Kenn-zeichen "NORMA" gleichfalls f374r ihr gesamtes, aus einer Vielzahl von Waren bestehendes Sortiment. Die Waren sind teils mit Marken der Hersteller, teils mit Eigenmarken der Widersprechenden versehen, teils werden sie ohne Marke vertrieben. Unter diesen Umst344nden stellt der Verkehr bei der Verwendung der mit dem Unternehmenskennzeichen identischen Bezeichnung "NORMA" in der vom Bundespatentgericht festgestellten Art und Weise keinen Bezug zu der Herkunft bestimmter Waren aus einem bestimmten Unternehmen her, sondern sieht darin lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen. Auch dort, wo eine r344umliche N344he zu einzelnen von der Widersprechenden vertrie-benen Produkten hergestellt wird wie etwa bei der Anbringung des Zeichens auf 12 - 8 - Einkaufst374ten und Regalaufklebern, liegt es f374r den Verkehr fern, in der Kenn-zeichnung nicht lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen der Widerspre-chenden als solches, sondern zugleich einen Hinweis auf die Herkunft einer bestimmten Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft zu sehen. 13 b) Die R374ge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht h344tte pr374-fen m374ssen, ob nicht durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der Handzettel- und Zeitungswerbung mit einem "R" im Kreis das Verst344ndnis des Verkehrs im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sei, vermag ihr nicht zum Erfolg zu verhelfen. Das Bundespatentgericht hat ausgef374hrt, dass die Art und Weise der Benutzung der Marke "NORMA" in den Werbeunterlagen allenfalls als Benutzung des Zeichens f374r die von der Widersprechenden er-brachten Dienstleistungen als Einzelhandelsunternehmen angesehen werden k366nnte, darin aber nicht eine Benutzung der Warenmarke mit dem erforderli-chen unmittelbaren Bezug zu den einzelnen eingetragenen Waren liege. Diese rechtlich nicht zu beanstandende Erw344gung des Bundespatentgerichts gilt auch und gerade f374r den Fall, dass durch die Anf374gung des "R" im Kreis das Ver-st344ndnis des Verkehrs von der Verwendung des Kennzeichens im Sinne eines Herkunftshinweises beeinflusst worden sein sollte. Ohne einen konkreten Bezug zur Ware bezieht sich dieser Herkunftshinweis allenfalls auf die Dienstleistung des H344ndlers, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft. c) Ob die Widersprechende, wie die Rechtsbeschwerde weiter ausf374hrt, hinreichend glaubhaft gemacht hat, dass nicht nur in dem Zeitraum von f374nf Jahren vor der Ver366ffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, son-dern auch in dem F374nfjahreszeitraum vor der Entscheidung 374ber die Beschwer-de auf Preisetiketten die Marke "NORMA" deutlich sichtbar angebracht war, kann dahingestellt bleiben. Denn die von der Widersprechenden behauptete 14 - 9 - Verwendung auf den Preisetiketten stellte unter den vom Bundespatentgericht im 334brigen rechtsfehlerfrei festgestellten Umst344nden gleichfalls keine rechtser-haltende Benutzung f374r die eingetragenen Waren dar. 15 aa) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass Preisetiketten mit der Bezeichnung "NORMA Stark reduziert" bzw. "NORMA AKTUELL" immer wieder im Rahmen von Aktionsverk344ufen auf den Verpackungen der Waren angebracht w374rden. Sie hat eine Verpackung der unter ihrer Marke "Manou" vertriebenen Strumpfhosen vorgelegt, auf der deutlich sichtbar ein Preisetikett mit der Auf-schrift: "NORMA Stark reduziert DM 2.98" aufgeklebt ist. Die Verpackung selbst weist lediglich die Marke "Manou" auf. Ferner hat die Widersprechende entspre-chende Kopien derartiger Verpackungen zu den Akten gereicht. Auf einer weite-ren Kopie ist ein entsprechender Aufkleber auf einer Verpackung der unter der Marke der Widersprechenden "Whisper" vertriebenen Feinstrumpfhosen zu se-hen. Ein weiteres mit der Aufschrift "NORMA AKTUELL DM 9.98" versehenes Preisetikett befindet sich auf einer Verpackung, die f374r Damenw344sche mit der Bezeichnung "TOP SENSO BUSTIER-SLIP" bestimmt ist. bb) Das Bundespatentgericht hat es im Rahmen seiner Erw344gungen zu dem auf 247 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gest374tzten Nichtbenutzungseinwand offen gelassen, ob die Verwendung des Zeichens "NORMA" auf den Preisetiketten vom Verkehr als ein Hinweis auf die Herkunft der Strumpfhosen zur Unterschei-dung von Strumpfhosen anderer Hersteller verstanden wird. 16 Eine rechtserhaltende Benutzung ist indes auch f374r diesen Fall zu ver-neinen. Dies kann der Senat anhand der vorgelegten Verwendungsbeispiele und des vom Bundespatentgericht festgestellten sonstigen Tatsachenstoffs selbst beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 170 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Der Verkehr sieht in der Verwendung der 17 - 10 - erkennbar nachtr344glich aufgeklebten Preisetiketten mit dem Zeichen "NORMA" lediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Un-ternehmen f374r die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert ("NORMA-Preis"). 18 IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Widersprechenden (247 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zur374ckzuweisen. Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant B374scher Bergmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.11.2002 - 27 W(pat) 4/01 -
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