ECLI:DE:BGH:2017:181017BIZB105.16.1 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 105/16 Verkündet am: 18. Oktober 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerde verfahren betreffend die Marke Nr. 2 913 183 Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Quadratische Tafelschokoladenverpackung MarkenG § 3 Abs. 2 Nr. 1; ZPO § 263 a) Der Löschungsantragsteller kann sein Löschungsbegehren im Verfahren vor dem Deutschen Patent - und Markenamt in entsprechender Anwendung von § 263 ZPO auf andere Schutzhindernis se erwe i- tern. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kann ein zulässiges Rechtsmittel unter den Voraussetzungen des § 263 ZPO mit einer Erweiterung des Löschungsantrags verbunden werden. b) Die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung sind im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst b e- dingt, wenn sie wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweisen, die den gattungstypischen Funkti o- nen der Ware innewohne n, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte. Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden W a- re unentbehrlich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen per sönlichen Beitrag lässt. c) Ebenso wie bei dem Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind für das in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelte Schutzhindernis ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Wes entliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport durch die in Rede stehende Form sind Vorteile bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware, sie kommen jedoch nicht dem Benutzer zugute. d) Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn die in der Form verkörperten Eigenschaften (hier: quadratische Form von Tafelschokolade) für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind und dem bestimmungsgemäßen Einsatz der Ware dienen (hier: Verzehr von Tafelschok o- lade ). Vorteile, die nur in für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintreten (hier: Mitführen von Tafelschokolade in einer Jackentasche zum Verzehr unterwegs), stellen keine wesentlichen G e- brauchseigenschaften dar und führen nicht dazu, dass das Schutzh indernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Ma r- kenG eingreift. BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 - I ZB 105/16 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat a uf die mündliche Verhand - lung vom 18 . Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof . Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Marx beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4. November 2016 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentg e- richts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Gründe: A . Für die Markeninhaberin ist die mit Zeitrang vom 1. Januar 1995 a n- gemeldete un d am 24 . Mai 199 6 eingetragene dreidimensionale Marke Nr. 2 913 183 1 - 3 - als verkehrsdurchgesetztes Zeichen f ür Tafelschokolade (Klasse 30) eingetr a- gen . Dabei handelt es sich nach den Angaben der Markeninhaberin um die neutralisierte Verpackung de r Tafelschok olade "R . S . " mit ein em Ge - wicht von 100 Gramm. D ie Antragsteller in hat am 25. November 2010 beim Deutschen Patent - und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. In dem verwendeten amtl i- chen Formblatt war angekreuzt "Die Marke ist ent gegen § 3 Marken G eingetr a- gen worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 3 MarkenG) " . In der beigefügten Begründung hat d ie Antragstellerin angeführt, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus einer technisch erforderlichen Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG . S ie hat im Verlauf des Löschungsverfahrens gegenüber dem Deu t- schen Patent - und Markenamt weiter geltend gemacht , die Marke genüge nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit eines Zeichens (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Das Deutsche Patent - und Markenamt hat d en L öschungsantrag zurüc k- gewiesen. Die Antragstellerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde ei n- g e legt . Während des B eschwerdeverfahren s hat sie ihren Löschungsantrag 2 3 - 4 - auch auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG gestützt . Des Weiteren hat sie erklärt, der Löschun gsantrag werde nicht mehr mit dem Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet . Die Markeninhaberin ist der Ein führung weit e- re r Schutzhindernisse entgegengetreten. Das Bundespaten t gericht hat die L ö- schung der Marke angeordnet , weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schut z- unfähig sei (BPatG, GRUR 2017, 275). Hiergegen wendet sich die Markeninh a- berin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwer de. D ie Antragsteller in beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. B . Das Bundespat entgericht hat angenommen, die Marke sei gemäß § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen , weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig sei . Dazu hat es ausgeführt: Die Antragstellerin könne ihr Löschungsbegehren im Beschwerdeverfa h- ren auf § 3 A bs. 2 Nr. 1 MarkenG stützen, auch wenn sie in der Antragsbegrü n- dung lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Rechtsgrundlage ihres Löschung s- begehrens g enannt habe. Das Schutzhindernis habe sowohl im Zeitpunkt d er Anmeldung der Marke als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über die B e- schwerde vorgelegen. Die als Marke eingetragene dreidimensionale Gestaltung bestehe ausschließlich aus einer Verpackungsform, die im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Es könne deshalb off en bleiben, ob die Schutzhindernisse gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG vorlägen und ob der Schutzgegenstand in der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend eindeutig definiert sei. C. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bu n- despatentgericht. Mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, dass die angegriffene dreidimensionale Ma r- ke zu löschen ist. 4 5 6 - 5 - I . Das Bundespat entgericht ha t durch die Annahme eines Schutzhinde r- nisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG über einen Streitgegenstand entschi e- den, der Gegenstand des Löschungsverfahrens geworden ist . 1. Durch einen Löschungsantrag gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG wird ein kontra diktorisches Verfahren eingeleitet, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist. Dazu gehören auch Bestimmu n- gen der Zivilprozessordnung sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsät - ze, soweit das Markengesetz keine Ve rfahrensvorschriften enthält und die B e- sonderheiten des registerrechtlichen Löschungsverfahrens ihre Heranziehung nicht ausschließen (§ 82 Abs. 1 MarkenG zum Verfahren vor dem BPatG; zum Verfahren vor dem DPMA vgl. BGH, Beschluss vom 16. Juni 1993 - I ZB 1 4/91, BGHZ 123, 30, 34 - Indorektal II; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 18 - Legostein; Beschluss vom 11. Februar 2016 I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 12 = WRP 2016, 592 - Fünf - Streifen - Schuh ; BPatG, GRUR 2004, 685, 688). Das k onkrete, auf einen bestimmten L ö- schungsgrund gestützte Löschungsverlangen ist einem zivilprozessualen Streit - gegenstand hinreichend vergleichbar (BGHZ 123, 30, 34 - Indorektal II; BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 12 - Fünf - Streifen - Schuh). Daraus ergibt sich, dass der das Verfahren einleitende Akt nicht nur das im Antrag umschriebene Verfa h- rensziel, sondern auch die Angabe des Antragsgrunds enthalten muss, aus dem der Antragsteller die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 12 - Fünf - Streifen - Schuh) . Daraus folgt weiter, dass das Deutsche P a- tent - und Markenamt und das Bundespatentgericht entsprechend § 308 Abs. 1 ZPO nur über den Löschungsgrund entscheiden dürfen, der ihnen vom Antra g- steller unterb reitet worden ist (vgl. Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 3. Au fl., § 70 Rn . 7; BeckOK MarkenR/Albrecht, 11 . Edition [Stand: 1. Oktober 2017], § 66 MarkenG Rn. 7; zum Zivilprozess vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 227/02, GRUR 2005, 854, 855 = WRP 2005, 1173 - Karten - Grundsubstanz; Urteil vom 23. September 201 5 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 63 - Goldbären). Der im 7 8 - 6 - registerrechtlichen Verfahren maßgebliche Untersuchungsgrundsatz (§ 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG) entfaltet seine Geltung nur innerhalb des vom Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstands (vg l. BGH, Beschluss vom 20. Mai 1977 - I ZB 6/76, GRUR 1977, 664, 665 = WRP 1977, 574 CHURRASCO; Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280, 293 Alumi nium - Trihydroxid; Beschluss vom 8. November 2016 X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 25 f f . - Ventileinrichtung ). 2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Antragstellerin könne i h- ren Löschungsantrag auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stützen, auch wenn sie in ihrer dem amtlichen Formblatt beigefügten Antragsbegründung lediglich § 3 Abs. 2 Nr. 2 Ma rkenG als Rechtsgrundlage genannt habe , ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, d er Streitgegenstand h a- be sich nicht dadurch geändert, dass die Antragstellerin im Beschwerdeverfa h- ren ihre rechtliche Argumentatio n modifiziert habe. Durch den Löschungsantrag als Rechtsschutzbegehren und die Angabe der angegriffenen Marke als z u- grunde liegenden Lebenssachverhalt sei wegen des geltenden Untersuchung s- grundsatzes eine Überprüfung der Marke auf ein Schutzhindernis unter allen rechtlichen Aspekten der § 3 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG möglich. J e- denfalls genüge es, dass die Antragstellerin vorgebracht habe, die Marke sei wegen der fehlenden Markenfähigkeit des Zeichens (§ 3 MarkenG) zu löschen. Diese Beurteilung hält nur im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand. b ) Durch die Benennung der angegriffenen Marke wird der Gegenstand des Rechtsschutzbegehrens bezeichnet und dadurch der Löschungs antrag konkretisiert (vgl. BGHZ 212, 351 Rn. 27 - Ventileinrichtung; Zö ller/ Greger, ZPO, 32 . Aufl., § 253 Rn. 13; MünchKomm. ZPO/Becker - Eberhard, 5. Aufl., § 253 Rn. 88). Die in §§ 3, 7 und 8 MarkenG angeführten Löschungsgründe bilden nicht nur die rechtlichen, sondern auch die tatsächlichen Grundlagen für 9 10 11 - 7 - das Löschungsbegehren. S ie umschreiben unterschiedliche Sachverhalte, au f- grund dere n ein Zeichen schutzunfähig ist. Die einzelnen Eintragungshinderni s- se bilden deshalb grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das L ö- schungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände (vgl. BG H, GRUR 2016, 500 Rn. 11 f. und 28 - Fünf - Streifen - Schuh; BPatG, GRUR 2004, 685, 688; zu §§ 21, 22 PatG vgl. BGHZ 212, 351 Rn. 27 - Ventileinrichtung). Das gilt nicht nur für die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG geregelten Eintragungshinderni s- se (vgl. BG H, GRUR 2016, 500 Rn. 9 - Fünf - Streifen - Schuh), sondern auch für die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG angeführten Schutzhindernisse . Die in § 3 Abs. 2 MarkenG vorgesehenen Schutzhindernisse knüpfen zwar sämtlich an die Form der Ware an und verfolgen das ü bereinstimmende Ziel, wesentliche Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form widerspiegeln, für alle Wir t- schaftsteilnehmer freizuhalten (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 89/104/EWG vgl. EuGH, Urteil vom 18. September 2014 - C - 205/13, GRUR 2014 , 1097 Rn. 18 und 20 = WRP 2014, 1298 - Hauck/ Stokke; Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 26 bis 28 - Hauck/ Stokke ). Sie bilden aber keinen einheitlichen Tatsachenkomplex, sondern bei n- halten spezifische, voneinander verselbs tständigte Lebenssachverhalte, indem sie auf die für die jeweilige Warengattung typischen Gebrauchseigenschaften (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), die technische Funktionalität (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Ma r- kenG) oder den ästhetischen Wert der Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 Mark enG) abste l- len. Demzufolge erfordert die Annahme eines Löschungsgrunds nach § 3 Ab s. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG un terschiedliche tatsächliche Feststellungen. Dass im Einzelfall mehrere Tatbestände des § 3 Abs. 2 MarkenG verwirklicht sein können, steht der A nnahme eigenständiger Antragsgründe nicht entgegen. c ) I nsgesamt dr ei Streitgegenstände waren Gegenstand des Beschwe r- deverfahrens vor dem Bundespatentgericht. Dabei handelte es sich um die Schutzhindernisse gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG sowie da s Schut z- hindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG. 12 - 8 - aa) D ie Antragstellerin hat dem Bundespatentgericht eine Befugnis zur Prüfung aller Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht bereits dadurch eröffnet, dass sie im amtlichen Formblatt als Löschungsgrund a ngekreuzt hat "Die Marke ist entgegen § 3 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i n Ve r- bindung mit § 3 MarkenG)". Diese Angabe hat den Gegenstand des L ö- schungsverfahrens mangels Angabe eines konkreten Schutzhindernisses nicht hinreichend be stimmt umrissen (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 11 und 12 Fünf - Streifen - Schuh). Die Beschwerdeerwiderung macht vergeblich geltend, aus den Be - st im mungen der §§ 41, 42 MarkenV ergebe sich, dass sich die Prüfungs - und Entscheidungskompetenz des Deutschen Patent - und Ma rkenamts und damit auch des Bundespatentgerichts auf sämtliche Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG erstrecke, wenn sich der Löschungsantragsteller des amtlichen Formblatts bediene. Die im kontradiktorischen Löschungsverfahren heranzuzi e- henden zivilpr ozessualen Grundsätze können nicht durch das vom Deutschen Patent - und Markenamt verordnete Formblatt, sondern nur durch abweichende markengesetzliche Verfahrensvorschriften ausgeschlossen oder beschränkt werden (vgl. BGH, GRUR 2016, 500 Rn. 16 - Fü nf - Stre ifen - Schuh). Die Antragstellerin hat den Streitgegenstand erst dadurch präzisiert, dass sie sich in der beigefügten Antragsbegründung auf das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berufen hat . bb) Über das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 Marken G hatte das Bundespatentgericht allerdings nicht mehr zu befinden. Die Antragstellerin hat den Löschungsantrag, soweit er auf dieses Schutzhindernis gestützt war, im Beschwerdeverfahren zurückgenommen. (1) Die Antragstellerin hat die Beschwerde damit begründet, das Deu t- sche Patent - und Markenamt habe zu Unrecht das Vorliegen dieses Schutzhi n- 13 14 15 16 17 - 9 - dernisses verneint. Deshalb war dieser Streitgegenstand zunächst in die B e- schwerdeinstanz gelangt. (2) Die Antragstellerin hat jedoch im Beschwerdeverfah ren nach Verö f- fentlichung der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16. September 2015 (C - 215/14, GRUR 2015, 1198 = WRP 2015, 1455 - Nestlé/ Cadbury) erklärt, der Löschungsantrag werde nicht mehr aufrechterhalten, s o- weit er darauf gestützt gewesen sei, dass die als Marke geschützte Form von ihrer Eintragung ausgeschlossen sei , weil sie das Ergebnis eines technischen Herstellungsprozesses sei. Das Bundespatentgericht hat diese Erklärung z u- tre f fend dahingehend ausgelegt, dass die Antragstellerin den Löschungsantrag nicht mehr mit § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet e . Der Sache nach liegt d a- rin die Rücknahme des auf dieses Schutzhindernis gestützte n Löschungsa n- trags. (3) Die Rücknahme des Löschungsantrags war wirksam. Der Zivilpr o- zess einerseits und das Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent - und Markenamt mit dem sich daran anschließenden Beschwerde - und gegebene n- falls auch Rechtsbeschwerd everfahren andererseits weisen zwar wesentliche Unterschiede auf. Gleichwohl ist eine Rücknahme des Löschungsantrags ebe n- so wie eine Klagerücknahme möglich, und z war auch noch in der Rechtsb e- schwerdeinstanz ( BGH, GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO; vgl. zum W i- derspruchsverfahren BGH, Beschluss vom 18. Januar 1974 - I ZB 3/73, GRUR 1974, 465, 466 - Lomapect; vgl. hierzu BeckOK MarkenR/ Kopacek aaO § 54 MarkenG Rn. 27). Die Antragstellerin konnte deshalb im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht wirksam die Rücknahme erklären. cc ) Beim Bundespatentgericht ist außerdem die Prüfung des Löschung s- antrags angefallen, soweit er damit begründet wurde, dass die angegriffene Marke nach § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. 18 19 20 - 10 - (1) Die Antra gstellerin hat ihren Löschungsantrag zunächst nicht auf di e- ses Schutzhindernis gestützt. Sie hat ihren Löschungsantrag im Verfahren vor dem Deutschen Patent - und Markenamt jedoch in zulässiger Weise auf dieses Schutzhindernis erweitert. (2 ) Bei dem dur ch Antrag eingeleiteten Löschungsverfahren gemäß § 50 MarkenG handelt es sich - ungeachtet der Amtsprüfungspflicht - um ein kontr a- diktorisches Verfahren, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren gelte n- den Regeln unterworfen ist (BGH, GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO) . Zu diesen Regeln gehören, soweit sie zur Ausfüllung von Lücken der Verfahren s- vorschriften des Markengesetzes erforderlich sind und Besonderheiten dieser Verfahrensart dies nicht ausschließen, auch Bestimmungen der Z ivilprozes s- ordnung sow ie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsätze ( BGHZ 123, 30, 33 - Indorektal II ). (3 ) Da das Markengesetz keine Vorschriften für den Fall der Änderung und Erweiterung eines Löschungsbegehrens im Verfahren vor dem Deutschen Patent - und Markenamt enthält , kann § 263 ZPO entsprechend angewendet werden (BPatGE 42, 250, 253) . Danach ist eine Änderung oder Erweiterung des Löschungsbegehrens zulässig , wenn dies vom Deutschen Patent - und Markenamt für sachdienlich erachtet wird oder der Markeninhaber einwilligt . (4 ) Die Markeninhaberin hat der Erweiterung des Löschungsantrags vor dem Deutschen Patent - und Markenamt widersprochen . Das Deutsche Patent - und Markenamt hat die Erweiterung jedoch aus Gründen der Verfahrensök o- nomie als sachdienlich angesehen. Diese Entscheidung ist entsprechend § 268 ZPO unanfechtbar. dd ) D ie Antragstellerin hat ihr Löschungsbegehren im Beschwerdeve r- fahren auf ein weiteres Schutzhindernis ausgedehnt, indem sie das Schutzhi n- 21 22 23 24 25 - 11 - dernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geltend gemacht hat. Die se Erweiterung des Verfahrensgegenstands ist ebenfalls zulässig. (1 ) Das Markengesetz enthält keine besonderen Regelungen darüber, ob und in welchem Umfang neue Angriffs - oder Verteidigungsmittel sowie eine Ä n- derung des Verfahrensgegenstands in der B eschwerdeinstanz vor dem Bu n- despatentgericht zulässig sind. Die entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung sehen für das Beschwerdeverfahren keine einschrä n- kenden Regelungen vor. Neue Angriffs - und Verteidigungsmittel werden in § 571 A bs. 2 Satz 1 ZPO sogar ausdrücklich zugelassen. Die Zulässigkeit der Erweiterung des Löschungsbegehrens im Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Dezember 2002 - I ZB 19/00, GRUR 2003, 342 = WR P 2003, 519 Winne tou; BGHZ 212, 351 Rn. 37 f. - Ventileinrichtung; BPatG, GRUR 2004, 685, 688; BPatG, Beschl uss vom 1. Februar 2017 - 25 W [ pat ] 1/15, juris Rn. 40; Kirschneck in Ströbele/ Hacker aaO § 54 Rn. 9; BeckOK MarkenR/ Kopacek aaO § 54 MarkenG Rn. 20). Die Vorschrift des § 533 ZPO findet auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Anwendung, weil es sich bei dem Beschwerdeverfahren um eine umfassende Tatsacheninstanz handel t (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker aaO § 82 Rn. 24; MünchKomm.ZPO/Lipp aaO § 571 Rn. 12). Eine Erweiterung des Löschungsantrags in der Beschwerdeinstanz ist deshalb zulässig, wenn der Markeninhaber einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich hält. (2 ) Das Bundespatentgericht hat d ie Einführung des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in das Beschwerdeverfahren zugelassen. Dem Senat ist entsprechend § 268 ZPO die Überprüfung dieser Entscheidung ve r- wehrt. Nach § 268 ZPO findet eine Anfechtung der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, nicht statt. Die Vorschrift erfasst auch den Fall, dass sich das Gericht mit der 26 27 - 12 - Frage der Zulässigkeit des neuen Begehrens befasst hat, ohne - wie im Str ei t- fall - die Sachdienlichkeit zu prüfen (vgl. BGH, Urteil vom 15. Januar 2003 XII ZR 300/99, NJW 2003, 1043, 1044; Urteil vom 2. April 2004 - V ZR 107/03, NJW 2004, 2382, 2383; Urteil vom 25. Oktober 2007 - VII ZR 27/06, NJW - RR 2008, 262 Rn. 9; BGHZ 212 , 351 Rn. 42 - Ventileinrichtung). (3 ) Unabhängig davon stellt sich die Berücksichtigung des von der A n- tragstellerin zusätzlich angeführten Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als sachdienlich dar. Die Prüfung der Sachdienlichkeit kann auf d ie Rüge eines Verfahrensfehlers in der Rechtsmittelinstanz nachgeholt werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. März 1979 - IV ZR 80/78, MDR 1979, 829; BGH, NJW 2004, 2382, 2383; BGHZ 212, 351 - Ventileinrichtung). Die s dient der abschli e- ßenden Klärung der zwischen den Parteien bestehenden Streitpunkte und ve r- meidet die Einleitung eines neuen Löschungsverfahrens durch die Antragstell e- rin. Der damit verbundene Verlust einer Tatsacheninstanz ist im Interesse der Verfahrensökonomie hinzunehmen (vgl. BGH, Urteil vom 13. April 2011 XII ZR 110/09, BGHZ 189, 182 Rn. 26). (4) Der Erweiterung des Streitgegenstands steht nicht entgegen, dass sie erst nach der für die Einlegung der Beschwerde in § 66 Abs. 2 MarkenG vorg e- sehene Frist erfolgt ist. Nach den für den Zivilproz ess geltenden Regeln ist es jedenfalls statthaft, ein zulässiges Rechtsmittel mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz verfolgten Begehrens zu verbinden (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2000 - VIII ZR 321/99, NJW 2001, 226; Urteil vom 14. März 2012 XII ZR 164/09, NJW - RR 2012, 516 Rn. 17; BGHZ 212, 351 Rn. 39 Ventileinrichtung ). Da die Antragstellerin sich weiter auf das vom Deutschen Patent - und Markenamt abgelehnte Eintragungshindernis der Unbestimmtheit der eingetragenen Marke berufen hat, steht der Ei nführung des Schutzhinde r- nisses des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in der Beschwerdeinstanz nicht entgegen, 28 29 - 13 - dass die Antragstellerin insoweit durch den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent - und Markenamts nicht beschwert ist. II. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 3 oder § 8 MarkenG eingetr a- gen worden ist und das Schutzhindernis - vom Fall des § 8 Abs. 2 Nr. 10 Ma r- kenG abgesehen - auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ ä- ischen Union und der des Senats ist für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Abs. 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 Ma r- kenG) vorzunehmende Prü fung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denj e- nigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 22 = WRP 2014, 438 - test; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 Rn. 10 = WR P 2014, 1062 - Gute Laune Drops; Beschluss vom 21. Juli 2016 - I ZB 52/15, BGHZ 211, 268 Rn. 22 - Sparkassen - Rot). Für die Prüfung eines Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gilt nichts anderes. Auch in diesem Fall ist es für den Anmelder von Interesse, durch die Dauer des Eintragungsverfa hrens keine Nachteile zu erleiden (zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [ EG ] Nr. 40/94 [GMV aF] vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2010 - C - 332/09, MarkenR 2010, 439 Rn. 47 Frosch Touristik [ FLUGBÖRSE ] ; BGH, GRUR 2013, 1143 Rn. 13 und 15 - Aus Akten w erden Fakten). Außerdem ist zu prüfen, ob die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde schutzunfähig ist (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen. II I . Die Ansicht des Bundespatentgericht s , die angegriffene Marke sei z u lö schen , weil sie entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden sei 30 31 - 14 - und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bu n- despatentgerichts über den Löschungsa ntrag bestand en habe (§ 50 Abs. 1 und 2 S atz 1 MarkenG) , hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand . 1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, d ie Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei auf eine Warenverpackung anwendbar, die wie die angegriffene Gestaltung die Form der verpackten Ware deutlich erkennen la s- se. Wesentliches Merkmal der angegriffenen Verpackungsform sei die quadr a- tische Grundfläche des Verpackungskörpers. Der Verkehr werde eine quadrat i- sche Form bei Mitbewerbern der Markeninhaberin nachsuchen, weil sie nur e i- ne besondere Form der handelsüblichen recht eckigen Form von Tafelschokol a- de sei. Die regelmä ßige Rechteck - bzw. Qua dratform bringe praktische Vorteile mit sich, weil sie die Verpackung, die Lagerung, den Transport und die Porti o- nierung von Tafelschokolade wesentlich er leichtere. Die quadratische Form bi e- te dem Verkehr zudem Vorteile gegenüber rechteckig - länglichen Formen, weil sich eine derart dimensionierte Schokoladentafel besser in einer Jackentasche unterbringen lasse. Der Wesentlichkeit der Gebrauchseigenschaften s tehe nicht entgegen, dass der Verkehr auch den Geschmack und die Zutaten von Tafe l- schokolade als wesentlich ansehen werde. In der Warenform müssten nicht sämtliche wesentlichen Gebrauchseigenschaften verwirklicht sein. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwe rde mit Erfolg. 2. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen dem Schutz einer Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form beste hen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist . Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dient der Umset zung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und des am 28. November 2008 an seine Stelle getretenen Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG. Sie ist deshalb im Licht e des im Zeitpunkt der Anmeldung der Mar ke geltenden Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und de s im Zeitpunkt der Beschwe r- 32 33 - 15 - dee ntscheidung nach wie vor geltenden Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Rich t linie 2008/95/EG auszulegen (vgl. Art. 55 der Richtlinie (EG) 2 015/2436) . Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selb er bedingt ist. Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Zi f- fer i der Richtlinie 2008/95/EG sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlo s- sen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung, die au s- schließlich aus der Form der Ware bestehen, die durch die A rt der Ware selbst bedingt ist. Durch die se Bestimmungen soll im Allgemeininteresse verhindert werden, dass dem Markeninhaber über das Markenrecht ein zeitlich unbegren z- tes Monopol für sich aus der Form ergebende wesentliche Gebrauchseige n- sc haften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer auch bei Waren der Mi t- bewerber mit identische n oder ähnliche n Gebrauchseigenschaften suchen kann ( vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 , 20 und 26 - Hauck/Stokke ; Schlussa n- träge des Generalanwalt s Szpunar , Be ckRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck/ Stokke ). Wür den solche Eigenschaften dem Markeninhaber vorbehalten, kön n- te er es Mitbewerbern erschweren , ihren Waren eine gleiche r m aße n gebrauch t- stauglich e Form zu geben, und auf diese Weise unlautere Wettbewerbsvorteile erlangen (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1 097 Rn. 26 - Hauck/ Stok ke ; Schlussantr ä- ge des Generalanwalt s Szpunar , BeckRS 2014, 80871 Rn. 58 - Hauck/ Stokke ). Da Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegels trich der Richtlinie 89/104/EWG und Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG sowi e § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein vorgreifliches Hindernis für die Eintragung eines ausschlie ß- lich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens enthält , kann ein solches Zeichen weder als Marke eingetragen werden noch durch seine Benutzung U n- terscheidungskraf t erlangen (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C - 299/99, Slg. 2002, I - 5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 74 bis 76 - Philips/Remington ; Urteil 34 35 - 16 - vom 8. April 2003 - C - 53/01 bis C - 55/01, Slg. 2003, I - 3161 = GRUR 2003, 514 Rn. 44 - Linde/Winward/Rado ). 3. Das ang egriffene dreidimensionale Zeichen zeigt eine dreidimension a- le Verpackung, die Schutz für Tafelschokolade beansprucht. Es ist schon zwe i- felhaft, ob d iese Verpackung mit der Form der Ware gleichgesetzt werden kann , auf die sich das Schutzhindernis des § 3 A bs. 2 Nr. 1 MarkenG bezieht. a ) Die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG sowie in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelten Schutzhindernisse beziehen sich auf die Form der Ware selbst (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlini e 89/104/EWG vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C - 218/01, GRUR 2004, 428 Rn. 37 = WRP 2004, 475 - Henkel [Waschmittelflasche] ) . Nach der Rechtsprechung des Gerichtshof s der Europäischen Union kann bei dreidimensionalen Marken, die die Verpackung von Waren zeigen, die aus mit der Art der Ware zusammenhängenden Gründen verpackt Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs sind, die Verpackung als Form der Ware i n diesem Sinne gelten ( EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 3 7 - Henkel [Waschmittelflasche] ). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb bei Waren, die - etwa au f- grund ihrer körnigen, pudrigen oder flüssigen Konsistenz - ihrer Art nach keine eigene Form besitzen und erst durch die gewählte Verpackung eine vermar k- tungsfähige Form erhalten, die Verpackung der Fo rm der Ware gleich gestellt ( vgl. EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 33 - Henkel [Waschmittelflasche] ) . Dagegen hat er bei Waren, deren Form sich - wie bei regelmäßig verpackt vertriebenen Nägeln - notwendig aus den Merkmalen der Waren selbst ergibt und die zu i h- rer Vermarktung keiner besonderen Form bedürfen, keinen hinreichen d engen Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware gesehen , um die Ve r- packung der Form der Ware gleich zu setzen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 428 Rn. 32 - Henkel [Waschmittelflasche] ). 36 37 38 - 17 - b ) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts handelt es sich bei der angegriffenen dreidimensionalen Verpackung um eine Schlauchbeute l- verpackung für die Ware Tafelschokolade, die aus hygienischen und prakt i- schen Gründen ausnahmslos verpackt vertrieben wird , weil sie beim unverpac k- ten Verkauf nach kurzer Zeit in der Hand schmelzen würde und deshalb alle n- falls zum sofortigen Verzehr angeboten werden könnte. Danach besteht ein durch die Art der Ware selbst bedingtes sachliches Erfordernis, sie zur Herste l- lung und Erhaltung ihrer Marktfähigkeit zu verpacken. Allerdings erhält Tafe l- schokolade nicht erst durch die Verpackung ihre Form. Grundsätzlich besteht nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eur o- päischen Union deshalb bei Tafelsc hokolade im Regelfall kein hinreichend e n- ger Zusammenhang zwischen der Verpackung und der Ware, um die Verp a- ckung der Form der Ware gleichzusetzen. c ) Im Einzelfall ist e s allerdings möglich, bei Waren, die ohne Verp a- ckung bereits eine vermarktungsfähi ge Form haben, die Verpackung als mit der Warenform identisch anzusehen. In diesem Fall kann die Verpackungsform ebenso wie die Form der Ware selbst schutzunfähig sein. aa ) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb ein für Schok o- lade und Schok olade n waren eingetragenes dreidimensionales Zeichen, das eine einen Schokoladenhohlkörper umhüllende Goldfolie mit rotem Band zeigt , als eine aus der Form der Ware bestehende Marke angesehen (zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. Eu GH, Urteil vom 24. Mai 2012 C - 98/11, GRUR 2012, 925 Rn. 44 - Lindt [Form eines Hasen aus Schokolade mit rotem Band]). bb ) Die Gleichsetzung der Verpackung mit der Warenform setzt jedoch voraus, dass die Verpackung der Warenform vollständig entspricht oder ihr j e- denfalls so nahe kommt, dass es gerechtfertigt ist, zwischen der Verpackung s- form und der Warenform nicht zu unterscheiden. In diesem Fall gebietet es der 39 40 41 - 18 - Zweck der Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ebenso wie der Zweck der dieser Regelung zu grunde liegende Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG und der dieser Regelung entspr e- chenden Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG , die Verpackung mit der Warenform gleichzuset zen. cc ) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass die in Rede stehende Verpackungsform eine Schlauchverpackung ist und dass Tafelschokolade demgegenüber eine eigene Form aufweist. E s hat allerdings angenommen, Verpackungen wie die in Rede stehende , die die Form der verpackten Ware deutlich erkennen ließen , lägen optisch nahe an der unverpackten Warenform. In derartigen Fällen sei es noch eher angezeigt als bei zwingend notwendigen Verpackungsformen für formlose Waren mit körniger, pudriger oder flü ssiger Konsistenz , eine Monopolisierung warenbedingter Formen zu verhindern. dd) Ob diese Auffassung zutrifft, ist zweifelhaft. Es kann jedoch offen bleiben, ob eine V erpackung der Form der Ware im Sinne von § 3 Abs. 2 Ma r- kenG gleichzustellen ist, wenn die Verpackung, wie im Streitfall, mit der Ware n- form nicht identisch ist, sondern ihr lediglich optisch nahe kommt. Für das vo r- liegende Rechtsbeschwerdeverfahren kann die Verpackungsform der Ware gleichgestellt werden. 4. Jedenfalls kann die Entscheidun g des Bundespatentgericht s deshalb keinen Bestand haben , weil d ie in dem angegriffenen Zeichen abgebildete V e r- packung nicht ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst be dingten Form im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht. a) Das Schu tzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt nur vor, wenn al le wesentlichen Merkmale de r i n de m Zeichen wiedergegebenen Ware eine für die Gattung der beanspruchten Ware typische Funktion aufweisen . Dies ist nicht der Fall, wenn für die gezeigte Warenfor m ein weiteres - wie ein dekorat i- 42 43 44 45 - 19 - ves oder phantasievolles - Element von Bedeutung oder wesentlich ist , das der gattungstypischen Funktion d er Ware nicht innewohnt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 22 - Hauck/ Stokke ; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C - 48/09, Slg. 2010, I - 8403 = GRUR 2010, 1008 Rn. 51 f. und 72 - Lego Juris [Lego - Stein] ). Eine korrekte Anwendung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG un d Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG s o- wie § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfordert d aher , dass zunächst die wesentlichen Merkmale im Einzelfall dadurch ord nungsgemäß ermittelt werden, dass der von dem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruc k zugrunde gelegt oder die B e- standteile des Zeichens nacheinander einzeln geprüft werden ( vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 2 1 - Hauck/ Stokke ; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 70 - Lego Juris [ Lego - Stein] ) . Dabei kann die Wahrnehmung des Zeichens durch die angespr o- chenen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein (EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 34 - Hauck/ Stokke ; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Ve r- ordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. E uGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 76 - Lego Juris [L e- go - Stein]). b ) Das Bundespatentgericht hat angenommen, a ugenfällig e Merkmale der in der Marke gezeigten V erpackungsform sei en die flache quadratische Schlauchbeutelverpackung und die Längsnaht an einer der zwe i großflächigen Seiten. Soweit nach den Feststellungen des Deutsche n Patent - und Marke n- amt s die Marke weitere Merkmale wie Riffelungen der Schweißnäh te und zick - zack - förmige Einkerbungen an den Außenkanten der Schlauchfolie auf wei se , seien diese Details ka um erkennbar . Sie bewegten sich - ebenso wie die dem Öffnen der Verpackung dienende Längsnaht - gestalterisch im Rahmen dessen, was bei zahlreich en Schlauchbeutelverpackungen von Schokolade und Sch o- k o lade n waren üblich sei , und würden vom Verkehr auch nur e ntsprechend wahrgenommen . Die neben der Quadratform vorhandenen Gestaltungseleme n- 46 - 20 - te stellten d eshalb allenfalls schwach dekorative und unwesentliche Gesta l- tungs merkmale der in der Marke gezeigten Schlauchbeutelverpackung dar, die eine Besonderheit allein i nsoweit aufweise , als sie in einer speziellen Form des Rechtecks, nämlich in der d es Quadrats , gestaltet sei . Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg. c ) Die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts, wesentliches Merkmal der in d er Marke wiedergegebenen Warenverpackung sei allein die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers, hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde allerdings stand. aa ) Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf ta t- richterlichem Gebiet . Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfa h- rungssätze oder Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände un - berücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vo m 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1004 Rn. 27 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 13 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE, jeweils mwN). Einen solchen Rechtsfehler des Bundesp atentgerichts hat die Rechtsbeschwerde nicht aufg e- zeigt. bb) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, das Bundesp a- tentgericht habe die wesentlichen Merkmale des angegriffenen Zeichens im Hinb lick auf das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 Marken G nicht ordnung s- gemäß ermittelt. Es habe auf die Feststellungen des Deutschen Patent - und Markenamts verwiesen, das die wesentlichen Merkmale der Marke bezogen auf das abweichende Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestimmt h a- be. Das Bundespatent gericht hat zwar im Ausgangspunkt auf die Merkmalsan a- lyse des Deutschen Patent - und Markenamts Bezug genommen. Auf dieser Grundlage hat es die Merkmale aber einer eigenständigen - von der Einschä t- 47 48 49 - 21 - zung des Deutschen Patent - und Markenamts abweichenden - Beu rteilung auf ihre Wesentlichkeit unterzogen. cc ) Die Rechtsbeschwerde beanstandet ohne Erfolg, das Bundespaten t- gericht habe bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der in der Marke gezei g- ten Verpackung rechtsfehlerhaft nur den Verpackungskörper und nicht auch die Verschlusslaschen berücksichtigt. (1) D ie Rechtsbeschwerde verweist vergeblich darauf, dass das Obe r- landesgericht Köln in einem Urteil vom 25. Mai 2012 (6 U 223/11, S. 10 f. - u n- veröffentlicht ) die Foli en - Schlauchverpa ckung mit seitlichen Lasc hen und einer Knickfalte auf der rückwärtigen Fläche als den Gesamteindruck prägende Merkmale der Marke angeführt hat. Die von der tatrichterlichen Beurteilung e i- nes anderen Gerichts begründet als solche keinen Rechtsfehler. (2) Die Rechtsbeschwerde rüg t erfolglos, das Bundespatentgericht habe die seitlichen Verschlusslaschen nicht in seine Erwägungen einbezogen. Das Bundespatentgericht hat die als Quernähte bezeichneten seitlichen Verschlus s- laschen erkennbar als üblichen und deshalb für den Gesamteindru ck unwesen t- lichen Bestandteil von Schlauchbeutelverpackungen für Tafelschokolade und Schokolade n waren angesehen. Diese Annahme stellt sich nicht als erfa h- rungswidrig dar (zur fehlenden Unterscheidungskraft wegen Branchenüblichkeit der Warenform vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C - 173/04, Slg. 2006, I 551 = GRUR 2006, 233 Rn. 31 - Deutsche SiSi - Werke [ Standbeutel ] ; Urteil vom 22. Juni 2006 - C - 24/05, Slg. 2006, I - 5677 = GRUR Int. 2006, 842 Rn. 26 und 29 f. Storck [Form eines Bonbons]; BGH, Beschluss vom 6. April 2017 I ZB 39/16, GRUR 2017, 1262 Rn. 19 = WRP 2017, 1478 - Schokoladenstä b- chen III). 50 51 52 - 22 - (3) Die Rechtsbeschwerde dringt nicht mit ihrem Einwand durch, bei A n- meldung der Marke im Jahr 1995 sei die Verwendung einer Schlauchbeutelve r- packung für Tafelschokolade entgegen der Einschätzung des Bundespatentg e- richts nicht üblich, sondern einzigartig und außergewöhnlich gewesen. Das Bundespatentgericht hat angenommen, Schlauchbeutelverpackungen seien auf dem Warengebiet der Schokolade seit Jahrzehnten üblich und vom Verkehr entsprechend wahrgenommen worden. Dabei hat es nicht nur auf Tafelschok o- lade, sondern auch auf Schokolade n waren abgestellt. Für die Beurteilung, ob der Verkehr eine Waren - oder Verpackungsform als üblich ansieht, können auch Gestaltu ngsformen aus benachbarten Warengebieten berücksichtigt we r- den, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der Ve r- kehrsanschauung auf den betroffenen Warenbereich zu rechnen ist (vgl. BGH, GRUR 2017, 1262 Rn. 24 - Schokoladenstäbchen III, m wN). Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass der Verkehr die Schlauchbeutelverpackung wegen ihrer Verbreitung bei (sonstigen) Schokolade n waren auch bei Tafelschokolade als üblich ansieht , ist danach rechtlich nicht zu beanstanden. Die Rechtsb e- schwerde s tellt nicht in Abrede, dass im Jahr 1995 Schlauchbeutelverpacku n- gen bei anderen Schokolade n produkten weit verbreitet waren. (4) Die Rechtsbeschwerde führt erfolglos an, entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts seien für den Gesamteindruck der Marke auch der zick - zack - förmige Rand der Verschlusslaschen und die rückwärtige, im angefocht e- nen Beschluss als Längsnaht bezeichnete Verschlusslasche von - wenn auch deutlich geringerer - Bedeutung. Insoweit ersetzt sie die tatrichterliche Beurte i- lung durch ih re eigene Sichtweise, ohne einen Rechtsfehler des Bundespaten t- gerichts aufzuzeigen. Im Übrigen macht sie selbst nicht geltend, bei dem - nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts kaum erkennbaren - Zick - Zack - Muster und der rückwärtigen Verschlusslas che handele es sich um Gesta l- tungsmerkmale, die den Gesamteindruck der in der Marke gezeigten Verp a- ckung wesentlich mitprägten. 53 54 - 23 - d) Die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers als alleiniges wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen F orm der Warenve r- packung ist jedoch nicht durch die Art der Ware selbst bedingt. aa ) Das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Zif fer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr . 1 MarkenG setzt voraus, dass die in der Marke gezeigten wesentlichen Merkmale der Form der Ware oder der ihr gleichgestellten Form der Verpackung durch die Art der Ware selbst bedingt sind. N ach der Rech t- sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind die wesentlichen Merkmale der Warenform durch die Art der Ware selbst bedingt, wenn sie eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaft(en) aufweisen, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher a uch bei den Waren der Mitbewerber suchen könnte (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 25 bis 27 - Hauck/ Stokke ). Es ist nicht erforderlich, dass die in Rede stehende Form für die Funktion der betreffenden Ware unentbeh r- lich ist und dem Hersteller keinen Freiraum für einen wesentlichen persönlichen Beitrag lässt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 23 f. - Hauck/ Stokke). Sie muss nicht die einzige Form sein, in der die gattungstypischen Funktionen der Ware ihren Ausdruck finden können (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 62 - Hauck/ Stokke; Hacker, WRP 2015, 399, 403 ; zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Verordnung [EG] Nr. 40/94 vgl. EuGH, GRUR 2010, 1008 Rn. 53 f. - Lego Juris [Lego - Stein]; EuGH, Urteil vom 11. Mai 2017 - C - 421/15, GRUR Int. 2017, 623 Rn. 28 - Yoshida/Pi - Design ). Soweit der Senat in früheren Entscheidungen angenommen hat, dass § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausschließlich Formen erfasst, deren Merkmale für die Warenart wesensnotwendig sind und im Blick darauf die Grundform der bea n- spruchten Ware ausmachen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. November 2003 I ZB 18/98, GR UR 2004, 506, 507 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II; Beschluss vom 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 13 und 16 55 56 - 24 - = WRP 2008, 791 - Milchschnitte; Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 14 = WRP 2010, 260 - RO CHER - Ku gel), hält er daran im Blick auf die vorstehend angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der E u- ropäischen Union nicht fest. bb ) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts können wesentliche Erleichterungen bei der Verpackung, der Lagerung und dem T ransport von rechteckiger oder quadratisch geformter Tafelschokolade keine wesentlichen Gebrauchseigenschaften der Waren - oder Verpackungsform im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG , Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG b e- gründen. (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union verfolgen die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhindernisse das üb ereinstimmende Ziel zu ve r- hindern, dass dem Markeninhaber ein Monopol für in der Form verkörperte w e- sentliche Eigenschaften einer Ware eingeräumt wird, nach denen der Benutzer auch bei anderen Waren suchen kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 18 und 20 - H auck/ Stokke ; vgl. auch Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar, Bec kRS 2014, 80871 Rn. 28 - Hauck/ Stokke ). Für den Benutzer sind die Fun k- tionalitäten der Ware und nicht die Modalitäten ihrer Herstellung maßgeblich (vgl. EuGH, GRUR 2015, 1198 Rn. 55 - Nestlé /Cadbury). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat deshalb entschieden, dass das Schutzhindernis des Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer ii der Richtlinie 2008/95/EG , der durch § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt ist, nur die Funktionswe ise der fraglichen Ware erfasst (EuGH, GRUR 201 5 , 1 1 9 8 Rn. 57 - Nestlé/Cadbury). Das Schutzhindernis nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. e 1. Spiegelstrich der Richtlinie 89/104/EWG , Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziffer i der Richtlinie 2008/95/EG und § 3 Abs. 2 Nr. 1 Ma rkenG ist übereinstimmend mit den anderen in Art. 3 Abs. 1 57 58 - 25 - Buchst. e der Richtlinien 89/104/EWG und 2008/95/EG geregelten Schutzhi n- dernissen auszulegen, weil es das gleiche Ziel verfolgt (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 20 - Hauck/ Stokke ). Auch insoweit si nd daher ausschließlich Gebrauchseigenschaften von Bedeutung, die für den Verbraucher wesentlich sind. Eigenschaften, die allein den Herstellungsprozess betreffen, sind dagegen nicht entscheidend. (2) Die vom Bundespatentgericht angeführten praktischen Vorzüge bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport von Tafelschokolade bezi e- hen sich nicht auf Gebrauchseigenschaften, die dem Benutzer zugutekommen können. Ersichtlich handelt es sich dabei um Vorteile für die Anbieter von Tafe l- schokolade bei der Herstellung und dem Vertrieb der Ware. Hierauf kommt es jedoch bei der Prüfung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht an. cc ) Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht angenommen, die quadrat i- sche Form sei eine wesentliche Gebrauchseig enschaft von Tafelschokolade, weil sie die Portionier ung erleichtere . (1) Allerdings stellt d ie Portionierbarkeit von Tafelschokolade für den Verbraucher einen Gebrauchsvorteil beim Verzehr der Ware dar. Eine gattung s- typische Funktion von Tafelschokola de besteht darin, portionsweise konsumiert zu werden (vgl. Kur, GRUR 2017, 134, 139 Fn. 44). (2) Die Portionierbarkeit ist jedoch k eine Gebrauchseigenschaft, die sich aus der Quadrat form der (verpackten) Tafelschokolade ergibt . Die Rechtsb e- schwerde mac ht zu Recht geltend, dass die Portionierung durch die rechteckige bzw. quadratische Form der Tafelschokolade für sich genommen nicht erleic h- tert wird. Ihre regelmäßige Form ermöglicht als solche nicht die Aufteilung der Ware in Portionseinheiten. 59 60 61 62 63 - 26 - (3) D ie Portionierung von Tafelschokolade wird erst durch die Anbri n- gung von Sollbruchstellen, etwa in Form von Rillen oder Einkerbungen, ermö g- licht. E ine Rechteckform oder eine Quadratform mag im Zusammenspiel mit den Bruch der Tafelschokolade ermöglichenden R illen Gebrauchsvorteile bi e- ten, weil diese, wenn sie in regelmäßiger Weise angeordnet sind, eine gleic h- mäßige Portionierung ermöglichen. Das Bundespatentgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass das angegriffene Zeichen als Verpackung von Tafelschokol a- de derartige Sollbruchstellen erkennen lässt und dass dieses Merkmal wesen t- lich wäre . Dies ist auch nicht ersichtlich. dd ) Soweit das Bundespatentgericht angenommen hat, eine quadrat i- sche Tafelschokol ade lasse sich besser in einer J ackentasche mitführen a ls eine rechteckig - längliche Tafelschokolade , liegt darin keine wesentliche G e- brauchseigenschaft von Tafelschokolade. (1) Das Bundespatentgericht hat einen Gebrauchsvorteil der quadrat i- schen Form von entsprechend verpackter Tafelschokolade in der Mögli chkeit gesehen, dass der Verbraucher eine derart dimensionierte Ware besser ve r- stauen könne , wenn er sie mit sich führe. In einer solchen Situation lasse sich eine quadratische Tafelschokolade - jedenfalls in der dem üblichen Gewicht von 100 Gramm entsprec henden Größe - besser in eine Jackentasche einstecken als eine länglich - rechteckige Tafelschokolade . Dem kann nicht zugestimmt werden. (2) Die gegenteilige Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den A n- griffen der Rechtsbeschwerde schon deshalb nicht stand, weil das Bundesp a- tentgericht dabei ersichtlich auf den Vortrag der Markeninhaberin abgestellt hat, bei dem angegriffenen Zeichen handele es sich um eine neutralisierte Verp a- ckung der Tafelschokolade " R . S . " mit einem Gewicht von 100 Gramm. Das Bundespatentgericht hat in anderem Zusammenhang festgestellt , die a n- gegriffene Marke lasse offen, welche Größe die Verpackung und die in ihr en t- 64 65 66 - 27 - haltene Schokoladentafel habe. Bei einer solchen Sachlage fe hlt es an einer tatsächlichen Grundlage für die Annahme, eine quadratische Form von Tafe l- schokolade sei eher als eine rechteckige Form geeignet, in einer Jackentasche untergebracht zu werden. Diese Annahme kann nur für Tafelschokolade in Quadratform zutref fen, die kleiner ist als eine Jackentasche. Das angegriffene Zeichen beansprucht dagegen Schutz für Tafelschokolade unabhängig von di e- ser Größenbeschränkung. (3) Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob Tafelschokolade in quadr a- tischer Form leichter in e ine Jackentasche passt als rechteckige Tafelschokol a- de. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG greift nur ein, wenn d ie in der Form verkörperten Eigenschaften für den Gebrauch der jeweiligen Ware typisch sind (vgl. Schlussanträge des Generala nwalts Szpunar, BeckRS 2014, 80871 Rn. 55 - Hauck/ Stokke ). Auch das Ziel des Schutzhindernisses, Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit offenzuhalten, ihren Waren eine mö g- lichst gebrauchstaugliche Form zu geben (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 26 - Hauck/ Stokke ), bezieht sich auf den be stimmungsgemäßen E insatz der Ware. Bei Tafelschokolade handelt es sich um eine Ware, deren primärer Zweck der Verzehr ist. Für den Verzehr sind ausschlaggebend der Geschmack und die Zutaten der Tafelschokolade. Die leichte Transportmöglichkeit in der Jackentasche ist da gegen grundsätzlich keine wesentliche Eigenschaft eines zum Verzehr bestimmten Produkts. Anderenfalls wären sämtliche Formen von (verpackten) Lebensmittel n, die Platz in einer Jackentasche finden, vom Ma r- kenschutz ausgenommen. ( 4 ) Danach ist davon auszu gehen, dass der Vorteil der platzsparenden Unterbringung von verpackter Tafelschokolade allenfalls bei bestimmten, für die Ware nicht typischen Gelegenheiten zutage tritt. Derartige Vorteile , die nur in 67 68 69 70 - 28 - für die Verwendung unüblichen Konstellationen eintret en, führen nicht dazu, dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingreift. IV . Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserhebl i- chen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungse r- suchen an den Gerichtsh of der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV erfo r- dern. Durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist hinreichend geklärt, dass nur gattungstypische Gebrauchseigenschaften der Ware, die in der Form verkörpert sind, der Schutzfähigkei t eines Zeichens en t- gegenstehen , das aus dieser Form besteht (vgl. EuGH, GRUR 2014, 1097 Rn. 25 f. - Hauck/ Stokke ). D . Die Entscheidung des Bundespatentgerichts kann danach nicht au f- rechterhalten werden. Sie ist aufzuheben und die Sache an das Bundespaten t- gericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen ( § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG ). Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin: I. Das Bundespatentgericht hat offen gelassen, ob die in § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG genannten Schutzhindernisse vorliegen. 1. Das Bundespatentgericht hat keine Veranlassung zu prüfen, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, weil sich die Antragste l- lerin hierauf ausdrücklich nicht mehr berufen hat. Erklärt der Löschungsantra g- steller wie im Streitfall, dass der Löschungsantrag, soweit er auf ein bestimmtes Schutzhin dernis gestützt ist, nicht mehr aufrechterhalten werde, ist das Bu n- despatentgericht nach § 308 ZPO wegen Wegfalls des Löschungsantrags g e- hindert zu prüfen, ob die angegriffene Marke wegen Vorliegen dieses Schut z- hindernisses zu löschen ist (BGH, GRUR 1977, 664, 665 - CHURRASCO). 71 72 73 74 - 29 - 2. Das Bundespatentgericht wird sich deshalb im Hinblick auf § 3 Abs. 2 MarkenG allein noch mit der Frage zu befassen haben, ob das von der Antra g- stellerin angeführte Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliegt. II. Soweit das Bundespatentgericht Zweifel geäußert hat, ob das ang e- griffene Zeichen in seiner - für die rechtliche Beurteilung maßgeblichen (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 143 Dentale Abformmasse) - eingetragenen u nd veröffentlichten Form hinreichend bestimmt wiedergegeben ist, hat es dazu keine abschließenden Feststellungen getroffen. Dies wird es im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren nachzuholen haben. Büscher Schaffert Löffler Schwonke Marx Vorinstanz: Bundesp atentgericht, Entscheidung vom 04.11.2016 - 25 W(pat) 78/14 - 75 76
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