BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 12/10 vom 28. Oktober 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 300 85 089 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 22. Dezember 2009 an Verk374n-dungs Statt zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwer-desenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhabe-rin zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festge-setzt. Gr374nde: I. Die Antragstellerin hat die L366schung der am 20. November 2000 angemel-deten und am 5. Februar 2001 f374r die Markeninhaberin f374r "Pharmazeutische Er-zeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel" eingetragenen Wortmarke Nr. 300 85 089 1 Cordarone beantragt, weil diese b366sgl344ubig angemeldet worden sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den L366schungsantrag zur374ckge-wiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben. Auf die 2 - 3 - Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen (BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 9/06, PharmR 2009, 469). Das Bundespatentgericht hat den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts nunmehr aufgehoben und die L366schung der Marke angeordnet. Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer nicht zuge-lassenen Rechtsbeschwerde. 3 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Beschwerde habe auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 2. April 2009 darge-legten Rechtsauffassung Erfolg. Es bestehe keine Veranlassung, dem Gerichtshof der Europ344ischen Union Fragen zur Auslegung des Begriffs der B366sgl344ubigkeit vor-zulegen. III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 4 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgef374hrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwer-de er366ffnender Verfahrensmangel ger374gt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Geh366rs (247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgef374hrt. F374r die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde kommt es nicht darauf an, ob die R374ge durchgreift (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Rn. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte). 5 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegr374ndet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf recht-liches Geh366r. 6 a) Die R374ge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe dadurch gegen den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Geh366r versto337en, dass es sich geradezu "sklavisch" am Beschluss des Senats vom 2. April 2009 orientiert habe 7 - 4 - und damit eine eigene Entscheidung vermissen lasse, ist unbegr374ndet. Das Bundes-patentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass es nach der Zur374ckverweisung der Sache an die rechtliche Beurteilung gebunden war, die der Senat in seinem Be-schluss vom 2. April 2009 der Aufhebung der ersten Beschwerdeentscheidung zugrunde gelegt hat (247 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG). Die nach der bindenden Rechts-ansicht der Senatsentscheidung vom 2. April 2009 ma337geblichen Tatsachen, insbe-sondere welche Personenkreise ernsthaft als m366gliche Lizenznehmer oder Erwerber der angemeldeten Marke in Betracht kommen, hat das Bundespatentgericht festge-stellt und dabei auch den nach der Zur374ckverweisung von der Markeninhaberin ge-haltenen neuen Vortrag ber374cksichtigt. Aus seiner Feststellung, im vorliegenden Fall k344men f374r eine beabsichtigte Lizenzierung oder Ver344u337erung der Marke ernsthaft nur der Hersteller des Arzneimittels "Cordarone" und die Parallelimporteure als Inte-ressenten in Betracht, folgt, dass auch die weitere R374ge der Rechtsbeschwerde oh-ne Erfolg bleibt, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Geh366r verletzt, weil es deren Vortrag 374bergangen habe, dass eine m366gliche Zielgruppe f374r den Erwerb der Marke oder einer Lizenzierung die Parallel-importeure seien. b) Soweit die Rechtsbeschwerde eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europ344ischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV r374gt, kann of-fenbleiben, ob diese R374ge die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach 247 83 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 3 MarkenG er366ffnet (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Rn. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung; Be-schluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 107/08, GRUR 2009, 994 Rn. 10 = WRP 2009, 1102 - Vierlinden, mwN). Das Bundespatentgericht hat nicht gegen die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV und daher auch nicht gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2, Art. 103 Abs. 1 GG versto337en. 8 - 5 - aa) Eine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wegen eines Versto337es gegen die Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV setzt voraus, dass die Vorlage an den Gerichtshof der Europ344-ischen Union willk374rlich unterblieben ist, weil sie bei W374rdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verst344ndlich erscheint und offensichtlich un-haltbar ist (BVerfGE 82, 159, 194 f.; BGH, GRUR 2009, 994 Rn. 11 - Vierlinden). Da-von ist auszugehen, wenn ein letztinstanzliches Gericht zur Kl344rung der Auslegung einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift eine Vorlage 374berhaupt nicht erw344gt, ob-wohl es Zweifel an der zutreffenden Beurteilung der entscheidungserheblichen Aus-legungsfrage hat oder das Bestehen einer Vorlagepflicht jedenfalls naheliegt (vgl. BVerfG [Kammer], GRUR 2010, 999 Rn. 50), oder wenn das erkennende Gericht bewusst von einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europ344ischen Union abweicht, ohne vorzulegen und es in den genannten F344llen den ihm insoweit notwendig zu-kommenden Beurteilungsrahmen dadurch in unvertretbarer Weise 374berschreitet (BVerfG [Kammer], NJW 2010, 1268, 1269). Dabei kommt es f374r die Pr374fung einer Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht in erster Linie auf die Vertretbarkeit der fachgerichtlichen Auslegung des f374r den Streitfall ma337geblichen materiellen Uni-onsrechts an, sondern auf die Vertretbarkeit der Handhabung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV (BVerfG [Kammer], GRUR 2010, 999 Rn. 48 mwN). 9 bb) Diese Voraussetzungen einer Verletzung der Vorlagepflicht sind im vorlie-genden Fall nicht erf374llt. Das Bundespatentgericht hat eine Vorlage erwogen und seine Entscheidung auch nicht in bewusster Abweichung von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ344ischen Union getroffen. Es hat von einer Vorlage viel-mehr abgesehen, weil der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 11. Juni 2009 - C-529/07, Slg. 2009-I, 4893 = GRUR 2009, 763 - Lindt & Spr374ngli ./. Franz Haus-wirth zur Auslegung des Begriffs der B366sgl344ubigkeit im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV bereits Stellung genommen hat. Der Gerichtshof habe dort, so das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluss, ausgef374hrt, dass bei der Be- 10 - 6 - urteilung der Frage, ob der Anmelder b366sgl344ubig sei, das nationale Gericht gehalten sei, alle erheblichen Faktoren zu ber374cksichtigen, die dem von ihm zu entscheiden-den Fall eigen seien und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zei-chens als Gemeinschaftsmarke vorl344gen; dazu geh366rten insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder wisse oder wissen m374sse, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder 344hnliches Zeichen f374r eine gleiche oder mit dem an-gemeldeten Zeichen verwechselbar 344hnliche Ware verwende, die Absicht des An-melders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hin-dern, sowie der Grad des rechtlichen Schutzes, der dem Zeichen des Dritten und dem angemeldeten Zeichen zukomme. Nach dieser Rechtsprechung des Gerichts-hofs k366nne - so das Bundespatentgericht weiter - der Umstand, wer eine Marke an-melde und wie er oder andere sie bereits benutzten, relevant daf374r sein, ob der An-melder bei der Anmeldung b366sgl344ubig gewesen sei. Wenn - wie vorliegend - ein An-melder die Marke nicht selbst benutzen, sondern mit ihr nur verhindern wolle, dass andere sie im Inland benutzen k366nnten (und Parallelimporteure umzeichnen m374ssten oder d374rften), bestehe kein Anlass, die von der Markeninhaberin vorgeschlagenen Fragen dem Gerichtshof vorzulegen. Diese Fragen betr344fen au337erdem allenfalls ei-nen Ausschnitt des vorliegenden Sachverhalts und umfassten nicht alle Umst344nde des Einzelfalls. Sie k366nnten daher vom Gerichtshof auch nur dahingehend beantwor-tet werden, dass alle erheblichen Faktoren zu ber374cksichtigen seien. Es seien hier keine relevanten Umst344nde erkennbar, die der Bundesgerichtshof in seiner Rechts-beschwerdeentscheidung nicht bereits ber374cksichtigt habe und die die Bindungswir-kung des 247 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG aufgrund h366herrangigen Rechts entfallen las-sen k366nnten (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05, GRUR 2007, 55 Rn. 12 - Farbmarke gelb/gr374n II). Damit hat das Bundespatentgericht den Beurteilungsrahmen, der einem letzt-instanzlichen Gericht bei der Pr374fung der Vorlagepflicht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zukommt, nicht in unvertretbarer Weise 374berschritten. Das Bundespatentgericht hat 11 - 7 - rechtsfehlerfrei die zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV ergangene Entscheidung des Gerichtshofs vom 11. Juni 2009 in Sachen Lindt & Spr374ngli ./. Franz Hauswirth zur Auslegung des Begriffs der B366sgl344ubigkeit des Markenanmelders im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. d MarkenRL herangezogen; zwischen beiden Vorschriften besteht insoweit kein Unterschied. Der 366sterreichische Oberste Gerichtshof hatte in der Sa-che Lindt & Spr374ngli ./. Franz Hauswirth den Gerichtshof der Europ344ischen Union gefragt, ob bei Vorliegen der in den Vorlagefragen im Einzelnen aufgef374hrten Um-st344nde ein Anmelder einer Gemeinschaftsmarke als b366sgl344ubig anzusehen sei. Der Gerichtshof hat die ihm vorgelegten Fragen weder bejaht noch verneint, sondern un-ter Hinweis darauf, dass er nur mit der Fallgestaltung der ihm vorgelegten Rechtssa-che befasst und die B366sgl344ubigkeit des Anmelders im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV umfassend zu beurteilen sei, geantwortet, dass das nationale Gericht f374r die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder b366sgl344ubig sei, gehalten sei, alle er-heblichen Faktoren zu ber374cksichtigen, die dem von ihm zu entscheidenden Fall ei-gen seien und zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke vorl344gen, insbesondere die in den Vorlagefragen angef374hrten Faktoren (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 36 f., 53). Die Auffassung des Bundespa-tentgerichts, eine Vorlage an den Gerichtshof sei daher im vorliegenden Fall nicht geboten, weil dieser m366gliche Vorlagefragen auch nur dahingehend beantworten k366nne, dass alle erheblichen Faktoren zu ber374cksichtigen seien, begegnet demzufol-ge aus Rechtsgr374nden keinen Bedenken. Jedenfalls hat das Bundespatentgericht damit seinen Beurteilungsrahmen nicht in unvertretbarer Weise 374berschritten. cc) Folglich hat es unter dem Gesichtspunkt eines Versto337es gegen die Vorla-gepflicht auch den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Geh366r (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt. 12 c) Das Bundespatentgericht hat den Anspruch der Markeninhaberin auf recht-liches Geh366r ferner nicht dadurch verletzt, dass es, wie die Rechtsbeschwerde r374gt, 13 - 8 - nicht n344her auf den Wertungswiderspruch eingegangen ist, den die Markeninhaberin im Hinblick auf das Senatsurteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 148/04, BGHZ 173, 230 - CORDARONE geltend gemacht hat. In der Rechtsbeschwerdeentscheidung des Senats vom 2. April 2009 ist bereits aufgezeigt worden, aus welchen Gr374nden die vorliegende Fallgestaltung im Hinblick auf die B366sgl344ubigkeit bei der Anmeldung an-ders zu beurteilen ist als der der Senatsentscheidung "CORDARONE" zugrunde lie-gende Sachverhalt (vgl. auch BGH, Beschluss vom 2. April 2009 226 I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 24 f. = WRP 2009, 820 226 Ivadal I). Darauf hat sich das Bundespatent-gericht in der angefochtenen Entscheidung bezogen. Zu einer weiteren Auseinan-dersetzung mit dem Vorbringen der Markeninhaberin war das Bundespatentgericht zur Wahrung ihres Anspruchs auf rechtliches Geh366r nicht gehalten. 14 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Bornkamm Pokrant Schaffert Bergmann Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.12.2009 - 25 W(pat) 225/03 -
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