BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 13/04 Verk374ndet am: 17. November 2005 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Gesch344ftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die IR-Marke 638 663 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhandlung vom 17. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4. Mai 2004 an Verk374ndungs statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Mar-ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festge-setzt. Gr374nde: I. Der Schutz der nachfolgend wiedergegebenen, unter IR 638 663 f374r die Waren 204Rasoirs 351lectriques, parties et accessoires pour les produits pr351cit351s, y compris unit351s de rasage, compos351es de supports avec t352tes de rasage223 (elektri-sche Rasierapparate, Teile und Zubeh366r f374r die genannten Produkte einschlie337lich Rasiersets bestehend aus Haltern mit Rasierk366pfen) international registrierten Marke 1 - 3 - ist am 17. Januar 1996 auf Deutschland erstreckt worden. Die Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, der Marke den Schutz f374r Deutschland zu entziehen. Sie hat ihren Antrag damit be-gr374ndet, dass der angegriffenen Marke als blo337er Wiedergabe des Kopfes eines elektrischen Rasierapparates nicht nur die Markenf344higkeit, sondern auch die er-forderliche Unterscheidungskraft fehle; au337erdem stehe dem Schutz der Marke ein Freihaltebed374rfnis entgegen. Die Markeninhaberin hat dem Antrag auf Schutzentziehung widersprochen. Sie beruft sich auf den Telle-quelle-Schutz, der eine Pr374fung der Markenf344higkeit, insbesondere der Vorschrift des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, verbiete. Die Marken-abteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Antrag zur374ckge-wiesen; 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG finde keine Entsprechung in Art. 6 quinquies PV334 und geh366re daher nicht zu den Schutzversagungsgr374nden, die allein bei der Schutzerstreckung ebenso wie bei der nachtr344glichen Schutzentziehung zu pr374fen seien. 2 Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht diesen Beschluss aufgehoben und die Schutzentziehung ausgesprochen. Hiergegen rich- 3 - 4 - tet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Mar-keninhaberin, mit der sie ihren Antrag auf Zur374ckweisung des Schutzentziehungs-antrags weiterverfolgt. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zu-r374ckzuweisen. II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen f374r eine Schutzent-ziehung als gegeben erachtet. Zur Begr374ndung hat es ausgef374hrt: 4 5 Die Antragstellerin habe sich in erster Linie auf die Bestimmung des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gest374tzt. Dabei sei zu beachten, dass 247 3 MarkenG zwei unterschiedliche Sachverhalte erfasse: zum einen die in Absatz 1 geregelte ab-strakte Markenf344higkeit und zum anderen das in Absatz 2 normierte, nicht wider-legliche Freihaltebed374rfnis an Produktformen, das systematisch zu den absoluten Schutzhindernissen z344hle. Der Telle-quelle-Schutz bedeute, dass einer IR-Marke nur die in Art. 6 quinquies Abschn. B PV334 aufgef374hrten Eintragungshindernisse ent-gegengehalten werden k366nnten. Die Eintragungshindernisse des Markengesetzes entspr344chen aber denen der Pariser Verbands374bereinkunft. Denn die Marken-rechtsrichtlinie, die in Deutschland durch das Markengesetz umgesetzt worden sei, berufe sich ausdr374cklich auf die v366llige 334bereinstimmung ihrer Bestimmungen mit denen der Pariser Verbands374bereinkunft. Durch den Telle-quelle-Schutz solle die Pr374fung der abstrakten Markenf344higkeit, nicht dagegen die der technischen Bedingtheit ausgeschlossen werden. Die Bestimmung des 247 3 Abs. 2 MarkenG sei auch auf Bildmarken anzuwenden, die aus der grafischen Darstellung einer drei-dimensionalen Form best374nden. Tats344chlich unterliege die angegriffene Marke diesem Schutzhindernis; denn sie bestehe ausschlie337lich aus der Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ344-ischen Gemeinschaften sei die Form der Ware dann nicht als Marke schutzf344hig, 6 - 5 - wenn nachgewiesen werde, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form ihrer technischen Wirkung zuzuschreiben seien. Dabei sei unbeachtlich, dass auch Alternativformen mit gleicher technischer Wirkung denkbar seien. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall erf374llt. Gegenstand der angegriffe-nen Marke sei der Aufsatz f374r einen Rasierapparat, bestehend aus drei auf einer Platte in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten Scherk366pfen. Die Scherk366pfe lie337en ringf366rmige Perforierungen erkennen, durch die die Barthaare an die jeweiligen Schermesser gelangten. W374rden bei einem elektrischen Rasier-apparat drei Scherk366pfe mit rotierenden Messern eingesetzt, sei diese Anordnung nahe liegend, weil nur so eine L374cke in der Scherspur vermieden und der Antrieb auf diese Weise 374ber eine zentrale Antriebsachse gef374hrt werden k366nne. 7 8 Ein besonderer Nachweis f374r die technische Formbedingtheit, etwa durch ein Sachverst344ndigengutachten, sei im Registerverfahren nicht zu verlangen. Hier m374sse die Schutzf344higkeit einer Marke im Wege einer summarischen Pr374fung un-ter Ber374cksichtigung allgemein zug344nglicher Quellen, unter Heranziehung von Er-fahrungss344tzen sowie unter W374rdigung der von den Beteiligten eingereichten Un-terlagen beurteilt werden. Ein starkes Indiz f374r eine ausschlie337lich technisch be-dingte Form der angegriffenen Marke seien Produktschutzrechte an der Form, auch wenn sie 226 wie das Patent im Falle der Markeninhaberin 226 inzwischen abge-laufen seien. Das Bundespatentgericht k366nne sich des Weiteren auf diverse Par-teigutachten st374tzen, die zu den Akten gereicht worden seien und die sich mit der Frage befassten, ob die Gestaltung des fraglichen Rasierapparates technisch be-dingt sei. Schlie337lich h344tten verschiedene nationale Gerichte, die 374ber die Frage der Schutzf344higkeit der Streitmarke zu entscheiden gehabt h344tten, unabh344ngige Sachverst344ndige eingeschaltet, die 374bereinstimmend zu dem Schluss gekommen seien, dass die Form des in Rede stehenden Rasierapparates erforderlich sei, um eine technische Wirkung zu erzielen. Angesichts dieser mit der vorl344ufigen Ein- - 6 - sch344tzung des Bundespatentgerichts 374bereinstimmenden Erkenntnisse bestehe kein Anlass zu weiteren Ermittlungen. Die Markeninhaberin k366nne sich auch nicht darauf berufen, dass sich die Marke inzwischen beim Verkehr durchgesetzt habe. Zwar ergebe sich aus Art. 6 quinquies Abschn. C PV334, dass f374r die Beurteilung der Schutzf344higkeit einer IR-Marke alle Umst344nde, insbesondere die Dauer des Gebrauchs, zu ber374cksichtigen seien. Auch wenn damit die Benutzung im Registerverfahren ausnahmsweise bei der Beurteilung der Schutzf344higkeit eine Rolle spielen k366nne, gew344hre diese Be-stimmung doch keinen Anspruch auf Schutzerlangung kraft Verkehrsdurch-setzung. Denn Art. 6 quinquies Abschn. C PV334 spreche nur von der W374rdigung der Schutzf344higkeit der Marke, ohne sich mit den einzelnen Schutzversagungsgr374n-den auseinanderzusetzen, zu denen auch solche z344hlten, die unzweifelhaft nicht durch Verkehrsdurchsetzung 374berwunden werden k366nnten. Dies spreche daf374r, dass die Pariser Verbands374bereinkunft den nationalen Gesetzgebern einen erheb-lichen Gestaltungsspielraum lie337e. 9 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie f374hren zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Bundespatentge-richt hat zwar zu Recht angenommen, dass die ausgesprochene Schutzentzie-hung f374r die IR-Marke der Markeninhaberin auf die Bestimmung des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gest374tzt werden kann. Die Rechtsbeschwerde r374gt aber mit Erfolg, dass das Bundespatentgericht das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Be-stimmung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat. 10 1. Das Bundespatentgericht ist von einer Bildmarke ausgegangen. Die da-gegen von der Rechtsbeschwerde erhobene R374ge, es handele sich bei der Streitmarke um eine dreidimensionale Marke, ist f374r die Entscheidung im Rechts- 11 - 7 - beschwerdeverfahren ohne Bedeutung. Denn aus der Rechtsprechung des Ge-richtshofs der Europ344ischen Gemeinschaften ergibt sich, dass eine Marke, die ausschlie337lich aus der grafischen Darstellung der Form der Ware besteht, im Rahmen der Anwendung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL ebenso zu behandeln ist wie eine entsprechende dreidimensionale Marke (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 226 Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 76 226 Philips/Remington). F374r die Anwendung der Bestimmung des 247 3 Abs. 2 MarkenG, die ihrem Wortlaut nach ebenfalls nur Zeichen betrifft, die ausschlie337lich aus einer Form bestehen, gilt nichts anderes. 12 2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass einer nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht eintragungsf344higen IR-Formmarke der Schutz nach 247 115 Abs. 1, 247 50 Abs. 1 MarkenG zu entziehen ist, steht im Einklang mit Art. 6 quinquies Abschn. B PV334. a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Frage, ob der Streitmarke der Schutz f374r Deutschland entzogen werden kann, ausschlie337lich nach Art. 6 quinquies Abschn. B PV334 beurteilt. Denn eine im Ur-sprungsland vorschriftsm344337ig eingetragene IR-Marke wird in den anderen Ver-bandsl344ndern 226 vorbehaltlich der Regelung in Art. 6 quinquies PV334 226 so, wie sie ist, gesch374tzt (Art. 6 quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PV334: 204sera 205 prot351g351e telle quelle dans les autres pays de l222Union223). Dies bedeutet, dass der Schutz nur aus den in Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PV334 genannten Gr374nden entzo-gen werden kann. 13 b) Zu den von Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PV334 erfassten Ein-tragungshindernissen z344hlt indessen auch die Bestimmung des 247 3 Abs. 2 Mar-kenG 374ber die vom Markenschutz ausgeschlossenen Formmarken. 14 - 8 - aa) Die Regelung des Markengesetzes 374ber die Schutzhindernisse beruht auf den Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie. Wie sich aus dem 12. Erw344-gungsgrund der Richtlinie ergibt, ist der europ344ische Gesetzgeber davon ausge-gangen, dass sich die Markenrechtsrichtlinie ihrerseits in vollst344ndiger 334berein-stimmung mit der Pariser Verbands374bereinkunft befindet, also keine weiterrei-chenden Schutzversagungsgr374nde kennt, als Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PV334 sie zul344sst. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes darf daher zu keinem anderen Ergebnis als die Pr374fung nach Art. 6 quinquies Abschn. B PV334 f374hren (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 226 I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 226 Premiere II; Beschl. v. 14.12.2000 226 I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 226 SWATCH; Beschl. v. 14.12.2000 226 I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 226 Montre; Beschl. v. 4.12.2003 226 I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 226 K344se in Bl374tenform). 15 bb) Die Bestimmung des 247 3 Abs. 2 MarkenG geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL zur374ck. In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung 226 ungeach-tet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) 226 im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die Markenrechtsrichtlinie macht damit 226 st344rker als der deutsche Gesetzestext, der den irrt374mlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Marken-f344higkeit 226 deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse f374r mit der Wa-renform 374bereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL = 247 3 Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgepr344gtes Allgemeininteresse an der frei-en Verf374gbarkeit der betreffenden Warenformen zur374ckzuf374hren sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 bis 80 226 Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 226 verb. Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 bis 75 226 Linde, Winward, Rado) und damit einem Schutzversagungsgrund 16 - 9 - entsprechen, wie er sich auch in Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 findet. Diese Eintragungshindernisse unterscheiden sich von den Eintragungshindernis-sen nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL (= 247 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) le-diglich dadurch, dass sie auch mit Hilfe einer durch Benutzung erworbenen Ver-kehrsdurchsetzung nicht 374berwunden werden k366nnen. cc) Auch dort, wo die Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend das Markenge-setz bestimmte besonders freihaltebed374rftige Warenformen von der M366glichkeit ausschlie337en, ein Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL bzw. nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu 374ber-winden, befinden sie sich in 334bereinstimmung mit den Vorschriften der Pariser Verbands374bereinkunft. Diese befasst sich 226 ausgehend von der Schutzerstre-ckung der IR-Marke nach dem Madrider Markenabkommen 226 naturgem344337 nicht mit der 334berwindung von Schutzversagungsgr374nden durch Verkehrsdurchsetzung in dem Vertragsland, auf das der Schutz erstreckt worden ist. 17 3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bun-despatentgericht die Voraussetzungen des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Streitfall als gegeben angesehen hat. 18 a) Nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen, das ausschlie337lich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zug344nglich, wenn die Form zur Errei-chung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Wie der Gerichtshof der Europ344-ischen Gemeinschaften zu der entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. e zweiter Spiegelstrich MarkenRL entschieden hat, setzt dieses Eintragungshinder-nis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-nischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wir-kung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83 226 Philips/Remington). 19 - 10 - b) Das Bundespatentgericht hat die Frage der technischen Formbedingtheit der Streitmarke selbst beantwortet. Diese Beurteilung ist 226 wie die Rechtsbe-schwerde mit Erfolg r374gt 226 nicht frei von Rechtsfehlern. 20 Den insoweit rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts ist mit hinreichender Klarheit zu entnehmen, dass es sich bei der Anordnung der drei Scherk366pfe in einem gleichseitigen Dreieck sowie bei den kreisf366rmig angeordne-ten Schlitzen, durch die die Barthaare den in den Scherk366pfen sich bewegenden Messern zugef374hrt werden, um Gestaltungsmerkmale handelt, die allein der tech-nischen Wirkung zuzuschreiben sind, auch wenn es andere Gestaltungsformen geben mag, mit denen 344hnliche oder gleiche technische Wirkungen erzielt werden k366nnen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 226 Philips/Remington). Dagegen las-sen sich der angefochtenen Entscheidung keine klaren und tragf344higen Aussagen dar374ber entnehmen, dass auch die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen Tr344-gerplatte sowie die an ein dreibl344ttriges Kleeblatt erinnernde abgehobene Umran-dung der drei Scherk366pfe gleichfalls ausschlie337lich technisch bedingt sind. Zwar hat das Bundespatentgericht hinsichtlich einzelner Merkmale 226 etwa hinsichtlich der Abrundung der Ecken der dreieckigen Tr344gerplatte 226 auf eine m366gliche techni-sche Funktion hingewiesen, mit der aber nicht die gesamte Gestaltung als aus-schlie337lich technisch bedingt erkl344rt werden kann. Hinsichtlich der konkreten Ges-taltung konnte sich das Bundespatentgericht nicht auf ein Patent mit entsprechen-den Merkmalen st374tzen. Mit Recht weist die Rechtsbeschwerde auf den Vortrag der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren hin, wonach die hier in Rede ste-hende konkrete Gestaltung nicht Gegenstand eines technischen Schutzrechts ge-wesen sei. 21 IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das Bun-despatentgericht hat erneut dar374ber zu entscheiden, ob hinsichtlich der Streitmar-ke die Voraussetzung einer technischen Bedingtheit der Form auch hinsichtlich 22 - 11 - der konkreten Gestaltung des Sockels gegeben ist. Verf374gen die Mitglieder des beschlie337enden Senats selbst 374ber die erforderliche Sachkunde, ist hierf374r die Einholung eines Sachverst344ndigengutachtens nicht erforderlich. Andererseits ist die Erhebung von Sachverst344ndigenbeweis auch im Registerverfahren keines-wegs ausgeschlossen (vgl. 247 74 Abs. 1 MarkenG). Die Notwendigkeit einer sol-chen Beweisaufnahme k366nnte sich insbesondere daraus ergeben, dass sich beide Parteien auf widersprechende gutachterliche 304u337erungen st374tzen. Im 334brigen ist im Streitfall gegen374ber dem Parallelverfahren I ZB 12/04 zu beachten, dass sich das Warenverzeichnis nicht nur auf elektrische Rasierapparate, sondern auch auf Teile und Zubeh366r f374r die genannten Produkte einschlie337lich Rasiersets beste-hend aus Haltern mit Rasierk366pfen bezieht und dass die Pr374fung der Vorausset-zungen des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG warenbezogen zu erfolgen hat. Ullmann Bornkamm B374scher Schaffert Bergmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2004 - 28 W(pat) 149/02 -
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