BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 16/99 Verkündet am: 14. März 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 14 960.6 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja B-2 alloy MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 Werden mit den Waren, die in einer Markenanmeldung in Anspruch genommen sind, Fachkreise, nämlich Personen, die mit diesen Waren im Einkauf oder in der Produktion in irgendeiner Weise in Berührung kommen, angesprochen, ist es nicht ausgeschlossen, daß diese im Einzelfall einer ihnen nicht geläufigen Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt unterstellen, der ihnen lediglich (noch) unbekannt ist. Eine solche Annahme muß jedoch durch besondere ta t - sächliche Umstände begründet werden, etwa damit, daß die dem Verkehr ko n - kret nicht bekannte Bezeichnung in einer Weise gebildet ist, die den Bezeic h - nungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet en t spricht. - 2 - BGH, Beschl. v. 14. Mrz 2002 - I ZB 16/99 - Bundespatentgericht - 3 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mndliche Ve r - handlung vom 14. Mrz 2002 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant, Dr. Bscher und Dr. Schaffert beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluû des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 1999 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festg e setzt. Grnde: I. Mit ihrer am 6. April 1995 eingereichten Anmeldung hat die Anmelderin die Eintragung des Zeichens "B-2 alloy" - 4 - (zunchst) fr eine Flle von Waren der Klassen 6, 7 und 9, unter ihnen "u n - edle Metalle und deren Legierungen", begehrt. Die zustndige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Eintr a - gung versagt, weil die angemeldete Buchstaben-Zahlen-Kombination fr die beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende, freihaltungsbedrftige und nicht unterscheidungskrftige Sachangabe sei. Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben. Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren unter Änderung des Warenverzeichnisses in "Nickell e - gierungen, roh oder teilweise bearbeitet, insbesondere in Form von Pulvern, Stangen, Drhten (nicht fr elektrische Zwecke), Blechen, Platten und Rohren", weiter. II. Das Bundespatentgericht hat dem angemeldeten Zeichen jede Unte r - scheidungskraft abgesprochen und deshalb die Eintragung gemû § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Dazu hat es ausgefhrt: Die erforderliche Unterscheidungskraft fehle einer angemeldeten B e - zeichnung insbesondere, wenn ihr fr den Verkehr allgemein verstndlicher Sinngehalt ihre Eignung zur betrieblichen Herkunftsfunktion ausschlieûe. Ma û - gebliche Bedeutung komme dabei den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warengebiet zu. Auf dem vorliegend zugrunde zu legenden Ware n - gebiet der unterschiedlichsten Metalle und Metallegierungen sowie daraus - 5 - hergestellter Maschinenteile, Werkzeugmaschinen usw. sei eine Bezeichnung von bestimmten Eigenschaften mittels einer Aufeinanderfolge von Buchstaben und Zahlen blich, wobei den einzelnen Komponenten genau festgelegte und def i nierte Eigenschaften zukmen. Danach werde die Buchstaben-Zahlen-Kombination "B-2" auf dem vo r - liegenden Warengebiet lediglich als beschreibender Sachhinweis verstanden, nicht jedoch als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Vielmehr sei der angesprochene Verkehrskreis auf diesem speziellen Warengebiet so sehr da r - an gewöhnt, daû solche Buchstaben-Zahlen-Zusammenstellungen eine b e - schreibende Aussagekraft htten, daû er angesichts der Üblichkeit und Hufi g - keit solcher Hinweise auch einer ihm im Einzelfall möglicherweise unbekannten Buchstaben-Zahlen-Kombination keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unte r - nehmen, sondern eine ihm nicht sofort gelufige beschreibende Aussage en t - nehmen werde. Auch die Hinzufgung des englischsprachigen Begriffs " alloy" vermöge die Schutzfhigkeit der gesamten Bezeichnung nicht zu begrnden. Das engl i - sche Wort " alloy" bedeute im Deutschen soviel wie "Legierung". In dieser B e - deutung stelle es ebenfalls lediglich einen warenbeschreibenden Sachhinweis dar, da die so bezeichneten, mit der Anmeldung beanspruchten Waren Legi e - rungen aus den unterschiedlichsten Metallen sein könnten, die dem jeweiligen Bedarf angepaût wrden und dementsprechend auch die unterschiedlichsten Eigenschaften aufwiesen. In dieser Bedeutung werde " alloy" auch von den hier angesprochenen Fachverkehrskreisen ohne weiteres verstanden, da die engl i - sche Sprache zum einen eine bedeutende Welthandelssprache und zum and e - ren der internationale Handel auf dem vorliegenden Warengebiet bedeutsam - 6 - sei. Durch die Anfgung des ohne weiteres erkennbar beschreibenden Wortes " alloy" an die Buchstaben-Zahlen-Kombination "B-2" entstehe bei dem ang e - sprochenen Verkehrskreis wegen der Üblichkeit solcher beschreibender B e - zeichnungen auf dem vorliegenden Warensektor der Eindruck, daû der Ze i - chenbestandteil "B-2" das Wort " alloy" nher beschreibe, die Ware also aus einer bestimmten Legierung bestehe. Werde der angemeldeten Bezeichnung damit von dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres ein beschreibender Inhalt unterstellt, der zwar mgl i - cherweise nicht in seinen Einzelheiten erfaût, aber dennoch angesichts der Übung auf dem vorliegenden Warengebiet vermutet werde, dann sei das Ze i - chen nicht geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen herkunftskennzeichnend hinzuweisen. Dies gelte selbst unter Bercksichtigung des Fachwissens der beteiligten Verkehrskreise. III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. 1. Der angefochtene Beschluû ist - entgegen der Ansicht der Rechtsb e - schwerde - nicht bereits deshalb aufzuheben, weil die Anmelderin nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts das in der Anmeldung enthaltene Ve r - zeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschrnkt hat. Eine solche - nach § 39 Abs. 1 MarkenG "jederzeit" zulssige - Änd e - rung des Warenverzeichnisses ist als Änderung der Verfahrensgrundlage in jeder Lage des Eintragungsverfahrens, auch noch in Rechtsmittelverfahren (vgl. Althammer/Strbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 39 Rdn. 3), zu beachten. Insoweit gilt nichts anderes als bei einer Teillschung einer Marke, die nach - 7 - Abschluû der Tatsacheninstanz aufgrund einer Einschrnkung des Warenve r - zeichnisses vorgenommen wird (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 - Turbo II). In derartigen Fllen muû die angefochtene Entscheidung allerdings grundstzlich aufgehoben und die Sache ohne weitere Sachprfung an das Bundespatentgericht zurckverwiesen werden (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Dies hat seinen Grund darin, daû die Marke in ihrem nach der Schutzb e - schrnkung geltenden Umfang nicht Gegenstand der Feststellungen des Bu n - despatentgerichts gewesen ist (§ 89 Abs. 2 MarkenG). Etwas anderes gilt j e - doch dann, wenn die Erwgungen des Bundespatentgerichts die Marke auch in dem Umfang erfassen, wie er sich durch die Einschrnkung des Warenve r - zeichnisses ergeben hat, und wenn die Verfahrensbeteiligten bereits hinre i - chend Gelegenheit hatten, die ihnen maûgeblich erscheinenden tatschlichen und rechtlichen Gesichtspunkte vorzutragen. In einem solchen Fall kommt auch eine - gegebenenfalls sogar abschlieûende - Sachentscheidung des Rechtsb e schwerdegerichts in Betracht (BGH GRUR 1997, 634 - Turbo II). Im Streitfall ist dem Senat eine Sachprfung mglich. Die nderung des Warenverzeichnisses bestand unzweifelhaft in einer bloûen Beschrnkung der in Anspruch genommenen Waren. Der Warenoberbegriff "Unedle Metalle und deren Legierungen" wurde durch den Begriff "Nickellegierungen", der unter den ursprnglichen Oberbegriff fllt, ersetzt; zahlreiche Waren des Warenverzeic h - nisses wurden ersatzlos gestrichen. Zudem beruht die Begrndung, mit der das Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin zurckgewiesen hat, auf Feststellungen zu den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem gesamten von dem ursprnglichen Warenverzeichnis erfaûten Warengebiet und bezieht sich de m - nach auch auf die Waren des nunmehr geltenden Warenverzeichnisses. - 8 - 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Marke fehle die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das hlt der rechtlichen Nachprfung nicht stand. a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidung s - mittel fr die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenber solchen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden. Hierbei ist grundstzlich von e i - nem groûzgigen Maûstab auszugehen, das heiût jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu berwinden (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC). Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist gegeben, wenn einer Marke kein fr die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der We r - bung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 22.9.1999 - I ZB 19/97, GRUR 2000, 231, 232 = WRP 2000, 95 - FNFER; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it.; GRUR 2002, 261, 262 - AC, jeweils m.w.N.; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145 Tz. 40, 42 = WRP 2001, 1276 - Baby-dry). Diese (konkrete) Unterscheidungskraft kann der angemeldeten Marke fr die in Betracht zu ziehenden Waren mit der angefhrten Begrndung nicht abgespr o chen werden. b) Einen im vorgenannten Sinn beschreibenden Begriffsinhalt der ang e - meldeten Bezeichnung fr die in Frage stehenden Waren hat das Bundesp a - - 9 - tentgericht nicht festgestellt. Es hat lediglich Ausfhrungen dazu gemacht, daû der Groûbuchstabe "B" nach bestimmten DIN-Normen fr "Behandeln auf ve r - besserte Bearbeitbarkeit" bzw. "beste Bearbeitbarkeit" und die Ziffer "2" fr "Streckgrenze" und "Falt-, Stauchversuch" stehe. Diese Vorgehensweise b e - gegnet bereits methodischen Bedenken, denn Gegenstand der Beurteilung muû grundstzlich allein die Marke in ihrer - vollstndigen - angemeldeten Form sein (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GR UR 1995, 408, 409 - PROTECH; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 Tz. 39 - Baby-dry). Die Erwgung des Bundespatentgerichts, dem angemeldeten Zeichen werde von dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres ein beschreibender Inhalt unterstellt, der zwar nicht in seinen Einzelheiten erfaût, aber dennoch angesichts der bung auf dem in Frage stehenden Warengebiet vermutet we r - de, trgt die Verneinung der Unterscheidungskraft nicht. Das Bundespatentg e - richt ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû sich die in A n - spruch genommenen Waren an Fachkreise wenden, nmlich an Personen, die mit diesen Waren im Einkauf oder in der Produktion in irgendeiner Weise in Berhrung kommen. Es mag im Einzelfall auch sein, daû selbst solche Fac h - kreise einer ihnen nicht gelufigen Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt unterstellen, der ihnen lediglich (noch) unbekannt sei. Eine solche Annahme muû jedoch durch besondere tatschliche Umstnde begrndet werden, etwa damit, daû die dem Verkehr konkret nicht bekannte Bezeichnung in einer We i - se gebildet ist, die den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden W a - rengebiet entspricht. Feststellungen dieser Art hat das Bundespatentgericht, wie die Rechtsbeschwerde mit Erfolg rgt, nicht getroffen. Es hat insbesondere nicht geprft, ob die angemeldete Buchstaben-Zahlen-Kombination irgendwe l - che h n lichkeiten oder strukturelle Gemeinsamkeiten mit den aus den DIN- - 10 - Normen fr Legierungen entnehmbaren Bezeichnungssystemen fr Metallegi e - rungen aufweist. Die hierzu von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren vo r - gelegten Materialien, die sich insbesondere auch auf Nickellegierungen bezi e - hen, lassen derartige Gemeinsamkeiten nicht erkennen, so daû die Annahme des Bundespatentgerichts, die Fachverkehrskreise unterstellten der angeme l - deten Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt, mit der allgemeinen Leben s - erfahrung nicht im Einklang steht. Bei Fachkreisen ist nmlich - wenn schon nicht von der genauen Kenntnis der einschlgigen Fachbegriffe - so doch von der Kenntnis derjenigen Umstnde und Tatsachen, etwa bestimmten Bezeic h - nungsgewohnheiten, auszugehen, die fr die Bildung von Fachbegriffen B e - deutung h a ben. Feststellungen dazu, daû die angesprochenen Fachkreise der angeme l - deten Bezeichnung sonst irgendeinen begrifflichen Inhalt entnehmen knnten, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. IV. Danach war der angefochtene Beschluû aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurckzuverweisen. v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant B scher Schaffert
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