BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 18/08 Verk374ndet am: 25. Februar 2010 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 398 48 701 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Malteserkreuz III MarkenG 247 9 Abs. 1 Nr. 2, 247 43 Abs. 1, 247 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO 247247 129, 282 Abs. 2, 247 296 Abs. 2 a) Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sind - soweit der Beibringungsgrundsatz gilt - die Versp344tungsvorschriften der Zivilprozess-ordnung f374r das Verfahren erster Instanz einschl344gig. b) Eine Anwendung des 247 282 Abs. 2 ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kommt nur in Betracht, wenn den Parteien durch rich-terliche Anordnung aufgegeben worden ist, die m374ndliche Verhandlung durch Schrifts344tze oder durch zu Protokoll der Gesch344ftsstelle abzugebende Erkl344rungen nach 247 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten. BGH, Beschluss vom 25. Februar 2010 - I ZB 18/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 25. Februar 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am 1. Februar 2008 an Verk374ndungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 50.000 200 festgesetzt. - 3 - Gr374nde: I. F374r den Markeninhaber ist die am 26. August 1998 angemeldete farbi-ge (gr374n und wei337) Wort-/Bildmarke Nr. 398 48 701 1 am 29. M344rz 1999 f374r soziale und finanzielle Unterst374tzung bed374rftiger Personen; Unterst374tzung von privaten und kirchlichen Gemeinschaften, von Organisationen und Beh366rden, n344mlich Mitwirkung bei der Planung und Durchf374hrung sozialer Aufgaben, bei der Verpflegung, der medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung von hilfsbed374rftigen Personen, Fl374chtlings-, Kriegs- und Katastrophenopfern; Beschaffung der Mittel zur Erf374llung der vorgenannten Aufgaben, n344mlich Or-ganisation und Durchf374hrung von Spendensammlungen sowie Verteilung der finanziellen Mittel eingetragen worden. Gegen die Eintragung hat der Widersprechende aus sei-ner am 28. Juni 1994 unter anderem f374r die Dienstleistungen Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und k366rper-lich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbe-sondere von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinderten; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanit344tsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanit344tsdienst; - 4 - Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, n344mlich Sanit344tsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistung im sozialen und karitativen Betreuungsdienst, n344mlich Hilfs-dienste f374r Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Dienstleistungen eines Altenheimes, eines Pflegeheims eingetragenen schwarz-wei337en Bildmarke Nr. 20 69 437 Widerspruch erhoben. 2 Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung der Wider-spruchsmarke erhoben. Die Einrede hat er bezogen auf die vorstehend ange-f374hrten Dienstleistungen im weiteren Verfahrensverlauf fallen lassen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zur374ckgewiesen. Die hiergegen ge-richtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2005, 343). Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden hat der Senat die Beschwerde-entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zur374ck-verwiesen (BGH, Beschl. v. 11.5.2006 - I ZB 29/04, Mitt. 2007, 27). 3 - 5 - Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat der Widersprechende seinen L366schungsantrag weiterverfolgt. Der Markeninhaber ist dem entgegen-getreten und hat erneut die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben. 4 Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde des Widersprechen-den die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und die L366schung der Marke angeordnet (Beschl. v. 1.2.2008 - 25 W (pat) 85/02, juris). 5 Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zur374ck-zuweisen. 6 II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen Verwechs-lungsgefahr f374r begr374ndet erachtet (247 43 Abs. 2 Satz 1, 247 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-kenG). Dazu hat es ausgef374hrt: 7 Die erneut erhobene Nichtbenutzungseinrede greife nicht durch. Es sei bereits zweifelhaft, ob sich die Einrede auch auf den Teil der Dienstleistungen beziehe, f374r die der Markeninhaber sie zuvor habe fallen lassen. Jedenfalls sei die erst eine Woche vor der m374ndlichen Verhandlung erneut erhobene Einrede mangelnder Benutzung gem344337 247 82 Abs. 1 MarkenG i.V. mit 247 282 Abs. 2, 247 296 Abs. 2 ZPO versp344tet. 8 Der Pr374fung der Verwechslungsgefahr seien danach diejenigen Dienst-leistungen zugrunde zu legen, hinsichtlich deren der Markeninhaber die rechts-erhaltende Benutzung nicht wirksam bestritten habe. Zwischen diesen Dienst-leistungen der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen, f374r die die j374nge- 9 - 6 - re Marke eingetragen sei, bestehe weitgehend Identit344t und im 334brigen hoch-gradige 304hnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verf374ge 374ber zumindest durchschnittliche Kenn-zeichnungskraft. 10 Die Marken seien einander 344hnlich. Darauf, ob der Bildbestandteil die angegriffene zusammengesetzte Marke pr344ge, komme es nicht an. Es sei je-denfalls von einer selbst344ndig kennzeichnenden Stellung dieses Bildbestand-teils in der j374ngeren Marke auszugehen. Vorliegend komme in Betracht, dass nicht nur der Wortbestandteil "LAZARUS", sondern auch das Malteserkreuz der Widerspruchsmarke vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. Durch die Verbindung des als Unternehmenskennzeichen angesehenen Wortbestandteils mit dem Bildbestandteil werde dem Verkehr die Annahme na-hegelegt, es best374nden wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zum Widersprechenden. Hierzu brauche die 344ltere Marke mit dem selbst344ndig kenn-zeichnenden Bestandteil der j374ngeren Marke nicht identisch zu sein; eine Zei-chen344hnlichkeit reiche aus. Die selbst344ndig kennzeichnende Stellung des Bild-bestandteils der j374ngeren Marke werde durch die einheitliche Farbgebung nicht aufgehoben. 11 III. Die zul344ssige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sa-che Erfolg. Sie f374hrt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. 12 1. Die R374gen der Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatent-gericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von 247 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke und der j374ngeren Wort-/Bildmarke 13 - 7 - des Markeninhabers bejaht hat, greifen nicht durch. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen den kollidierenden Marken ausgegangen. Zur Begr374ndung nimmt der Senat Bezug auf die Entscheidung in der Parallelsache zur Marke Nr. 395 20 154 (BGH, Beschl. v. 25.2.2010 - I ZB 19/08 - Malteserkreuz II). Diese Erw344gungen gelten auch f374r das vorliegende Verfahren, weil die Rechtsbeschwerde die Angriffe gegen die vom Bundespatentgericht bejahte Verwechslungsgefahr i.S. von 247 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG inhaltsgleich begr374ndet hat. 2. Das Bundespatentgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die vom Markeninhaber mit dem Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 am 4. Oktober 2007 und damit eine Woche vor dem Termin zur m374ndlichen Ver-handlung am 11. Oktober 2007 erneut erhobene Einrede mangelnder Benut-zung der Widerspruchsmarke wegen Versp344tung nach 247 82 Abs. 1 Satz 1 Mar-kenG i.V. mit 247 282 Abs. 2, 247 296 Abs. 2 ZPO zur374ckzuweisen ist. 14 a) Allerdings ist die Anwendung der Versp344tungsvorschriften der Zivil-prozessordnung im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht im Hinblick auf die Einrede mangelnder Benutzung nach 247 43 Abs. 1 MarkenG nicht ausgeschlossen, weil insoweit der Beibringungsgrundsatz gilt (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938, 939 = WRP 1998, 993 - DRAGON). Entgegen der fr374heren Entscheidungspraxis sind auf Verfahren vor dem Bundespatentgericht, die wie hier (Einlegung der Beschwerde am 18. M344rz 2002) nach dem 1. Januar 2002 begonnen haben, nicht mehr die Ver-sp344tungsvorschriften des Berufungsverfahrens anwendbar. Durch das Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozessreformgesetz- ZPO-RG) vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1887) ist das Rechtsmittelrecht mit dem Ziel einer deutlicheren Funktionsdifferenzierung des Instanzenzuges ge344ndert worden. 15 - 8 - Die Berufungsinstanz ist in ein Instrument zur Kontrolle und Beseitigung von Fehlern der erstinstanzlichen Entscheidung umgestaltet worden (BGHZ 160, 83, 86). Mit dem Berufungsverfahren des Zivilprozesses ist das Beschwerde-verfahren vor dem Bundespatentgericht, das die erste gerichtliche Tatsachenin-stanz ist, nicht mehr vergleichbar. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespa-tentgericht sind deshalb - soweit sie 374berhaupt entsprechend anwendbar sind - die Versp344tungsvorschriften der Zivilprozessordnung f374r das Verfahren erster Instanz einschl344gig (BPatG GRUR 2005, 58, 59; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., 247 43 Rdn. 9; Str366bele in Str366bele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 247 43 Rdn. 30 f.; B374scher in B374scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 247 82 Rdn. 9; ebenso zum Patentnichtigkeitsverfah-ren: BGH, Beschl. v. 7.6.2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschluss-berufung im Patentnichtigkeitsverfahren). Davon ist im Grundsatz auch das Bundespatentgericht ausgegangen. b) Die Voraussetzungen einer Zur374ckweisung der Einrede mangelnder Benutzung wegen versp344teten Vorbringens nach 247 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit 247 282 Abs. 2, 247 296 Abs. 2 ZPO liegen jedoch nicht vor. Nach 247 282 Abs. 2 ZPO sind Antr344ge sowie Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erkl344rung ab-geben kann, vor der m374ndlichen Verhandlung durch vorbereitende Schrifts344tze so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch ein-holen kann. Der Gegner soll sich im Verhandlungstermin zu neuen Tatsachen-behauptungen erkl344ren und sachgerecht verteidigen k366nnen. Die Vorschrift, die schrifts344tzliches Vorbringen vor der m374ndlichen Verhandlung verlangt, gilt in erster Linie im Anwaltsprozess, in dem die m374ndliche Verhandlung durch Schrifts344tze vorzubereiten ist, 247 129 Abs. 1 ZPO (Musielak/Foerste, ZPO, 7. Aufl., 247 282 Rdn. 8; Pr374tting/Gehrlein/Geisler, ZPO, 247 282 Rdn. 8; Wieczorek/ 16 - 9 - Sch374tze/Assmann, ZPO, 3. Aufl., 247 282 Rdn. 34). Da das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltsprozess i.S. von 247 78 Abs. 1 ZPO ist, weil die Vertretung durch Rechtsanw344lte nicht zwingend geboten ist, kommt eine Anwendung des 247 282 Abs. 2 ZPO nur in Betracht, wenn den Parteien durch richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die m374ndliche Verhand-lung durch Schrifts344tze oder zu Protokoll der Gesch344ftsstelle abzugebende Er-kl344rungen gem344337 247 129 Abs. 2 ZPO vorzubereiten (BVerfG NJW 1993, 1319). Eine entsprechende Anordnung hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Hierzu reichte die Anfrage des Bundespatentgerichts vom 20. April 2007 nicht aus, ob der urspr374ngliche Antrag auf Durchf374hrung einer m374ndlichen Verhand-lung aufrechterhalten blieb und Einverst344ndnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren bestand. Die Anfrage diente nicht der Vorbereitung der m374ndlichen Verhandlung durch Schrifts344tze der Beteiligten, sondern nur der Kl344rung, ob 374berhaupt eine m374ndliche Verhandlung nach 247 69 Nr. 1 MarkenG durchzuf374hren war. Das Bundespatentgericht konnte die Erhebung der Nicht-benutzungseinrede daher nicht als nach 247 282 Abs. 2 i.V. mit 247 296 Abs. 2 ZPO versp344tet zur374ckweisen. 3. Die Nichtbenutzungseinrede ist vorliegend auch nicht nach 247 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit 247 282 Abs. 1, 247 296 Abs. 2 ZPO ausgeschlos-sen. 17 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf das im Rechts-zug 374bergeordnete Gericht die Zur374ckweisung versp344teten Vorbringens nicht auf eine andere als die von der Vorinstanz angewandte Vorschrift st374tzen. Ein Wechsel der Pr344klusionsbegr374ndung durch das Rechtsmittelgericht kommt grunds344tzlich nicht in Betracht (BGHZ 166, 227 Tz. 12, m.w.N.). Dies gilt auch f374r das Verh344ltnis der Zur374ckweisung versp344teten Vorbringens nach 247 296 18 - 10 - Abs. 2 i.V. mit 247 282 Abs. 1 ZPO und 247 296 Abs. 2 i.V. mit 247 282 Abs. 2 ZPO (vgl. BGH, Urt. v. 4.5.2005 - XII ZR 23/03, NJW-RR 2005, 1007, 1008), das vor-liegend in Rede steht. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob die m374ndliche Ver-handlung nach Zur374ckverweisung durch den Senat als erster Termin aufzufas-sen ist, in dem ein Versto337 gegen die Prozessf366rderungspflicht nach 247 282 Abs. 1 ZPO ohnehin ausscheidet, oder ob das Beschwerdeverfahren vor und nach der Entscheidung des Senats eine Einheit bildet und die m374ndliche Ver-handlung vom 11. Oktober 2007 der zweite Termin war, in dem die Anwendung des 247 282 Abs. 1 ZPO nicht grunds344tzlich ausgeschlossen war. 4. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts erweist sich auch nicht aus anderen Gr374nden als zutreffend. 19 a) Der Markeninhaber hat die Einrede mangelnder Benutzung mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 wirksam erhoben (247 43 Abs. 1 MarkenG). Der Umstand, dass er von der zun344chst uneingeschr344nkt geltend gemachten Einre-de mangelnder Benutzung Ende 2001 eine Reihe von Dienstleistungen ausge-nommen und deren Benutzung zugestanden hat, stellt keinen Teilverzicht auf die Erhebung der Einrede dar. Eine derart weitreichende Bedeutung kann der Erkl344rung nur bei Vorliegen besonderer Umst344nde entnommen werden (vgl. BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Daf374r ist vorliegend nichts ersichtlich und auch nichts fest-gestellt. 20 b) Die mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2007 zul344ssigerweise erneut gel-tend gemachte Nichtbenutzungseinrede ist auch nicht eingeschr344nkt erhoben worden. Der Markeninhaber hat die erstmalig am 7. Januar 2000 geltend ge-machte Einrede zwar mit Schriftsatz vom 20. November 2001 wiederum be- 21 - 11 - schr344nkt. Daraus l344sst sich eine Einschr344nkung der im Oktober 2007 erhobe-nen Nichtbenutzungseinrede aber nicht entnehmen. Dies folgt aus einer Ausle-gung der Erkl344rung des Markeninhabers. Die im Beschwerdeverfahren erhobe-ne Einrede mangelnder Benutzung ist eine Prozesserkl344rung (Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, S. 385 Rdn. 556). Prozesser-kl344rungen kann der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren selbst auslegen (vgl. zum Revisionsverfahren: BGH, Urt. v. 22.4.2009 - I ZR 216/06, GRUR 2009, 845 Tz. 9 = WRP 2009, 1001 - Internet-Videorecorder). In der fraglichen Erkl344-rung hat der Markeninhaber auf den urspr374nglichen Schriftsatz Bezug genom-men, in dem er die Einrede uneingeschr344nkt erhoben hatte. Er hat zudem - wenn auch irrt374mlich - sich darauf berufen, eine rechtserhaltende Benutzung bislang nicht zugestanden zu haben. Zudem umfasst die Begr374ndung der man-gelnden rechtserhaltenden Benutzung s344mtliche Dienstleistungen, f374r die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Denn der Markeninhaber hat in Zweifel gezogen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke in anderer Farbgebung und zusammen mit weiteren Wortbestandteilen eine rechtserhaltende Benut-zung der Widerspruchsmarke darstellt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus den Ausf374hrungen der Rechtsbe-schwerde. Diese hat zwar geltend gemacht, der Markeninhaber habe sich in einem Irrtum dar374ber befunden, dass er die Nichtbenutzungseinrede zu einem Teil habe fallen lassen. Daraus ergibt sich aber nicht umgekehrt, dass der Mar-keninhaber die Nichtbenutzungseinrede im Oktober 2007 nur eingeschr344nkt eingelegt hat. 22 IV. Die erforderlichen Feststellungen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Dienstleistungen, die das Bundespatentge-richt seiner Verwechslungspr374fung zugrunde gelegt hat, hat es bislang - von 23 - 12 - seinem Standpunkt folgerichtig - nicht getroffen. Diese wird es gem344337 247 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nachzuholen haben. Bergmann B374scher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.02.2008 - 25 W(pat) 85/02 -
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