BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 2/14 vom 2. April 2015 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 30 2009 037 837 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ISET/ISETsolar MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Die Annahme der Kennzeichnungsschwäche eines aus einer Buchstabenfolge bestehenden Zeichens kann nicht allein darauf gestützt werden, dass diese Buchstabenfolge in ein Abkür zungswörterbuch aufgenommen worden ist. Eine solche Eintragung ist keine hinreichende Grundlage für die Feststellung, dass eine Abkürzung dem gängigen Sprachgebrauch ent spricht und deshalb vom angesprochenen Verkehr als beschreibend aufgefasst wird. BGH, Beschluss vom 2. April 2015 - I ZB 2/14 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher , die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am 13. Dezember 2013 an Verkündun gs Statt zugestellte Beschluss des 24. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundes - patentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zu anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Gründe: I. Die Markeninhaberin hat a m 26. J uni 2009 die Wort - Bild - M arke 30 2009 037 837 (Farbe: orange, königsblau) 1 - 3 - für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet: Klasse 06: Montagegestelle aus Metall zur Befestigung von Solarsystemen, Solarmodulen und Laminaten; Baumaterialien aus M etall; transportable Bauten aus Metall; Metallrohre; Klasse 07: Wechselstromgeneratoren; Klasse 11: Solaranlagen zur Erzeugung von thermischer Energie aus der Strahlungs - energie der Sonne und deren Komponenten; thermische Solarkollektoren; alle vorsteh end genannten Waren in Bezug auf Solarenergietechnik; Solaröfen, Wärmepumpen, Wärmerückgewinner, Wärmespeicher, Wärmetauscher, Hei - zungsanlagen; Apparate zur Erzeugung von Warmwasser durch Sonnenwärme und zur Koppelung mit klassischen Heizanlagen; Heizgerä te für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe; Klasse 19: Anlegepfähle, nicht aus Metall; Armierungen für Bauzwecke, nicht aus Metall; Asphalt; Balken, nicht aus Metall; Baracken; Bau - und Nutzholz; Baumateria - lien, nicht aus Metall; Bauten, nicht a us Metall; Beton; Betonbauteile; Bitumen - erzeugnisse für Bauzwecke; Deckenbeläge, nic ht aus Metall (soweit in Klasse 19 enthalten); Dachpappe; Dachpfannen, nicht aus Metall; Dach - schalungsbretter; Dächer, nicht aus Metall mit integrierten Solarzellen; Drai nagerohre, nicht aus Metall; feuerfeste Baustoffe, nicht aus Metall; Gerüste, nicht aus Metall; Holzfaserbeton; Kies; Kunststein; Pfähle, nicht aus Metall; Rohre für Bauzwecke, nicht aus Metall; Stützen, nicht aus Metall; Strom - leitungsmasten, nicht aus Me tall; Tanks aus Mauerwerk; Tragkonstruktionen für Bauten, nicht aus Metall; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienst - leistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische oder betriebswirt - schaftliche Vorbereitun g von Bauvorhaben, und Büroarbeit, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, insbesondere für Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung; Organisationsberatung in Geschäftsange - legenheiten; organisatorisches Projektmanagement; Geschäftsführung stätig - keiten (Managementdienstleistungen) an Projekten zur regenerativen Energie - erzeugung in der Planungs - und Gründungsphase als auch im Dauergeschäfts - betrieb; Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Dienst - leistun gen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung und Abwicklung von Bauvorhaben; Entwicklung von Nutzungskonzepten in finanzieller Hinsicht; Grundstücksverwaltung; Facility - Management, nämlich die Verwaltung von Gebäuden und Anlagen (Immobilien) jede r Art; - 4 - Klasse 37: Bauwesen; Reparatur von Baumaschinen und Baugeräten, Wasserfahrzeugen sowie von verfahrenstechnischen Anlagen für die Umwelttechnik, Installations - arbeiten; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Leitung von Bauarbeiten, insbesondere Baubeauf sichtigung und Bauüberwachung; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Hoch - und Tiefbauarbeiten; Bauarbeiten, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht), Installationsarbeiten für Photovol taik - Anlagen; Installationsarbeiten für solare Heizungsanlagen; Dienstleistungen zur Repara - tur und Instandsetzung von Photovoltaik - Anlagen; Klasse 41: Schulung und Ausbildung im Zusammenhang mit Solarthermie und Photo - voltaik - Anlagen und deren Installat ion und Betrieb; Schulung und Ausbildung im Zusammenhang mit solaren Heizungsanlagen und deren Installation und Betrieb. Die Marke wurde am 22. Januar 2010 in das Register des Deutschen Patent - und Markenamt s eingetragen und am 26. Februar 2010 veröffen tlicht. D ie Widersprechende hat aus der am 16. Febru ar 2006 angemeldeten und am 24. Mai 2007 eingetrag enen Gemeinschaftswortmarke Nr. 004911889 ISET Widerspruch erhoben, die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist : Klasse 9: Wissenschaftli che Vermessungen - , Wäge - , Mess - , Signal - , Kontroll - , Unter - richts - und Demonstrationsapparate und - instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Batterien; Datenverarbeitungsger äte sowie Computerhard - und Computersoftware zur Regelung, Steuerung, Überwachung und Vermessung von Energieerzeugungsanlagen; Systeme zur netzunab - hängigen Stromversorgung, im Wesentlichen bestehend aus Leistungs - und Regelungselektronik und Stromerzeuger n; Geräte zur photovoltaischen Stromerzeugung; Computerprogramme (gespeichert oder herunterladbar); sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photo voltaik, Wind - und Wasserkraft, Meeresenergie, 2 3 - 5 - Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen - , Regelungs - , Mess - , Netz - und Verfahrenstechniken dafür; Klasse 16: Druckererzeugnisse, Druckschriften, Handbücher, Bedienungs - und Benutze r - anleitungen; Lehr - und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); sämtliche vorgenannten Waren insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind - und Wasserkraft, M eeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen - , Regelungs - , Mess - , Netz - und Verfahrenstechniken dafür; Klasse 38: Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Vermietung der Zugr iffsmöglichkeiten auf Datenbanken im Rahmen des Dialogteilnehmerbetriebs; Bereitstellen eines Zugangs zu Informationen im Internet und von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet; Sammeln und Liefern von wissenschaftlichen und wissenschaftlich - tec hnischen Nachrich - ten, Daten und Berichten (Veröffentlichungen); sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind - und Wasse rkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen - , Regelungs - , Mess - , Netz - und Verfahrenstechniken dafür; K lasse 41: Bereitstellung von elektronischen Publikationen, Herausgabe von Texten (aus - genommen Werbetexte n); Durchführung, Leitung, Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Schulungen, Seminaren, Symposien, Vorträgen, Workshops; Veranstaltung von Ausstel - lungen für Unterrichtszwecke; Herausgabe von Informationsschriften zu Forsc hungszwecken; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind - und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomass en erzeugter Energie sowie der Anlagen - , Regelungs - , Mess - , Netz - und Verfahrenstechniken dafür; Klasse 42: Design, Erstellen, Aktualisieren, Installation, Vermietung und Wartung von Computer - Programmen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Erstellu ng von Programmen für die Datenverarbeitung und Erstellung von Software für Datenbanken; Forschungen und Entwicklungen sowie Beratung auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; wissenschaftliche, technologische, chemische und industrielle Analyse - und Fo rschungsdienstleistungen; physikalische Forschungen und Entwicklungen; Erstellung von wissenschaftlichen und technischen Gutachten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwick - lung von Komponenten zur solaren Energieerzeugung und von dezentralen Er zeugungs - und Verteilungsstrukturen in Stromnetzen; Entwicklung, Simula - tion und Entwurf von Stromnetzen unter Einbindung von regenerativen Stromquellen; Konstruktionsplanungen; technische Projektplanungen; Recher - chen und Entwicklungsdienste bezüglich neu er Produkte für Dritte; Erstellen - 6 - von Dokumentationen und retrospektiven Recherchen zu Forschungszwecken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und Physikers; Dienstleistungen eines physikalisch - technischen Labors; Entwicklung von Mess - und Prüfmethoden; Quali tätsprüfung; Verwalten und Betreiben von Netzwerken, insbesondere von Messnetzen; Entwicklung von Prognose - und Simulationssystemen; sämtliche vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten des Maschinenbaus, der Erzeugung, Wandlung, Speicheru ng und Nutzung von durch Solartechnik, Photovoltaik, Wind - und Wasserkraft, Meeresenergie, Brennstoffzellen und Biomassen erzeugter Energie sowie der Anlagen - , Regelungs - , Mess - , Netz - und Verfahrenstechniken dafür . Das Deutsche Patent - und Markenamt ha t die angegriffene Marke für die Dienstleistungen der Klasse 41 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde de r Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Be schluss vom 13. Dezember 2013 24 W [ pat ] 59 /11, juris ). Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter . II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe keine Ver wechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt: Die Widerspruchsmarke sei nur schwach kennzeichnungs kräftig . E s handele sich nicht um eine Phantasiebezeichnung, sondern ein Akronym für die B ezeichnung des von dem Widersprechenden betriebenen "Institut s für Solare Energieversorgungstechnik". Der Abkürzungscharakter der Widerspruchsmarke sei schon im Anmeldezeitpunkt für das allgemeine Publikum erkennbar und verständ lich gewesen, d a diese Abkürzung seit dem Jahr 2005 im weit verbreitete n Abkürzungsverzeichni s des DUDEN - Verlags mit einer Erläuterung angeführt gewesen und so der allgemeinen Öffentlichkeit in einer für Deutschland traditionellen Weise zugänglich gemacht worden sei . Mit dieser lexikalisch belegten Bedeutung enthalte die Widerspruchsmarke in Bezug auf 4 5 6 - 7 - alle für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine glatt besc hreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Deshalb bestehe trotz teilweise durchschnittlicher und teilweise hoher Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleist ungen sowie Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei auf den Identitäts bereich beschränkt. III. Di e zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgeric ht . Dieses hat die Ver wechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG rechtsfehlerhaft verneint. 1. D i e Frage, ob eine Ver wechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG un ter Heran ziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der p rioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienst - leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen wer den kann und umgekehrt (st. Rspr. ; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 C - 16/06 P, Slg. 2008, I - 1 0053 = GRUR - RR 2009, 356 Rn. 45 f. Éditions Albert René/HABM [ OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 6. November 2013 I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 - DESPERADOS/ DESPERADO; Urteil vom 22. Januar 2014 I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 REAL - Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 I ZB 77/13 , GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 ZOOM/ZOOM , jeweils mwN). 7 8 - 8 - 2. Das Bundespatentgericht ist davon ausgega ngen, die Widerspruchs - marke verfüge nur über eine schwache Kennzeichnungskraft ; ihr Schutz erstrecke sich nur auf identische Zeichen . Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignun g der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterschei - dungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu untersche iden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 C - 398/08, Slg. 2010, I 53 5 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 Audi/HABM [Vorsprun g durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 C - 265/09, Slg. 2010, I 8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 BORCO/HABM [Buch Juli 2010 I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 Die Vision; B eschluss vom 21 . Dezember 2011 I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 Link economy). Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkenn - bar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungs kraft (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 INTER CONNEC T/T - InterConnect; Urteil vom 9. Februar 2012 I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 29 = WRP 2012, 1241 pjur/pure) . Eine Buchstabenfolge verfügt im Regelfall von Haus aus über normale Unterscheidungskraft , wenn keine konkreten Anhaltspunkte für eine Schwächung der Unterscheid ungskraft be stehen (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 I ZR 139/99, GRUR 2 002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; Beschlu ss vom 8. Mai 2002 I ZB 4 /00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 DKV/ OKV; Urteil vom 20. Januar 2011 I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 R n. 18 = WRP 2011, 1174 BCC). Eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft kann sich daraus ergeben, dass die Wortfolge für die 9 10 - 9 - angesprochenen Verkehrs kreise erkennbar an beschreibende Begriffe angelehn t ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. November 1996 I ZR 149/94, GRUR 19 97, 468, 469 = WRP 1997, 1093 NetCom; Urteil vom 15. Februar 2001 I ZR 232/98, GRUR 2001, 116 1, 1162 = WRP 2001, 1207 CompuNet/ ComNet I ; BGH, GRUR 2011, 831 Rn. 18 BCC ). b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich mit Erfolg gegen die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke sei für die geschützten Waren u nd Dienstleistungen glatt b eschreibend im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil ihre Bedeutung für die allgemeine Öffentlichkeit durch Aufnahme in ein Abkürzungswörterbuch des DUDEN - Verlags als Bezeichnung für das "Institut für Solare Energieversorgungstechnik" erkennbar sei . aa) Das Bundespa tentgericht hat z utreffend und von der Rechtsbeschwerde un ange griffen festgestellt, der angesprochene Verkehr be - stehe im vorliegenden Fall sowohl aus dem Fachverkehr, also dem Handel und gewerblichen Abnehmern, als auch aus den Endverbrauchern , wie etwa Eigen - heimbesitzer n mit Interesse an erneuerbaren Energien und insbesonder e an der Nutzung von Sonnenenergie . bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts , der Verkehr verstehe eine Abkürzung als beschreibend, we nn d er en beschreibende r Gehalt durch Aufnahme in ein Abkürzungs wörterbuch der Öffentlichkeit zugänglich sei , erweist sich bei Zugrundelegung der Sicht des normal informierten und angemessen au f merksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der betroffenen Waren und Dienst leistungen als e rfahrungswidrig. E s kann nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche in einem Abkürzungswörterbuch erläuterten Akronyme de m gängigen Sprachgebrauch entsprechen und dass deshalb ohne weiteres die Annahme zutrifft, der angesprochene Verkehr habe 11 12 13 - 10 - Kenntnis vo n der jeweiligen Bede utung einer Abkürzung . Vielmehr bedarf es weiterer Anhaltspunkte, um auf ein beschreibendes Verständnis des angesprochenen Verkehrs zu schließen. cc ) A n der Feststellung weitere r Anhaltspunkte , die die Annahme eines beschreibenden Verständnisses der Wi derspruchsmarke rechtfertig t en, fehl t es vorliegend. Eine hinreichende Grundlage für die Annahme eines beschrei - benden Verständnisses bietet nicht die Feststellung des Bundespatentgerichts, sowohl das "Institut für Solare Energieversorgungs technik" als au ch Dritte hätten in öffentlichen Erklärungen oder Berichten häufig die Bedeutung der Buchstabenfolge "ISET" als Abkürzung des Institutsnamens erklärt. D as Bundespatentgericht hat zu Art und Umfang dieser Erklärungen und Berichte keine Feststellungen getrof fen. Ohne solche Feststellungen lassen sich aber keine Schlüsse auf das allgemeine Verständnis der Wider spruchsmarke als Abkürzung der fraglichen Institutsbezeichnung ziehen . dd) Das Bundespatentgericht hat keine weiteren Umstände festgestellt, die für eine Schwächung der Widerspruchsmarke sprechen. Damit ist von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. 3. Legt man der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Wide rspruchsmarke zugrunde, so kann auf der Grundlage der weiteren Feststellungen des Bundespatentgerichts zur Waren - und Dienstleistungsähnlichkeit sowie zur Zeichenähnlich keit eine Verwechs - lungsgefahr der vorliegend einander gegenüberstehen den Marken nich t verneint werden. 14 15 16 - 11 - a) Das Bundespatentgericht hat von der Rechtsbeschwerde unangegriffen festgestellt, dass die Waren und Dienstleistungen der ange - griffenen Marke mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit wenigen Ausnahmen mindestens durchschnittlich ähnlich und teilweise hochgradig ähnlich s ind . Jedenfalls die Waren im Bereich der Photovoltaik seien mit den Waren der angegriffenen Marke im Bereich der solarthermischen Energie sehr ähnlic h. Hinsichtlich der Dienstleistungen im Bereich der Solarenergie bestehe ebenfalls eine hochgradige Ähnlichkeit. b ) Zur Zeichenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht festgestellt, die Vergleichs zeichen seien ähnlich, da die Buchstabenfolge "ISET" der Widerspruchsmarke, in der angegriffenen Marke identisch enthalten sei und die weiteren Wort - und Bildbestandteile der angegriffenen Marke - also das Son - nensymbol sowie der Zusatz "solar" - in erster Linie beschreibende Inhalte ver - mittelten. D iese Feststellungen greift die Rechtsbeschwerde als für sie günstig nicht an, so dass sie der Entscheidung zugrunde zu legen sind. c ) Ist danach von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmark e, durchschnittlicher bis hochgradiger Waren - und Dienst - leistungsähnlichkeit sowie durchschnittlicher Ä hnlichkeit der zu vergleichenden Marken auszugehen, so besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr im Sinne d es § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. 17 18 19 - 12 - IV. Die angefochtene Entscheidung ist danach aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespat entgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Büscher Schaffert Kirchhoff Schwonke Feddersen Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.12.2013 - 24 W(pat) 59/11 - 20
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