BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 22/04 Verk374ndet am: 25. Oktober 2007 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 397 23 188 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Milchschnitte MarkenG 247 3 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, 247 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 a) Durch die Art der Ware selbst bedingt i.S. von 247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen. b) Das Eintragungshindernis nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf tech-nische Ger344te beschr344nkt, sondern kann auch eingreifen, wenn die Waren-form technisch bedingt ist. c) Ist die Verkehrsdurchsetzung f374r bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachgewiesen (hier: Milchcreme-Schnitten), kann sich daraus eine Ver-kehrsdurchsetzung f374r einen diese speziellen Waren oder Dienstleistungen umfassenden, im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Begriff (hier: Fertigkuchen) ergeben. BGH, Beschl. v. 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 32. Senats (Mar-ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Juni 2004 wird auf Kosten der Antragstellerin zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. F374r die Markeninhaberin ist seit dem 1. Juli 1997 aufgrund Verkehrs-durchsetzung die nachfolgend abgebildete farbige (braun, wei337) dreidimensio-nale Marke Nr. 397 23 188 f374r die Waren "Dauer- und Feinbackwaren, n344mlich Fertigkuchen" eingetragen: 1 - 3 - - 4 - Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die L366-schung der Marke beantragt, weil diese nicht markenf344hig sei und die Voraus-setzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskr344ftigen und freihaltebed374rftigen Marke nicht vorl344gen. 2 Nachdem das Bundespatentgericht in einer ersten Entscheidung den Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts 374ber die L366schung der Marke aufgehoben und das Verfahren zur374ckverwiesen hatte, hat das Deutsche Patent- und Markenamt den L366schungsantrag mit Beschluss vom 5. August 2002 zur374ckgewiesen. 3 Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 23.6.2004 - 32 W (pat) 308/02, juris). 4 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. 5 6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass L366schungsgr374nde nach 247 50 Abs. 1 i.V. mit 247 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 247 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 - 5 - MarkenG weder zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke noch im Zeitpunkt der Entscheidung 374ber den L366schungsantrag gegeben seien. Zur Begr374ndung hat es ausgef374hrt: 7 Das angemeldete Zeichen bestehe nicht ausschlie337lich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt sei (247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es handele sich nicht um die Grundform der im Warenverzeichnis aufgef374hrten Fertigkuchen. Die angegriffene Marke bestehe auch nicht ausschlie337lich aus einer Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendig sei. Der f374r den Ausschluss des Schutzes nach die-ser Vorschrift erforderliche Nachweis, dass sich die wesentlichen Merkmale der Form der beanspruchten Ware in einer technischen funktionellen Wirkung er-sch366pften, sei nicht erbracht. Die Formenvielfalt bei Fertigkuchen und Kuchen-schnitten zeige, dass die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer Notwendigkeiten sei. Die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft (247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Produktmerkmalsbezeichnung (247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) seien durch Verkehrsdurchsetzung nach 247 8 Abs. 3 MarkenG 374berwunden. Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung f374r die Waren, f374r die sie angemeldet worden sei, durchgesetzt habe, seien s344mtliche ma337geblichen Umst344nde des Einzelfalls heranzuziehen. Nach der von der Mar-keninhaberin vorgelegten repr344sentativen Befragung sei ein Durchsetzungsgrad von 61,5 % erreicht, der zur 334berwindung der Schutzhindernisse nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ausreiche. 8 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-schwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Vor- 9 - 6 - aussetzungen f374r eine L366schung der Marke nach 247 50 Abs. 1 und 2 i.V. mit 247 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 247 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 MarkenG verneint. 10 1. Der Ausschlussgrund nach 247 3 Abs. 2 MarkenG greift bei der in Rede stehenden Marke nicht durch. a) Diesem Schutzhindernis unterfallen Zeichen, die ausschlie337lich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Er-reichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Vorschrift des 247 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL um. Die Bestimmungen schlie337en es im 366ffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische L366sungen oder Eigenschaften einer Ware f374r sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen L366sungen oder Eigenschaften zu versehen (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 504 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 15 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherk366pfen; Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). 11 b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen des 247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ver-neint hat. 12 aa) Nach 247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist ein Zeichen dem Markenschutz nicht zug344nglich, wenn es ausschlie337lich aus einer Form besteht, die durch die 13 - 7 - Art der Ware selbst bedingt ist. Durch die Art der Ware selbst bedingt ist eine bestimmte Form, wenn sie ausschlie337lich aus Merkmalen besteht, die f374r diese Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erf374llen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506 = WRP 2004, 755 - Stabtaschen-lampen II; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 247 3 Rdn. 228; Hacker in Str366bele/ Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 247 3 Rdn. 92; K366rner/Gr374ndig-Schnelle, GRUR 1999, 535, 536 f.). bb) Von diesen Ma337st344ben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-gen. Es hat mit Recht angenommen, ein Ausschlussgrund nach 247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei nur gegeben, wenn es sich um die Grundform der Ware handele, f374r die Schutz beansprucht werde. Fertigkuchen w374rden aber in einer Vielzahl von Formen angeboten. Diese variierten nach den Proportionen, den Oberfl344-chenformen (Quadrat, Rechteck, Ellipse, Hyperbel, Dreieck oder Raute), der Anzahl und Anordnung der Schichten und der Farbgebung. 14 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegen374ber geltend, das Bundespatentgericht h344tte nicht auf Fertigkuchen als den allgemeinen Ober-begriff des Warenverzeichnisses abstellen d374rfen, sondern der Pr374fung die als Zeichen dargestellte Ware als solche (Fertigkuchen in Form einer Schnitte mit Cremef374llung) zugrunde legen m374ssen. 15 Durch die Art der Ware selbst bedingt sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen (BGH GRUR 2004, 506, 507 - Stab-taschenlampen II; Fezer aaO 247 3 Rdn. 228; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., 247 3 Rdn. 52). Dies folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des 247 3 Abs. 2 MarkenG nach Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL. Diese Vorschrift stellt - wie der Zusammenhang mit den weiteren Eintragungshindernissen des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL zeigt - besondere Schutzhindernisse f374r die mit der Waren- 16 - 8 - form 374bereinstimmenden Formmarken auf (BGH GRUR 2006, 589 Tz. 15 - Rasierer mit drei Scherk366pfen). Als absolutes Schutzhindernis beurteilt sich die Schutzf344higkeit der Marke im Hinblick auf die im Verzeichnis angef374hrten Waren der Gattung nach (Hacker in Str366bele/Hacker aaO 247 3 Rdn. 88). Danach liegt es nahe, der Beurteilung die Warengattung "Fertigkuchen" zugrunde zu legen und die Pr374fung nicht auf "Cremeschnitten" zu verengen. Die Frage kann im Streitfall aber offenbleiben, weshalb auch das von der Antragstellerin in diesem Zusammenhang angeregte Vorabentscheidungs-ersuchen an den Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften nicht erforder-lich ist. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts zur gro337en Formenvielfalt auf dem ma337geblichen Warensektor und zu einer fehlenden Grundform f374r die Produkte haben auch unter Zugrundelegung der Ware "Cremeschnitten" G374ltig-keit, weil das Bundespatentgericht bei seiner Pr374fung auch auf Kuchenschnitten mit Schichten aus Creme und Teig abgestellt hat. Die gro337e Formenvielfalt auch bei der Ware "Cremeschnitten" belegen zudem die zu den Akten gereich-ten Abbildungen, die eine Vielzahl von Kuchenschnitten mit Cremef374llung in unterschiedlicher Form, Zahl und St344rke der Schichten und Farben zeigen und die sich von der angegriffenen Formmarke unterscheiden. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Marke der Markeninhaberin stelle nicht die Grund-form einer Cremeschnitte dar, beruht danach auf verfahrensfehlerfrei getroffe-nen Feststellungen und l344sst einen Rechtsfehler nicht erkennen. 17 Aus dem Umstand, dass auch andere Produkte dieses Warenbereichs, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, dreilagig aufgebaut sind und im Aus-land einzelne Waren zu finden sind, die sich nicht von der mit der Marke abge-bildeten Cremeschnitte unterscheiden, ergibt sich nicht, dass die die Warenform darstellende Marke nur die Grundform dieses Produkts wiedergibt. Gegenteili-ges folgt auch nicht aus dem Ergebnis der vom Deutschen Patent- und Marken- 18 - 9 - amt durchgef374hrten Verbandsumfrage, nach der zwei Verb344nde (Zentralver-band des Deutschen B344ckerhandwerks und Deutscher Konditoren Bund) mitge-teilt haben, die Marke zeige eine auf dem Warensektor gebr344uchliche Form. Daraus ergibt sich nicht, dass es sich um die Grundform der Warengattung handelt. Vielmehr verf374gt die die Warenform wiedergebende Marke in den 344u-337eren Proportionen, der St344rke der Schichten und den Farben (braun, wei337) 374ber bestimmte nicht ausschlie337lich durch die Art der Ware bedingte Gestal-tungsmerkmale. c) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Marke auch nicht nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz deshalb ausgeschlossen ist, weil sie ausschlie337lich aus einer Form besteht, die zur Er-reichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Das Bundespatentgericht hat dies aus der auf dem Warensektor bestehenden Formenvielfalt gefolgert, die zeigt, dass die beanspruchte Form nicht das Ergebnis technischer Notwen-digkeiten ist. 19 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung ist das Eintra-gungshindernis des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allerdings nicht auf technische Ger344te beschr344nkt. Der Schutzzweck der Vorschrift, durch die allgemein eine Monopolisierung technischer L366sungen verhindert werden soll (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 - Philips/Remington), kann auch dann eingreifen, wenn die Warenform technisch bedingt ist. Davon kann vorliegend aber deshalb nicht ausgegangen werden, weil die Warenform-marke 374ber eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen verf374gt, die nicht technisch bedingt sind und die bereits der Annahme des Schutzhindernisses nach 247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen (hierzu oben n344her III 1 b bb). 20 - 10 - Anders als die Rechtsbeschwerde meint, folgt die technische Bedingtheit der Form nicht aus der Notwendigkeit, "Cremeschnitten" beim industriellen Fer-tigungsprozess aus Gr374nden der Produktionsvereinfachung rechteckig zu ge-stalten und dreilagig aufzubauen. Die Markeninhaberin erlangt Markenschutz nur f374r die konkrete Warenformmarke und nicht f374r die Grundform einer Ku-chenschnitte mit Cremef374llung mit einem dreilagigen Schichtenaufbau in recht-eckiger Form (vgl. BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussst374ck; 171, 89 Tz. 22 - Pra-linenform). Deshalb kann die Frage, ob die Marke ausschlie337lich aus einer Form besteht, die technisch bedingt ist, nicht auf die Pr374fung dieser Merkmale verk374rzt werden. 21 2. Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass das zun344chst bestehende Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dadurch 374berwunden worden ist, dass sich die Marke im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der von der Markeninhaberin vertriebenen Fertigkuchen durchgesetzt hat (247 8 Abs. 3 MarkenG). 22 a) Die Frage, ob eine Marke sich infolge Benutzung im Verkehr i.S. von 247 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Ge-sichtspunkte zu beurteilen, die zeigen k366nnen, dass die Marke die Eignung er-langt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Un-ternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 54 - Windsurfing Chiemsee). Auch wenn f374r die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozents344tzen ausgegangen werden kann, ist - sofern nicht besondere Umst344nde eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze f374r die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung bei 50 % anzusetzen (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 23 - 11 - 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). 24 b) Aufgrund der vorliegenden Verkehrsbefragungen hat das Bundespa-tentgericht mit Recht angenommen, dass sich die die Warenform darstellende dreidimensionale Marke f374r die Ware "Fertigkuchen" als Hinweis auf die Her-kunft dieser Ware aus einem Unternehmen entwickelt hat. Danach lagen die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach 247 8 Abs. 3 MarkenG sowohl im Eintragungszeitpunkt (247 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Ent-scheidung 374ber den L366schungsantrag (247 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) vor. Nach den Verkehrsbefragungen ordneten im April 1997 77,3 % der Befragten, im No-vember 1998 79,2 % der Befragten und im Februar 2002 61 % der Befragten die in Rede stehende Warenform einem bestimmten Unternehmen zu. Selbst wenn ausschlie337lich auf die im Februar 2002 durchgef374hrte Verkehrsbefragung abgestellt wird und diejenigen Teile des Publikums (9 %) abgesetzt werden, die die Warenform einem anderen Unternehmen als der Markeninhaberin oder den Marken Dritter zurechneten, verbleiben 52 % des Publikums. Dies reicht, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im vorliegenden Fall f374r die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung aus, weil keine Anhaltspunkte daf374r bestehen, dass ein 50 % deutlich 374bersteigender Durchsetzungsgrad bei der in Rede stehenden Formmarke zur Verkehrsdurchsetzung nach 247 8 Abs. 3 MarkenG erforderlich ist (vgl. hierzu BGH GRUR 2006, 760 Tz. 21 - LOTTO). Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegen374ber geltend, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen dazu getroffen, dass die Wa-renform nicht nur als Produkt bekannt, sondern auch als Herkunftshinweis auf-gefasst werde. Aus dem Umstand, dass mehr als 50 % der Befragten das dar-gestellte Produkt nur einem bestimmten Unternehmen zuordnen, folgt, dass die Produktform dem 374berwiegenden Teil des Publikums nicht nur bekannt, son- 25 - 12 - dern von diesen Verkehrskreisen auch als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Dies gilt trotz des Umstandes, dass die der Formmarke entsprechende Ware nur verpackt vertrieben wird. 26 Die Rechtsbeschwerde hat in anderem Zusammenhang geltend ge-macht, die Markeninhaberin habe die behauptete Verkehrsdurchsetzung nur auf die Benutzung f374r Milchcreme-Schnitten gest374tzt; daraus ergebe sich kein Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung allgemein f374r Fertigkuchen. Dem kann nicht zugestimmt werden. Dabei kann offenbleiben, ob bei einer Eintragung ei-nes weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriffs im Verzeichnis eine Ver-kehrsdurchsetzung f374r spezielle unter den weiten Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen in jedem Fall f374r eine Verkehrsdurchsetzung der Marke f374r die mit dem Oberbegriff bezeichneten Waren oder Dienstleistungen gen374gt. Im vorliegenden Fall stellt die eingetragene Warenart (Fertigkuchen) keinen weiten Warenoberbegriff dar und weist einen hinreichend engen Bezug zu dem Produkt "Milchcreme-Schnitte" auf. Aus einer die Voraussetzungen der Ver-kehrsdurchsetzung erf374llenden Benutzung der Marke f374r Milchcreme-Schnitten ergibt sich bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise und unter Be-r374cksichtigung der berechtigten Interessen der Markeninhaberin daher eine Verkehrsdurchsetzung f374r die im Verzeichnis eingetragene Ware "Fertigkuchen" (vgl. hierzu auch allgemein: Str366bele in Str366bele/Hacker aaO 247 8 Rdn. 314). 3. Zu Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, dass das Schutzhindernis nach 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls durch Verkehrs-durchsetzung nach 247 8 Abs. 3 MarkenG 374berwunden worden ist. Hierzu gelten die vorstehenden Ausf374hrungen entsprechend. 27 - 13 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. 28 Bornkamm Pokrant B374scher Schaffert Bergmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.06.2004 - 32 W(pat) 308/02 -
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