BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSI ZB 24/99 vom11. Juli 2002in der Rechtsbeschwerdesachebetreffend die Markenanmeldung Nr. 394 01 429.4 Nachschlagewerk:jaBGHZ : neinBGHR : ja BWCPVÜ Art. 5 Abschn. C Abs. 2, Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2;MarkenG § 156 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5;WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1a)Der Begriff der Beeinflussung der Unterscheidungskraft ist in Art. 5Abschn. C Abs. 2 und Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ einheitlich auszu-legen. Maßgeblich ist, ob der kennzeichnende Charakter der Marke verän-dert wird.b)Die Anmelderin kann die Einverständniserklärung zu einer Zeitrangverschie-bung nach § 156 Abs. 3 MarkenG, die sie in einem Verfahren vor dem Deut-schen Patent- und Markenamt nach § 156 Abs. 4 MarkenG verweigert hat, ineinem späteren Beschwerdeverfahren, das erst nach dem 1. Januar 1995anhängig geworden ist, nicht mehr nachholen.BGH, Beschl. v. 11. Juli 2002 - I ZB 24/99 - Bundespatentgericht - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juli 2002 durch denVorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof.Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscherbeschlossen:Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den an VerkündungsStatt am 11. Oktober 1999 zugestellten Beschluß des 29. Senats(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zu-rückgewiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt.Gründe: I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 11. November 1994 eingereichtenAnmeldung die Eintragung der Marke für die Waren"Uhren, Zeitmeßinstrumente sowie Teile der genannten Waren". - 3 -Die Anmelderin ist Inhaberin der international registrierten MarkenNr. 2R 138 899 eingetragen für "Montres et chronographes" und Nr. 566 482 eingetragen für "Montres et chronographes de provenance suisse".Auf eine Anfrage der zuständigen Markenstelle des Deutschen Patent-amtes verweigerte die Anmelderin ihr Einverständnis mit der Verschiebung derPriorität der Markenanmeldung vom 11. November 1994 auf den 1. Januar1995.Die Markenstelle des Deutschen Patentamtes hat der angemeldetenMarke "BWC" daraufhin die Eintragung wegen eines Freihaltebedürfnissesnach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt.Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 41,154).Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht hatdie Anmelderin hilfsweise ihr Einverständnis mit der Verschiebung der Prioritätauf den 1. Januar 1995 erklärt. - 4 -Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihrEintragungsbegehren weiter.II. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke als von der Ein-tragung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ausgeschlossen angesehen und zur Be-gründung ausgeführt:Die Prüfung der Schutzfähigkeit der Marke richte sich nach den Bestim-mungen des Warenzeichengesetzes zur Eintragbarkeit von Buchstabenzei-chen. Der Anteil der graphischen Gestaltung der Marke in Form des "W" seigering; der Eindruck als Buchstabenzeichen überwiege deutlich. Als bloße An-einanderreihung von Buchstaben ohne Wortcharakter sei das Zeichen "BWC"von der Eintragung ausgeschlossen.Die Schutzfähigkeit lasse sich auch nicht mit einer richtlinienkonformenAuslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mar-ken (ABl. EG Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1) begründen. Zwar sollte diese Richtli-nie bis zum 31. Dezember 1992 in nationales Recht umgesetzt werden. Wegendes eindeutigen Wortlauts des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG habe jedoch vor der Um-setzung der Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht zum 1. Januar 1995 keinAuslegungsspielraum bestanden.Die Anmelderin könne eine Aufhebung der patentamtlichen Entschei-dung auch nicht über den geltend gemachten Telle-quelle-Schutz der interna-tional registrierten schweizerischen Ursprungsmarken erreichen. Eine Zurück-weisung der Markenanmeldung sei nicht nach Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 - 5 -PVÜ ausgeschlossen. Das angemeldete Zeichen weiche von den im Ur-sprungsland eingetragenen Marken in Bestandteilen ab, die den kennzeichnen-den Charakter der Ursprungsmarken veränderten. Das Weglassen der Wörter"SUISSE" und "SWISS" sei keine nur unerhebliche Markenabwandlung. Für dieWaren, für die die Markenanmeldung erfolgt sei, habe der Hinweis auf dieSchweiz als Herkunftsland besondere Bedeutung.Die Anmelderin könne Schutz für die angemeldete Marke auch nicht mitdem Zeitrang 1. Januar 1995 erhalten. Das im Beschwerdeverfahren hilfsweiseerklärte Einverständnis, den Zeitrang der Anmeldung auf den 1. Januar 1995 zuverschieben, sei nicht rechtzeitig erfolgt. Die Bestimmung des § 156 Abs. 5Satz 1 MarkenG über die Abgabe der Erklärung zur Zeitrangverschiebung seinicht auf Fälle anwendbar, in denen die Erklärungsfrist bereits im Verfahren vordem Patentamt erfolglos verstrichen sei.III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-schwerde haben keinen Erfolg.1. Das Bundespatentgericht ist für das Zeichen "BWC" mit Recht von ei-nem Eintragungshindernis nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ausgegangen.Die Anmelderin kann für die Marke den Zeitrang des Anmeldetags nurbeanspruchen, wenn der Eintragung keine nach den bis zum Inkrafttreten desMarkengesetzes geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes von Amtswegen zu berücksichtigenden Gründe entgegengestanden haben (§§ 152, 156Abs. 1 MarkenG). Das ist nicht der Fall. - 6 -Buchstaben als solche waren nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG von der Eintra-gung grundsätzlich ausgeschlossen. Die Eintragung von ausschließlich ausBuchstaben gebildeten Zeichen erfolgte nach dieser Vorschrift nur, wenn sichdas Zeichen im Verkehr durchgesetzt hatte (§ 4 Abs. 3 WZG) oder in seinemGesamteindruck so phantasievoll gestaltet war, daß der Charakter der freizu-haltenden Buchstaben dahinter zurücktrat (vgl. BGH, Beschl. v. 9.11.1995- I ZB 29/93, GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ, m.w.N.). DieseVoraussetzungen, unter denen eine Eintragung von reinen Buchstabenzeichenerfolgen konnte, liegen nicht vor.Eine Durchsetzung des Zeichens im Verkehr hat die Anmelderin nichtgeltend gemacht. Die Marke "BWC" ist nach den Feststellungen des Bun-despatentgerichts auch nicht derart phantasievoll gestaltet, daß der Verkehr dieKennzeichnung nach dem Gesamteindruck nicht in den Buchstaben als solchenerblickt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.Das abstrakte Freihaltebedürfnis für Buchstabenzeichen nach § 4 Abs. 2Nr. 1 WZG galt auch nach dem 31. Dezember 1992, dem Zeitpunkt, bis zu demdie Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden sollte, unterder Geltung des Warenzeichengesetzes fort. Zwar muß ein nationales Gerichtbei der Anwendung nationalen Rechts dessen Auslegung soweit wie möglicham Wortlaut und Zweck einer EG-Richtlinie ausrichten (vgl. EuGH, Urt. v.14.7.1994 - Rs. C-91/92, Slg. 1994, I-3325 = NJW 1994, 2473, 2474, Tz. 26- Dori/Recreb; Urt. v. 17.9.1997 - Rs. C-54/96, Slg. 1997, I-4961 = NJW 1997,3365, 3367, Tz. 43 - Dorsch Consult/Bundesbaugesellschaft Berlin; BGHZ 138,55, 59 f. - Testpreis-Angebot). Vor Umsetzung der EG-Markenrechtsrichtliniedurch das Markengesetz am 1. Januar 1995 bestand jedoch angesichts deseindeutigen Wortlauts der Vorschrift des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG kein Spielraum, - 7 -im Wege der Auslegung die Schutzfähigkeit reiner Buchstabenzeichen zu be-gründen (vgl. BGH GRUR 1996, 202, 204 - UHQ).2. Die Anmelderin hat sich auch auf den Telle-quelle-Schutz nachArt. 6quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ aufgrund ihrer international regi-strierten Marken berufen und geltend gemacht, die angemeldete Marke weisenur geringfügige Abweichungen auf, die eine Zurückweisung gemäßArt. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ nicht rechtfertigen. Das Bundespatentge-richt hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2PVÜ verneint. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.Nach der Vorschrift des Art. 6quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ solljede im Ursprungsland ordnungsgemäß eingetragene Marke, so wie sie im Ur-sprungsland eingetragen ist, in den Verbandsländern Wirkung und Schutz er-halten (vgl. hierzu auch BGHZ 111, 134, 135 f. - IR-Marke FE; 130, 187, 191- Füllkörper). Wird der Schutz für ein abgewandeltes Zeichen beansprucht, darfgemäß Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ die Markenanmeldung nicht zurück-gewiesen werden, wenn die angemeldete Marke nur in Bestandteilen von derim Ursprungsland eingetragenen Marke abweicht, die die Unterscheidungskraftder Marken nicht beeinflussen und ihre Identität nicht berühren.Die Merkmale der Beeinflussung der Unterscheidungskraft in Art. 6quinquiesAbschn. C Abs. 2 und in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, der die rechtserhaltendeMarkenbenutzung in abgewandelter Form regelt, entsprechen sich inhaltlich.Die Vorschriften stimmen hinsichtlich dieses Tatbestandsmerkmals wörtlichüberein. Sie dienen dazu, geringfügige Abweichungen des Zeichens bei derBenutzung und bei der Gewährung des Telle-quelle-Schutzes zuzulassen. DerBegriff der Beeinflussung der Unterscheidungskraft ist daher in Art. 5 Abschn. C - 8 -Abs. 2 und in Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ einheitlich auszulegen (vgl.auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., Art. 6quinquies PVÜ Rdn. 15 u. § 26 MarkenGRdn. 91; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerb-lichen Eigentums, S. 100 Abschn. (n)). Allerdings sieht Art. 6quinquies Abschn. CAbs. 2 PVÜ im Gegensatz zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ zusätzlich vor, daßdie Identität der Marke nicht berührt wird. Ob deshalb an das Vorliegen derVoraussetzungen des Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ insgesamt ein stren-gerer Maßstab als bei Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ anzulegen ist (bejahend:Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 89), kann im vorliegen-den Fall offenbleiben. Die einheitliche Auslegung des in beiden Vorschriftenenthaltenen Merkmals der Beeinflussung der Unterscheidungskraft wird hiervonnicht berührt. Maßstab für die Beeinflussung der Unterscheidungskraft in Art. 5Abschn. C Abs. 2 und Art. 6quinquies Abschn. C Abs. 2 PVÜ ist danach, ob derkennzeichnende Charakter der Marke verändert wird (vgl. zu Art. 5 Abschn. CAbs. 2 PVÜ: BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746= WRP 1997, 1085 - ECCO; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54,55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999,167 f. = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus; vgl. auch Begr. zum Regierungs-entwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 77; FezeraaO § 26 Rdn. 91; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 77; Althammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 73). In diesem Zusammenhang kommt es maßgeblichdarauf an, ob der angesprochene Verkehr in der abgewandelten Form des Zei-chens noch dieselbe im Ursprungsland eingetragene Marke sieht.Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen undhat angenommen, im Zusammenhang mit den Waren, für die die Marke ange-meldet sei, komme den weggelassenen Wortbestandteilen "SUISSE" und"SWISS" besondere Bedeutung zu. Durch den Hinweis auf die Schweiz als - 9 -Herkunftsland werde ein Qualitätsmerkmal hervorgehoben. Dem Verkehr seibekannt, daß es sich bei Schweizer Uhren häufig um solche von gehobenerQualität handele. Diese Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu bean-standen. Die Rechtsbeschwerde zieht sie ohne Erfolg mit der Begründung inZweifel, das Bundespatentgericht habe einen anderen Wertungsmaßstab an-gewandt als der Senat in der "ECCO"-Entscheidung (BGH GRUR 1997, 744).In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die kennzeichnende Funktionvon "Milano" in der in jenem Verfahren zu beurteilenden Marke unter zwei Ge-sichtspunkten verneint. Dem Bestandteil "Milano" kam wegen der besonderengraphischen Gestaltung, bei der die ersten drei Buchstaben nicht ohne weitereslesbar waren und der Begriff einer ornamentalen Verzierung angenähert er-schien, und der untergeordneten Zuordnung zu "ECCO" nur eine geringe Be-deutung für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke zu. Entsprechen-de Feststellungen hat das Bundespatentgericht hier nicht getroffen. Das nimmtdie Rechtsbeschwerde hin. Für eine gegenteilige Annahme ist nach der Le-benserfahrung auch nichts ersichtlich. Der Bundesgerichtshof hat in der"ECCO"-Entscheidung den kennzeichnenden Charakter von "Milano" zudemverneint, weil die beschreibende Bedeutung der geographischen Angabe er-halten geblieben ist. Dagegen hat das Bundespatentgericht - rechtsfehlerfrei -eine kennzeichnende Funktion der Bestandteile "SUISSE" und "SWISS" derIR-Marken nicht verneint, weil es dem Hinweis auf die Schweiz als Herkunfts-land wegen der mit den Uhren häufig verbundenen Qualitätserwartung des Ver-kehrs besondere Bedeutung beigemessen hat. Sieht der Verkehr die Bestand-teile "SUISSE" und "SWISS" der Ursprungsmarken für die Waren, für die dieMarkeneintragungen erfolgt sind, als besonders bedeutungsvoll an, wird derkennzeichnende Charakter der angemeldeten Marke "BWC" verändert, wenndiese Bestandteile nicht übernommen werden. - 10 -3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, daß im Streitfalldie Voraussetzungen einer Zeitrangverschiebung zum 1. Januar 1995 nach§ 156 Abs. 3 und Abs. 5 MarkenG nicht vorliegen. Es ist davon ausgegangen,daß das Einverständnis in einem Beschwerdeverfahren nicht mehr erklärt wer-den kann, wenn die Frist des § 156 Abs. 3 MarkenG bereits in dem Verfahrenvor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos abgelaufen ist.Die von der Rechtsbeschwerde vertretene gegenteilige Ansicht ist bereitsmit dem Wortlaut des § 156 Abs. 5 MarkenG nicht zu vereinbaren, nach demdas Verfahren, in dem die Einverständniserklärung mit der Prioritätsverschie-bung nach § 156 Abs. 3 MarkenG abgegeben wird, am 1. Januar 1995 anhän-gig sein muß. Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und dem Sinnund Zweck der in § 156 Abs. 3 MarkenG enthaltenen Fristbestimmung und demin § 156 Abs. 5 MarkenG angeführten Stichtagsprinzip, aus denen folgt, daß dievor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken zügig über-geleitet werden sollten (vgl. BGH, Beschl. v. 27.1.2000 - I ZB 39/97, GRUR2000, 892, 893 = WRP 2000, 1299 - MTS). Ob von dem Stichtagsprinzip eineAusnahme gerechtfertigt ist und in einem späteren Verfahrensstadium das Ein-verständnis mit der Zeitrangverschiebung noch wirksam erklärt werden kann,wenn die Anmeldung in dem am 1. Januar 1995 anhängigen Verfahren nichtnach § 156 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen worden ist (bejahend: BPatGE 39,75, 82 f.; 39, 110, 115 f.; Fezer aaO § 156 Rdn. 4), ist vorliegend ohne Belang.Jedenfalls kann die Anmelderin das in dem Verfahren vor dem Deutschen Pa-tent- und Markenamt nach § 156 Abs. 4 MarkenG verweigerte Einverständnismit der Zeitrangverschiebung in einem Beschwerdeverfahren, das erst nachdem 1. Januar 1995 anhängig geworden ist, nicht mehr nachholen (vgl. Begr.zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BlPMZ 1994, Sonder- - 11 -heft, S. 124; BPatGE 37, 82, 85; 38, 26, 29; Fezer aaO § 156 Rdn. 4; a.A.BPatGE 40, 50, 53; Althammer/Ströbele aaO § 156 Rdn. 16).Anders als die Rechtsbeschwerde meint, stehen dem weder die in Art. 4EG niedergelegten Grundsätze der Wirtschaftspolitik der EG oder die Hand-lungspflichten der Mitgliedstaaten nach Art. 10 EG noch das in Art. 14 Abs. 1EG angeführte Ziel der schrittweisen Verwirklichung des Binnenmarktes, dieWarenverkehrsfreiheit (Art. 28 EG) und Art. 95 EG sowie die Bestimmungen derMarkenrechtsrichtlinie entgegen. Aus diesen Vorschriften läßt sich nicht herlei-ten, daß es der Anmelderin möglich sein muß, ein im markenrechtlichen An-meldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verweigertes Ein-verständnis mit der Zeitrangverschiebung in einem Beschwerdeverfahren nach-zuholen, das erst nach dem 1. Januar 1995 anhängig wurde. Zur Wahrung ihrerRechte reichte es aus, daß die Anmelderin im Verfahren vor dem DeutschenPatent- und Markenamt durch ein (zumindest) hilfsweise erklärtes Einverständ-nis nach § 156 Abs. 3 MarkenG mit der Prioritätsverschiebung eine Prüfung derEintragungsvoraussetzungen sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auchnach dem Markengesetz erreichen konnte (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 892,893 - MTS). - 12 -IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.ErdmannStarckBornkammPokrantBüscher
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