BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 30/10 vom 23 . Februar 2012 in de r Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 1 177 265 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23 . Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und di e Richter Pokrant, Dr. Kirchhoff , Dr. Koch und Dr. Löffler beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 15. April 2010 an Verkü n- dungs Statt zugestellten Beschluss des 29. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der An tragstellerinnen zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. Gründe: I. Die Antragstellerinnen haben die Löschung der am 2. August 1990 a n- gemeldeten und am 5. Juni 1991 als im Verk ehr durchgesetztes Zeiche n für die Deutsche Postreklame GmbH für Werbung in Branchen - Fernsprechbüchern; Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen - Fernsprechbüchern eingetragenen Wortmarke Nr. 1 177 265 Gelbe Seiten 1 - 3 - beantragt. Die Marke wurde am 1. September 1994 auf die DeT eMedien Deu t- sch e Telekom Medien GmbH und am 4. Februar 2009 auf die Markeninhaberin umgeschrieben. Das Deutsche Patent und Markenamt hat die Löschung der Marke a n- geordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentg e- richt den Beschluss des Patent und Markenamts aufgehoben . Dagegen we n- de t sich die Antragstellerin zu 2 mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zug e- lassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versa gung rechtlichen Gehörs rüg t . Die Antragstellerin zu 1 hat ihre Rechtsbeschwerd e nach Einreichung der Begründung zurückgenommen. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Löschungsgründe des § 50 A bs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG kämen gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht in Betracht, weil zwischen dem Eintragung s- tag am 5. Juni 1991 und de m Eingang der Löschungsanträge am 30. November 2007 mehr als zehn Jahre lägen. Die Löschungsgründe des § 50 Abs. 1 in Ve r- bindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 4 , 5 und 9 MarkenG lägen ebenfalls nicht vor . Auch der Löschungsgr und der bösgläubigen Markenanmeldung (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) sei zu verneinen. Es könne nicht festgestellt we r- den, dass die Deutsche Postreklame GmbH in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen angemeldet habe. Auch der Tatbestand der Erschleichung einer Marke liege nicht vor. III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 2 3 4 - 4 - 1. Die form und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG auch ohne Zulassung durch das Bundespatentg e- richt statthaft, da die An tragstellerin zu 2 den im Gesetz aufgeführten, die z u- lassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel der Vers a- gung rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet hat . 2. Die Rechtsbe schwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Antragstellerin zu 2 nicht in ihrem A n- spruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs. a) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Ve r- fahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entsche i- dung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (vgl. BVerfGE 96, 205, 216 f. mwN). b) Die Rechtsb eschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht h a- be den Vortrag der Antragstellerin zu 1 im Kern nicht richtig erfasst , dass die Deutsche Postreklame GmbH den Begriff "Gelbe Seiten" für die beanspruchten Dienstleistungen vor der Markenanmeldung nicht markenmäßig benutzt und deswegen unter de n Gesichtspunkt en der Störung eines fremden Besitzstandes oder der Markenerschleichung bösgläubig ( § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ) ang e- meldet ha be . aa) Das Bundespatentgericht hat im Einzelnen ausgeführt, dass es im A nmeldezeitpunkt keinen schutzwürdigen Besitzstand eines Dritten an dem Zeichen "Gelbe Seiten" in Deutschland gab. 5 6 7 8 9 - 5 - bb) Auch den Tatbestand der Markenerschleichung hat das Bundesp a- tentgericht verneint, ohne den Anspruch der Antragstellerin zu 2 auf rech tliches Gehör zu verletzen. Das Bundespatentgericht hat im Einzelnen begründet, dass die Deutsche Postreklame GmbH weder bei Anmeldung der Wort/Bildmarke 1 033 815 , auf deren Eintragung als verkehrsdurchgesetztes Zeichen später bei der Anme l- dung der Wortmarke "Gelbe Seiten" Bezug genommen worden ist, noch bei der Anmeldung dieser Wortmarke Aussagen zu ihren Gunsten manipuliert oder fa l- sche Angaben gemacht ha t . D as Bundespatentgericht hat auch das Vorbringen der Antragstellerin zu 1 zur angeblich fehlenden markenmäßigen Benutzung sowohl im tatbestan d- lichen Teil seines Beschlusses wiedergegeben als auch ausdrücklich in den G ründen behandelt. Dabei hat es den Vortrag der Antragstellerinnen nicht ve r- kannt, sondern für unzutreffend gehalten. D as Bundes patentgericht hat die Feststellung einer markenmäßigen Benutzung für die eingetragenen Dienstlei s- tungen nicht nur auf die Gestaltung der Umschlagseiten der Branchen - F ern - sprechbücher , sondern etwa auch auf die Verwendung des Zeichens bei We r- bemittelaufdruc ken, Sponsoringaktivitäten und Hausfassadenwerbung gestützt. Ein Gehörsverstoß ist in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich. c) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht h a- be den Vortrag der Antragstellerinnen , die Anmeldung der W ortmarke "Gelbe Seiten" sei zweckfremd vor allem mit dem Ziel der Behinderung potentieller Mi t- bewerber erfolgt, nicht hinreichend berücksichtigt und deshalb im Kern nicht zutreffend erfasst. 10 11 12 13 - 6 - Das Bundespatentgericht hat ausführlich dargelegt, dass die Anmelderin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der Marke hatte und keine Behinderungsabsicht gegenüber Mitbewerbern verfolgte. Die Rechtsb e- schwerde greift lediglich die se Würdigung des Sachverhalts durch das Bunde s- patentgericht an, was i hr im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde ver wehrt ist. d) Das Bundespatentgericht hat auch den Antrag der Antragstellerin zu 2, zur Frage der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung die Zeugen N . , O . und H . B . anzu hören, entgegen der Rechts - beschwerde nicht stillschweigend übergangen. Es hat vielmehr ausdrücklich von einer Vernehmung dieser Zeugen abgesehen, weil die unter Beweis g e- stel l ten Behauptungen entweder unstreitig oder unerheblich seien. Dass diese Bewertu ng des B undespatent gerichts auf einem Verstoß gegen den Anspruch der Antragstellerin zu 2 auf rechtliches Gehör beruht, legt die Rechtsbeschwe r- de nicht dar. e ) D ie Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe we i- teren Vortrag der Antragstell erin zu 2 zur Bösgläubigkeit der Anmeldung des angegriffenen Zeichens nicht berücksichtigt oder jedenfalls im Kern nicht richtig erfasst , ist unbeg r ündet . aa) Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Postreklame GmbH vom 25./26. November 19 68 hat das Bundespatentgericht zur Kenntnis genommen und lediglich anders gewürdigt, als es die Rechtsbeschwerde für richtig hält. Im Übrigen ist ein Protokoll aus dem Jahr 1968 für eine Behind e- rungsabsicht bei einer Markenanmeldung im Jahr 1990 wenig auss agekräftig . 14 15 16 17 - 7 - bb) Der Ende der 1960er Jahre veröffentlichte Werbeflyer belegt ledi g- lich, dass Begriffe wie "Gelbe Seiten", "Yellow Pages" oder "Page d'Or" schon zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen Staaten verwendet wurden. Für die hier allein maßgebli che Frage, ob die aufgrund Verkehrsdurchsetzung in Deutsc h- land eingetragene Marke bösgläubig angemeldet wurde, ist das unerheblich. Das Bundespatentgericht hatte deshalb keinen Anlass, sich ausdrücklich mit diesem Werbeflyer zu befassen. cc) Von vornhe rein ungeeignet f ür den Nachweis einer Behinderungsa b- sicht im Jahr 1990 ist auch das Schreiben der Geschäftsleitung der Deutschen Postreklame Gmb H an das Bundesministerium für das Post und Fernmeld e- wesen vom 6. August 1974. Der dort beschriebene Sachverha lt, dass die Deu t- sche Postreklame GmbH nur mit bestimm t en Vertragsverlegern zusammena r- beite , kann den Vorwurf einer bösgläubigen Markenanmeldung in Behind e- rungsabsicht im Jahr 1990 nicht begründen. Dem stünde auch schon die vom Bundespatentgericht festgest ellte Benutzungsabsicht der Deutschen Postr e- klame GmbH für die angemeldete Marke entgegen. Das Bundespatentgericht brauchte daher in den G ründen seiner Entscheidung nicht ausdrücklich auf das Schreiben vom 6. August 1974 einzugehen. f ) Schließlich mach t die Rechtsbeschwerde vergeblich geltend, der ang e- fochtene Beschluss verletze die Antragstellerin zu 2 deshalb in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, weil das Bundespatentgericht im Rahmen seiner Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbesc hwerde Vortrag der Antragstellerin zu 1 nicht hinreichend berücksichtigt und zudem einen falschen Hinweis gegeben habe. 18 19 20 - 8 - aa) Das Bundespatentgericht hat den betreffenden Vortrag im Tatb e- stand des angefochtenen Beschlusses wiedergegeben und bei seiner Z ula s- sungsentscheidung in der Sache behandelt. bb) Auch eine gehörswidrige Überraschungsentscheidung liegt in diesem Zusammenhang nicht vor. Das Bundespatentgericht hat mit Hinweis vom 3. Mai 2010 klargestellt, dass die Zulassung der Rechtsbeschwerde en tgegen dem Vorbringen der Antragstellerin zu 1 in ihrer Anhörungsrüge vom 27. April 2010 in der mündlichen Verhandlung am 3. März 2010 nicht als sicher dargestellt worden sei. Die Antragstellerin zu 2 hatte deshalb Anlass , von sich aus alle für eine Zulass ung der Rechtsbeschwerde sprechenden Gründe vorzutragen. cc) Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde dazu, was d ie Antragstel l e- rin zu 2 zur Zulassungsfrage noch ergänzend vorgetragen hätte, wäre n zudem ungeeignet gewesen, das Bundespatentgericht zu eine r abweichenden Zula s- sungsentscheidung zu bewegen. Denn die beiden von der Rechtsbeschwerde angeführten Zulassungsgründe beruhen auf Prämissen , die im Widerspruch zu den Feststellungen des Bundespatentgerichts stehen. Weder hat das Bunde s- patentgericht eine N utzung der Marke ausschließlich in der Werbung für Bra n- chen - Fernsprechbücher angenommen, noch ist es davon ausgegangen, dass die Marke nur für ein Produkt und nicht für eine Dienstleistung benutzt worden sei. 21 22 23 - 9 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Bornkamm Pokrant Kirchhoff Koch Löffler Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.04.2010 - 29 W (pat) 85/10 - 24
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