BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 33/06 vom 1. M344rz 2007 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die IR-Marke Nr. 730 038 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja WEST MarkenG 247 83 Abs. 3 Nr. 3 Ist im markenrechtlichen L366schungsverfahren nicht auszuschlie337en, dass die angefochtene Beschwerdeentscheidung auf der Versagung rechtlichen Geh366rs beruht, so mu337 der Rechtsbeschwerdef374hrer nicht vortragen, was er auf einen Hinweis des Gerichts ausgef374hrt h344tte; die insoweit im Verfahren der Nichtzu-lassungsbeschwerde nach 247 544 ZPO geltenden Grunds344tze sind nicht anzu-wenden. BGH, Beschl. v. 1. M344rz 2007 - I ZB 33/06 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. M344rz 2007 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-richts vom 25. Januar 2006 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Widersprechende ist Inhaberin der f374r "Filterzigaretten" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke Nr. 1 152 164 1 WEST. - 3 - Aus dieser Marke hat sie gegen die Schutzbewilligung f374r die IR-Marke der Markeninhaberin Nr. 730 038 WELT in der Bundesrepublik Deutschland Widerspruch erhoben. Diese Marke ist f374r "Cigarettes et autres articles de tabac" eingetragen. Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Wider-sprechenden zur374ckgewiesen. Zwischen der Widerspruchsmarke, bei der nur von normaler Kennzeichnungskraft ausgegangen werden k366nne, und der ange-griffenen Marke bestehe trotz einer teilweisen Identit344t der Waren keine Ver-wechslungsgefahr. 2 Der hiergegen eingelegten Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht stattgegeben. Gegen diesen Beschluss richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Marken-inhaberin. 3 II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie f374hrt zur Aufhebung des ange-fochtenen Beschlusses und zur Zur374ckverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (247 89 Abs. 4 MarkenG). 4 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung statthaft, weil die Markeninhaberin einen im Gesetz aufgef374hrten, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde er366ffnenden Verfahrensmangel - die Ver-sagung des rechtlichen Geh366rs (247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) - mit konkreter Be- 5 - 4 - gr374ndung ger374gt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, 76 = WRP 2004, 103 - turkey & corn; Beschl. v. 1.6.2006 - I ZB 121/05, Um-druck S. 4). 2. Die Rechtsbeschwerde ist begr374ndet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf einer Verletzung des rechtlichen Geh366rs der Markeninhaberin beruht (Art. 103 Abs. 1 GG). 6 a) Das Bundespatentgericht hat bei seiner Entscheidung ma337geblich auf eine erheblich 374berdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-marke abgestellt. Daf374r hat es sich auf den Umsatz und den Marktanteil der Widerspruchsmarke sowie den gro337en Werbeaufwand f374r diese Marke gest374tzt. Dass die Widerspruchsmarke f374r Zigaretten dauerhaft und intensiv beworben worden sei, ergebe sich aus der Vielzahl der im Verfahren vor der Markenstelle zu den Akten gereichten Werbebeispiele und sei zudem gerichtsbekannt. Die Werbung f374r die Widerspruchsmarke sei in allen Bereichen, in denen f374r Ziga-retten geworben werden d374rfe, nahezu omnipr344sent. Aufgrund der Dauer und des Umfangs dieser Werbung, z.B. auf Werbew344nden, auf Litfasss344ulen, in Zei-tungen und Zeitschriften sowie anl344sslich von Sportveranstaltungen, insbeson-dere solchen des Motorrennsports, sei davon auszugehen, dass die Widerspre-chende den Bekanntheitsgrad ihrer Marke seit dem Zeitpunkt der Eintragung nochmals nicht unerheblich gesteigert habe. 7 b) Die Rechtsbeschwerde r374gt u.a., das Bundespatentgericht habe an-ders als das Deutsche Patent- und Markenamt festgestellt, die f374r eine erh366hte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ma337geblichen Umst344nde seien gerichtsbekannt und damit nicht beweisbed374rftig, ohne der Markeninhaberin zuvor durch einen entsprechenden Hinweis Gelegenheit zur Stellungnahme zu 8 - 5 - geben. Dies sei jedoch zur Wahrung des Anspruchs der Markeninhaberin auf rechtliches Geh366r notwendig gewesen, weil die Markeninhaberin vor dem Deut-schen Patent- und Markenamt eine erh366hte Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke bestritten habe. c) Das Bundespatentgericht hat das Recht der Markeninhaberin auf rechtliches Geh366r dadurch verletzt, dass es seiner Entscheidung bestimmte Tatsachen als gerichtsbekannt zugrunde gelegt hat. Dabei handelt es sich um die Ausf374hrungen zu Bereichen, Dauer und Umfang der Werbung f374r die Wi-derspruchsmarke. M366chte das Gericht offenkundige Tatsachen (247 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit 247 291 ZPO), zu denen auch die gerichtsbekannten Tat-sachen z344hlen, seiner Entscheidung zugrunde legen, so muss es sie zuvor in das Verfahren einf374hren, damit die Beteiligten Stellung nehmen k366nnen (BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top Selection; Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 21/95, GRUR 1998, 396, 397 = WRP 1998, 184 - Individual). Sofern keine m374ndliche Verhandlung stattfindet, ist ein schriftlicher Hinweis an die Verfahrensbeteiligten geboten. 9 Eine derartige Hinweispflicht besteht allerdings dann nicht, wenn es sich um Umst344nde handelt, die allen Beteiligten ohne Weiteres gegenw344rtig sind und von deren Entscheidungserheblichkeit sie wissen. Denn in einem solchen Fall kann angenommen werden, dass die Beteiligten auch ohne einen aus-dr374cklichen Hinweis hinreichende Gelegenheit zur Stellungnahme haben (BGHZ 31, 43, 45; BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Im Streitfall kann jedoch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Marke-ninhaberin, einem polnischen Unternehmen, Einzelheiten der Zigarettenwer-bung in Deutschland gel344ufig sein m374ssen. 10 - 6 - Nach der Begr374ndung des angefochtenen Beschlusses kann auch nicht angenommen werden, dass die als gerichtsbekannt behandelten Tatsachen neben den von der Widersprechenden vor der Markenstelle eingef374hrten Tat-sachen nur als zus344tzliche, die Entscheidung letztlich nicht tragende Begr374n-dung herangezogen werden sollten. Damit ist nicht auszuschlie337en, dass die angefochtene Entscheidung auf der Versagung des rechtlichen Geh366rs beruhen kann (BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Die Markeninhaberin muss-te nicht vortragen, was sie auf einen Hinweis des Gerichts zu den f374r gerichts-bekannt erachteten Tatsachen ausgef374hrt h344tte. Die insoweit im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde nach 247 544 ZPO geltenden Grunds344tze 11 - 7 - (vgl. BGH, Beschl. v. 11.2.2003 - XI ZR 153/02, NJW-RR 2003, 1003) sind im markenrechtlichen L366schungsverfahren, das durch den Amtsermittlungsgrund-satz gepr344gt ist, nicht anzuwenden. v. Ungern-Sternberg B374scher Schaffert Bergmann Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.01.2006 - 26 W(pat) 324/03 -
Full & Egal Universal Law Academy