BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 35/00 vom 12. August 2004 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 394 10 813 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Mar-ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 2000 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. - 3 - Gründe: I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 29. September 1995 die dreidimensio-nale Marke Nr. 394 10 813 entsprechend den nachfolgenden Abbildungen für die Ware "Taschenlampen" in das Markenregister eingetragen: - 4 - - 5 - Den ursprünglich von der E. GmbH & Co. KG in B. beim deut- schen Patent- und Markenamt gestellten Antrag auf Löschung der Marke hat die Antragstellerin als Rechtsnachfolgerin weiterverfolgt. Zur Begründung hat sie ausge-führt, der Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Zudem bestehe das absolute Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. - 6 - Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen. Die Markenabteilung des deutschen Patent- und Markenamts hat den Lö-schungsantrag zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 43, 122 - MAG-LITE Taschenlampe). Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke nicht zu lö-schen sei, und hat hierzu ausgeführt: Der Marke fehle in ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft. Ne-ben der dreidimensionalen Gestaltung bestehe die Marke auch aus einem Schrift-zug, der deutlich das Wort "MAG-LITE" beinhalte. Dessen Funktion als Herkunfts-hinweis stelle auch die Antragstellerin nicht in Frage. Es gebe keinen Grund, den Wortbestandteil der Marke nicht als schutzbegründend zu berücksichtigen. Eine kombinierte 3 D-Wortmarke sei nicht deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, weil unterschiedliche Markenkategorien miteinander kombiniert würden. Vielmehr sei davon auszugehen, daß gem. § 3 Abs. 1 MarkenG als Marke alle Zeichen, insbe-sondere Wörter, Abbildungen und dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen geschützt werden könnten. Die dreidimensionale Gestaltung nehme dabei keine Sonderstel-lung ein. Außer Frage steht die Schutzfähigkeit von Wort-/Bildzeichen, deren Be-standteile unterschiedlich kennzeichnungskräftig sein könnten. Die Eintragungsfä-higkeit hänge von der Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens ab. Diese sei auf-grund des Wortbestandteils "MAG-LITE" bei der in Rede stehenden Marke gegeben. - 7 - Die angegriffene Marke bestehe auch nicht ausschließlich aus Zeichen, die zur Bezeichnung der Art der Waren dienen könnten. Vielmehr bestehe kein schüt-zenswertes Interesse der Mitbewerber, die dreidimensionale Gestaltung in Verbin-dung mit dem Wort "MAG-LITE" beschreibend zu benutzen. III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf An-trag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müs-sen, weil im Eintragungszeitpunkt ein Schutzhindernis nach § 3, § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht. 1. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, die angegriffene Marke sei nicht markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG. Nach der Bestimmung des § 3 Abs. 1 MarkenG können Marken alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von den-jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dazu gehört auch die Form einer Ware. Die Markenfähigkeit eines Zeichens ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterschei-den. Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Es muß über die tech-nisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar nicht phy-sisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizie-rungsfunktion der Marke erfüllen können. Da die Selbständigkeit der Marke in die- - 8 - sem Sinne ausschließlich ein gedankliches Erfordernis ist, ist eine willkürliche Er-gänzung der Form der Ware nicht notwendig, um die Markenfunktion zu erfüllen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II, m.w.N.). Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung der angemeldeten Formmarke nach § 3 Abs. 1 MarkenG zu verneinen. Dies folgt schon aus dem Schriftzug, der nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts Zeichenbestandteil ist und deutlich das Wort "MAG-LITE" und damit einen Unternehmenshinweis beinhaltet (vgl. hierzu nachstehend unter III 2 b und c). 2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die angegriffene Marke als (kon-kret) unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angesehen. a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke inne-wohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01, Slg 2003, I-3161 Tz. 40 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428, 429 f. Tz. 30 = WRP 2004, 475 - Henkel (flüssiges Wollwaschmittel); Urt. v. 29.4.2004 - verb. Rs. C-456/01 P, C-457/01 P, WRP 2004, 722, 726 Tz. 34 = MarkenR 2004, 224 - Henkel (Geschirr-spülmittel-Tablette); BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 46/98, WRP 2004, 761, 762 - Rado-Uhr II; Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, WRP 2004, 755, 756 - Stabtaschenlampen II). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab - 9 - auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreiben-den Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 508, 509 = WRP 2004, 749 - Transformatorengehäuse; GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II; GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blüten-form). b) Im Streitfall geht es um eine dreidimensionale Form einer Taschenlampe, die den Schriftzug "MAG-LITE" aufweist. Das Bundespatentgericht hat zu Recht seiner Beurteilung die Kombination der dreidimensionalen Marke mit dem Wort "MAG-LITE" zugrunde gelegt. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, Schutzgegenstand sei allein das als dreidimensionale Marke eingetragene Zeichen und nicht auch der auf dieser Form angebrachte Schriftzug. Maßgeblich für den mit dem Löschungsantrag angegriffenen Schutzgegenstand ist die Marke in ihrer eingetragenen Form (§ 4 Nr. 1, § 50 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 - I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP 1996, 903 - Sali Toft; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; vgl. auch BGH, Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712 = WRP 2003, 889 - Goldbarren). Dies ist die - den Angaben in der An-meldung mit Lichtbildern folgende - Eintragung einer dreidimensionalen Marke mit dem Schriftzug "MAG-LITE" (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 6 Nr. 3, § 9 MarkenV). Der Schutz besteht für die Kombination von Wort und Form in der ein-getragenen Fassung der Marke. Die Lichtbilder geben den Schriftzug auf der Ta-schenlampe mit der erforderlichen Eindeutigkeit wieder (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 9 Abs. 4, § 8 Abs. 2 Satz 1 MarkenV). Für die Beurteilung des mit dem - 10 - Löschungsantrag angegriffenen Schutzgegenstandes der Marke ist unerheblich, daß die Anmeldung neben der Angabe der Markenform nach § 6 MarkenV nicht einen zusätzlichen Hinweis darauf enthielt, daß die dreidimensionale Marke einen Schriftzug aufweist. Der Schutzgegenstand der eingetragenen Marke ist sonach nicht be-schränkt auf die dreidimensionale Form, sondern erfaßt auch die Darstellung des Schriftzugs (vgl. BGH GRUR 2003, 712, 714 - Goldbarren). Eine andere Beurtei-lung ist nicht im Hinblick auf die von der Rechtsbeschwerde angeführte Entschei-dung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in Sachen Mag Instrument Inc. vom 7. Februar 2002 - Rs. T-88/00 (GRUR Int. 2002, 531) ver-anlaßt. Der Entscheidung ist nicht zu entnehmen, daß der in Rede stehende Schriftzug Gegenstand der Anmeldung und des Parteivorbringens in jenem Verfah-ren vor dem EuG war (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo vom 16.3.2004 im Verfahren Mag Instrument Inc. Rs. C-136/02 P Tz. 24; vgl. auch EuGH WRP 2004, 722, 727 Tz. 49-51 - Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette)). c) Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Waren-formmarken allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise, daß die konkrete Warenform - aus welchen Gründen auch immer - etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt (vgl. EuGH WRP 2004, 722, 726 Tz. 35 - Henkel (Geschirrspülmittel-Tablette); BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform). Dies ist im vorliegenden Fall bereits deshalb anzunehmen, weil das Zeichen deutlich das Wort "MAG-LITE" aufweist. Die Eignung dieses Wortes als Unterscheidungsmittel hat das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt. "MAG-LITE" weist für die fraglichen Waren keinen beschreibenden Begriffsinhalt auf und es handelt sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deut-schen oder einer im Inland gebräuchlichen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches - 11 - und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). d) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der auf der angegriffenen Marke angebrachte Schriftzug "MAG-LITE" eine das Gesamtzeichen prägende Kennzeich-nungskraft besitze, welche geeignet sei, dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft beizumessen. Mit der Forderung nach einer das Gesamtzeichen prägenden Kenn-zeichnungskraft überspannt die Rechtsbeschwerde die Anforderungen, die an die Unterscheidungseignung des Wortbestandteils der angegriffenen Marke zu stellen sind. Besteht eine Marke aus schutzfähigen und schutzunfähigen Bestandteilen, reicht es aus, daß der Verkehr in dem Gesamtzeichen, und sei es auch nur aufgrund eines Elements, noch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - anti Kalk; BPatG GRUR 2002, 889, 890; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn. 132 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 56; v. Schultz, Mar-kenrecht, § 8 Rdn. 39; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 295 und § 8 Rdn. 88a). Der Frage, ob und inwieweit die Form oder das Wort den Gesamtein-druck der eingetragenen Kombinationsmarke prägt, stellt sich erst in einem Kollisi-onsfall. 3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an der an-gegriffenen Marke hat das Bundespatentgericht mit der Begründung verneint, es bestehe kein schützenswertes Interesse Dritter, die dreidimensionale Gestaltung mit dem Schriftzug "MAG-LITE" beschreibend zu benutzen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Konkrete Rügen bringt die Rechtsbeschwerde hierzu auch nicht vor. Soweit sie auf das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenviel- - 12 - falt verweist, berücksichtigt sie nicht hinreichend, daß sich die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke jedenfalls auch aus dem Schriftzug und nicht isoliert aus der Form ergibt. IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen. Ullmann Bornkamm Pokrant Büscher Bergmann
Full & Egal Universal Law Academy