BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSI ZB 37/02 vom3. April 2003in der RechtsbeschwerdesacheNachschlagewerk:jaBGHZ:neinBGHR: ja Kosten des PatentanwaltsMarkenG § 140 Abs. 3Hat eine Partei in einer Kennzeichenstreitsache einen als Rechtsanwalt und alsPatentanwalt zugelassenen Vertreter in beiden Funktionen beauftragt, sind ihrauch die entstandenen Patentanwaltsgebühren gemäß § 140 Abs. 3 MarkenGzu erstatten.BGH, Beschl. v. 3. April 2003 - I ZB 37/02 - OLG DüsseldorfLG Düsseldorf - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 3. April 2003 durchden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Dr. Büscher und Dr. Schaffertbeschlossen :Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 20. Zivilsenatsdes Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16. September 2002 wirdauf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 1.413,73 festgesetzt.Gründe: I. Die Parteien streiten im Rahmen der Kostenfestsetzung um die Er-stattungsfähigkeit einer Patentanwaltsgebühr eines als Rechtsanwalt und zu-gleich als Patentanwalt zugelassenen Prozeßbevollmächtigten.Die Klägerin ist in einer Kennzeichenstreitsache unterlegen und hat dieKosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Beklagte war durch einen Prozeßbe-vollmächtigten vertreten, der als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwaltzugelassen ist und mit der Klageerwiderung angezeigt hatte, seinen Mandantenauch in seiner Eigenschaft als Patentanwalt zu vertreten. - 3 -Der Beklagte hat im Kostenfestsetzungsantrag neben der Festsetzungder 10/10 Prozeß- und Verhandlungsgebühr seines Prozeßbevollmächtigten alsRechtsanwalt "die Festsetzung einer 10/10 Patentanwaltsgebühr gemäß § 140Absatz 5 MarkenG" geltend gemacht. Die Kostenfestsetzung ist antragsgemäßerfolgt.Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde der Klägerin ist ohne Er-folg geblieben.Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Klägerin ihr Be-gehren, die Gebühr gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG a.F. von der Festsetzungauszunehmen, weiter. Der Beklagte beantragt, die Rechtsbeschwerde zurück-zuweisen.II. Das Beschwerdegericht hat im wesentlichen ausgeführt:Durch die Beauftragung und das Auftreten des Patent- und Rechtsan-walts des Beklagten in beiden Funktionen sei diesem auch aus seiner Tätigkeitals Patentanwalt ein Gebührenanspruch erwachsen. Der zusätzliche Gebüh-renanspruch sei nicht mit der für seine Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenenGebühr abgegolten. Dies sei jedenfalls dann der Fall, wenn es in dem Rechts-streit gerade auf besondere marken- oder kennzeichenrechtliche Fragen an-komme und der Patent- und Rechtsanwalt sie im Prozeß auch tatsächlich be-handle. Nachdem die gesonderte Gebühr angefallen sei, sei sie nach § 140Abs. 5 MarkenG a.F. auch zu erstatten.III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. - 4 -1. Die Frage, ob ein als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwalt zu-gelassener Prozeßbevollmächtigter auch die Gebühren für seine Tätigkeit alsPatentanwalt erstattet erhält, ist umstritten. Es wird die Auffassung vertreten,daß in derartigen Fällen keine zusätzliche Gebühr anfalle (Fezer, Markenrecht,3. Aufl., § 140 Rdn. 19; BPatG für das Patentnichtigkeitsverfahren zuletzt inGRUR 1991, 205, 206; vgl. auch Keller in: Riedel/Sußbauer, BRAGO, 8. Aufl.,§ 31 Rdn. 22 a.E.), daß dies von den Umständen des Einzelfalls, insbesondereder tatsächlich erbrachten Mehrleistung des Prozeßbevollmächtigten als Pa-tentanwalt abhänge (OLG Schleswig JurBüro 1987, 1729, 1731; vgl. auchZöller/Herget, ZPO, 23. Aufl., § 91 Rdn. 13 "Patentanwaltskosten") oder daß dieGebühr im Fall der doppelten Mandatierung und Vertretung generell zu erstat-ten sei (OLG Karlsruhe AnwBl. 1989, 106, 107; OLG München JurBüro 1972,988 f.; JurBüro 1983, 1815, 1816; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 140 Rdn. 63;Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 140 Rdn. 18; Benkard/Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 144 Rdn. 24; Gött-lich/Mümmler, BRAGO, 20. Aufl., S. 1060 f. "Patentsachen", 7.3.3. "Doppel-funktion"; von Eicken in: Gerold/Schmidt, BRAGO, 15. Aufl., § 31 Rdn. 28).2. Die Patentanwaltsgebühr steht dem Prozeßbevollmächtigten des Be-klagten zu, weil er in beiden Funktionen als Rechtsanwalt und als Patentanwaltbeauftragt wurde und an dem Rechtsstreit mitgewirkt hat, wobei er sowohl alsRechtsanwalt als auch als Patentanwalt in der jeweiligen Funktion Organ derRechtspflege ist. Zu Unrecht meint die Klägerin, der Beklagte sei im Fall derPersonenidentität des Rechts- und Patentanwalts zur Zahlung der Patentan-waltsgebühren nicht verpflichtet. Die Annahme eines "Doppelmandats" sei kon-struiert und lebensfremd; vielmehr komme ein einheitliches Mandatsverhältniszustande. - 5 -Zutreffend hat das Beschwerdegericht ausgeführt, daß einem Rechtsan-walt und Patentanwalt, der im Rahmen seiner Beauftragung in beiden Funktio-nen in einer Kennzeichenstreitsache seine Partei vertritt, aus seiner Tätigkeitals Patentanwalt ein gesonderter Gebührenanspruch erwächst. Die Beratungund die Vertretung gegenüber Dritten sind typische Aufgaben eines Patentan-walts in einem Kennzeichenstreit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 PatAnwO). Zwischen denParteien ist nicht im Streit, daß der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten tat-sächlich sowohl in seiner Funktion als Rechtsanwalt als auch in seiner Funktionals Patentanwalt beauftragt worden war und daß die Beauftragung eines (ande-ren) Patentanwalts einen Gebührenanspruch in der geforderten Höhe ausgelösthätte. An der Begründung des Gebührenanspruchs gegenüber seinem Man-danten ändert der Umstand nichts, daß der Prozeßbevollmächtigte in dieserKennzeichenstreitsache als Rechts- und Patentanwalt ein und dieselbe Personist. Denn es besteht kein Verbot, das es einem Rechtsanwalt und Patentanwaltverwehren würde, sich in beiden Eigenschaften beauftragen zu lassen.Zu Unrecht meint die Klägerin, es sei eine Selbstverständlichkeit und ge-höre zum "Betreiben des Geschäfts" eines zum Prozeßbevollmächtigten be-stellten Rechtsanwalts im Sinne von § 31 Abs. 1 BRAGO, daß der mit der Pro-zeßvertretung beauftragte Rechts- und Patentanwalt seine besonderen marken-rechtlichen Kenntnisse - ebenso wie ein Fachanwalt für Steuerrecht seine be-sonderen steuerrechtlichen Kenntnisse - einsetze. Dies sei mit den Gebührenals Rechtsanwalt abgegolten. Die Klägerin läßt dabei unberücksichtigt, daß derim Streitfall tätige Rechtsanwalt nicht nur über Spezialwissen auf dem Gebieteines Patentanwalts verfügt, sondern - wie das Beschwerdegericht zutreffendausgeführt hat - als solcher ein unabhängiges Organ der Rechtspflege nach § 1PatAnwO ist. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufli-che Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjeni- - 6 -gen eines Rechtsanwalts und wird - im Fall der Vereinigung beider Berufsbilderin einer Person - durch diese auch nicht verdrängt (OLG Karlsruhe AnwBl.1989, 106, 107; OLG München JurBüro 1972, 988, 989). Auf die Abgrenzbar-keit der einzelnen Handlungen des Rechts- und Patentanwalts nach ihrer Zu-gehörigkeit zu seinem einen oder anderen Funktionsbereich kommt es dabeinicht an (OLG München JurBüro 1972, 988, 989).Das Beschwerdegericht hat offengelassen, ob ein Rechts- und Patent-anwalt, der für seine Partei in einer Kennzeichenstreitsache aufgrund einesdoppelten Mandates tätig wird, stets einen Gebührenanspruch erwirbt oder obdies davon abhängt, daß dieser die besonderen marken- oder kennzeichen-rechtlichen Fragen behandelt, auf die es im Rechtsstreit ankommt. Das Be-schwerdegericht hat jedenfalls das Eingehen auf die besonderen kennzeichen-rechtlichen Fragen durch den Beklagtenvertreter bejaht. Dies beanstandet dieRechtsbeschwerdeführerin mit der Rüge, der Beklagtenvertreter habe keine"Mehrleistung" erbracht, denn ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zei-chen Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne bestehe, habe der Pro-zeßbevollmächtigte bereits in seiner Funktion als Rechtsanwalt prüfen müssen.Hierauf kommt es indessen nicht an, weil eine besondere Prüfung einer "Mehr-leistung" angesichts der formalisierten Regelung nicht in Betracht kommt.3. Der gegenüber dem Beklagten entstandene Gebührenanspruch desBeklagtenvertreters als Patentanwalt ist von der Klägerin auch zu erstatten(§ 140 Abs. 5 MarkenG a.F., wegen Streichung der Abs. 3 und 4 mit Wirkungvom 1. August 2002 jetzt § 140 Abs. 3 MarkenG).Der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten hatte seine Mitwirkung alsPatentanwalt im Verfahren in der Klageerwiderung angezeigt. - 7 -Die gegebene Personenidentität von Rechts- und Patentanwalt steht derAnnahme einer Mitwirkung im Sinne des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht entgegen.Zwar geht der Wortlaut der Vorschrift ("Mitwirkung") davon aus, daß neben demeigentlichen Prozeßbevollmächtigten (Rechtsanwalt) ein Patentanwalt imRechtsstreit mit tätig wird (BPatG GRUR 1991, 205, 206). Die Vorschriftschließt aber eine Anwendung auf den doppelqualifizierten Prozeßbevollmäch-tigten nach ihrem Sinn und Zweck nicht aus. Andernfalls wäre dieser, obwohl ergleichermaßen qualifiziert und in beiden Funktionen jeweils Organ der Rechts-pflege ist, in nicht nachvollziehbarer Weise benachteiligt, da sein Mandant imFall des Obsiegens eine Erstattung der Patentanwaltskosten vom Gegner nichtverlangen könnte.Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG sieht ausdrücklich vor, daß inKennzeichenstreitsachen von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Pa-tentanwalts entstehen, die Gebühren nach § 11 BRAGO und außerdem dienotwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten sind. Die ursprünglich inder Regelung enthaltene Begrenzung der Erstattung ("bis zur Höhe einer vollenGebühr") ist zuvor mit Gesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656, 3675)mit Wirkung vom 1. Januar 2002 gestrichen worden. Sie ist im Streitfall nichtüberschritten, so daß es auf die Frage der Geltung der neuen Regelung für denStreitfall nicht ankommt. Eine Prüfung, ob die durch die Mitwirkung des Patent-anwalts entstandenen Gebühren notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1ZPO sind, findet aufgrund der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG (§ 140Abs. 5 MarkenG a.F.) nicht statt (vgl. OLG Karlsruhe AnwBl. 1989, 106, 107;Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 140 Rdn. 66; Althammer/Klaka, Markengesetz,6. Aufl., § 140 Rdn. 18). - 8 -IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Klägerin mit der Kostenfolgeaus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.Ullmannv. Ungern-SternbergStarckBüscherSchaffert
Full & Egal Universal Law Academy