BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSI ZB 38/00 vom4. Dezember 2003in der Rechtsbeschwerdesachebetreffend die IR-Marke 670 278 Nachschlagewerk:jaBGHZ : neinBGHR : ja Käse in BlütenformMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 107; PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2a)Der Verkehr sieht in einer bestimmten Formgestaltung einer Ware nur danneinen Herkunftshinweis, wenn er die Form nicht einer konkreten Funktion derWare oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch anspre-chendes Produkt zu schaffen. Dies ist von Ware zu Ware unterschiedlich. Füreinen Herkunftshinweis spricht dabei, daß es sich um eine willkürliche Formge-bung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende cha-rakteristische Merkmale unterscheidet.b)Im Rahmen des dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Eintragungs-hindernisses des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ ist das Interesse derAllgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liegtdie beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengebiet üblichenFormenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesseeiner Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daßdie als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhaltenist.BGH, Beschl. v. 4. Dezember 2003 I ZB 38/00 Bundespatentgericht - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 4. Dezember 2003 durchden Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Stern-berg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffertbeschlossen:Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom19. Juli 2000 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung andas Bundespatentgericht zurückverwiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 e-setzt.Gründe: I.Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke 670 278 Schutz in derBundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren Fromage, produits laitiers re-gistrierte Marke, die nachstehend in schwarz-weiß wiedergegeben ist, besteht auseiner dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blütenblättern erinnernsoll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen auf-weist. - 3 - Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Markeden Schutz für die Ware Fromage wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraftverweigert. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zu-rückgewiesen (GRUR 2001, 341 = BPatGE 43, 153).Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der dieMarkeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.II.Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schut-zes der IR-Marke in Deutschland stehe das Schutzhindernis des Fehlens jeglicherUnterscheidungskraft nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG i.V. mit Art. 5Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begrün-dung hat es ausgeführt:Trotz der Wechselwirkung von Formgebung und Herstellungsprozeß bei Kä-se sei davon auszugehen, daß keiner der Gründe des § 3 Abs. 2 MarkenG vorlie-ge, um die abstrakte Markenfähigkeit zu verneinen. Der beanspruchten dreidi-mensionalen Gestaltung fehle es jedoch an der konkreten Unterscheidungskraft. - 4 -Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei an sich von einem großzü-gigen Maßstab auszugehen. Solle sich eine Ware durch einen in ihrer Form lie-genden Herkunftshinweis von Konkurrenzprodukten unterscheiden, setze derMarkenschutz indessen voraus, daß sich der Verkehr auf dem beanspruchten Wa-rengebiet bereits an die kennzeichnende Funktion der Warenform gewöhnt habe.Sei diese Frage zu bejahen, müsse festgestellt werden, ob der Formmarke wegenihrer individuellen Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochenwerden könne. Sofern auf dem betreffenden Warengebiet eine solche Gewöhnungdes Verkehrs nicht festzustellen sei, könne bei einer deutlich aus dem Rahmendes Verkehrsüblichen fallenden Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischa-rakter ausnahmsweise dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden.Nach diesen Grundsätzen sei die Unterscheidungskraft zu verneinen.Der Verkehr unterscheide Käse jeweils nach verschiedenen Sorten, im we-sentlichen nach Frisch-, Weich- oder Hartkäse, seiner Herkunft aus unterschiedli-chen Ländern oder Provenienzen oder nach sonstigen Eigenschaften der Wareselbst, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Dabei ordne er zwar einennach der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohneweiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Der bloßen Form werde beider Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang aber keine besondere Be-deutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Kä-seform als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sei nicht festzustellen.Die Blütenform sei nicht derart unüblich, daß der Verkehr ihr auch ohne vor-angegangene Gewöhnung eine herkunftshinweisende Funktion zuweise. Sie wei-che nicht so weit von den auf diesem Warengebiet üblichen Formen ab, daß sieallein deswegen als herkunftshinweisend angesehen werden könne. Beispiele lie-ßen erkennen, daß sich Käse durch eine vielfältige Sortengestaltung auszeichne.Im Streitfall könne man in den Einkerbungen zwischen den sechs Rundungenauch eine Portionierungshilfe sehen. Die Gestaltung der Käserinde sei ebenfalls - 5 -nicht ungewöhnlich; insbesondere könne die rötliche Färbung einen Hinweis aufden Reifegrad geben.Die Gewährung des Schutzes für ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen seinicht beantragt; Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung seien auch nicht er-sichtlich.III.Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentge-richts, die IR-Marke sei nicht unterscheidungskräftig, hält auf der Grundlage derbisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nichtstand.1.Mit der wirksamen Inanspruchnahme des telle-quelle-Schutzes, von derauch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäߧ§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. BSatz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit dem der §§ 3, 8Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Markengesetzes sinddie Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; sie sind daher richt-linienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zurMarkenrechtsrichtlinie erforderlich, daß sich deren Vorschriften in vollständigerÜbereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilungnach den Vorschriften des Markengesetzes führt daher, wie das Bundespatentge-richt zu Recht angenommen hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfungnach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 25.3.1999 I ZB 22/96, GRUR1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 PREMIERE II; Beschl. v. 14.12.2000 I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 SWATCH, m.w.N.).2.Das Bundespatentgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen,daß die angemeldete Marke die in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nichtausdrücklich genannten allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, - 6 -daß also das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft vorliegt (vgl. Art. 2MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG) und es sich nicht um eine von vornherein von derEintragung ausgeschlossene Markenform handelt (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL,§ 3 Abs. 2 MarkenG).3.Das Bundespatentgericht hat die konkrete Unterscheidungskraft der IR-Marke verneint (Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, Art. 3 Abs. 1 lit. b Mar-kenRL, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nach-prüfung nicht stand.a)Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmungen ist die einerMarke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittelfür die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmensgegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen aufgefaßt zuwerden. Bei der entsprechenden Beurteilung ist wie das Bundespatentgerichtnicht verkannt hat grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutz-hindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von drei-dimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich keinstrengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen (BGH, Beschl. v.23.11.2000 I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 335 ff. = WRP 2001, 261 Gabel-stapler I; EuGH, Urt. v. 8.4.2003 Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, GRUR 2003,514 Tz. 46 = WRP 2003, 627 Linde, Winward und Rado; ferner Urt. v. 18.6.2002 Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 48 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 Philips/Remington).Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Wareerschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesge-richtshof auch bei Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabsdavon aus, daß ihnen im allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterschei- - 7 -dungskraft fehlen wird. Denn die naturgetreue Wiedergabe des im Warenver-zeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunftnach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 I ZB 1/95, GRUR 1997,527, 529 = WRP 1997, 755 Autofelge; Beschl. v. 5.11.1998 I ZB 12/96, GRUR1999, 495 = WRP 1999, 526 Etiketten). Soweit die zeichnerischen Elemente ei-ner angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehendenWare darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausge-henden Elemente aufweisen, ist das Zeichen wegen der bloß beschreibenden An-gabe nicht geeignet, die gekennzeichneten Waren von Waren anderer Herkunft zuunterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 Etiketten). Anders liegt der Fall, wennsich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für dieArt der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichsind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In die-sen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche Her-kunft sehen (BGH, Beschl. v. 13.4.2000 I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP2000, 1290 Likörflasche, m.w.N.).Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, diedie Form der Ware darstellen, ist der Bundesgerichtshof ebenfalls von diesenGrundsätzen ausgegangen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einenim Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sieaus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstandenwird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr in einer bestimmten Formge-staltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nichteiner konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühenzuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH, Beschl. v.14.12.2000 I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 f. Montre; Urt. v. 5.12.2002 I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 Abschlußstück, zum Ab-druck in BGHZ 153, 131 bestimmt). Auch bei Verpackungen hat der Senat daraufabgestellt, ob sich die Formgestaltung in der Funktion erschöpft, als möglicher- - 8 -weise ästhetisch ansprechendes Behältnis für eine bestimmte Ware zu dienen,oder ob die Gestaltung vom Üblichen abweichende, herkunftshinweisende Merk-male aufweist (BGH GRUR 2001, 56, 57 Likörflasche, m.w.N.; Urt. v. 28.11.2002 I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 Goldbarren).b)Demgegenüber hat das Bundespatentgericht zunächst geprüft, ob aufdem beanspruchten Warengebiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an eineKennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden hat. Diese Fra-gestellung ist nicht unberechtigt; denn die Gewohnheiten auf dem jeweiligen Marktkönnen eine Rolle dafür spielen, ob der Verkehr in einer bestimmten Form derWare bloß eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung sieht oder ob er darin ei-nen Herkunftshinweis erkennt (BGH GRUR 2001, 56, 57 Likörflasche; GRUR2003, 332, 334 Abschlußstück). Das Bundespatentgericht hat eine Gewöhnungdes Verkehrs für die in Rede stehenden Waren verneint. Ob die von der Rechts-beschwerde gegen diese Feststellung erhobene Verfahrensrüge durchgreift, kannoffenbleiben. Denn das Bundespatentgericht hat in Ermangelung einer Gewöh-nung eine deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestal-tung verlangt. Es hat dabei nicht hinreichend beachtet, daß eine entsprechendeÜbung, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise gewöhnt haben, nur eineunter mehreren Möglichkeiten ist, die herkunftshinweisende Funktion einer be-stimmten Formgestaltung zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat damit insge-samt an die Unterscheidungskraft einer Formmarke zu hohe Anforderungen ge-stellt.Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Waren-formmarken wie dargestellt allein die Vorstellung der angesprochenen Ver-kehrskreise, daß die konkrete Warenform aus welchen Gründen auch immer etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt. Zwar wirdder Verkehr eine besondere Form häufig nicht mit einer solchen Vorstellung ver-binden, sondern sie allein der funktionellen und ästhetischen Ausgestaltung der - 9 -Ware selbst zuordnen (vgl. BGH GRUR 2003, 332, 334 Abschlußstück). Derarti-ge Unterschiede in der Vorstellung des Verkehrs hängen mit der Art der Ware zu-sammen, für die der Schutz beansprucht wird. Bei vielen Waren etwa bei einemKleidungsstück hat der Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmtenFormgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingteGestaltung zu sehen. Bei technischen Geräten wird der Verkehr ein konkretesGestaltungsmerkmal selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist eher für funktionsbedingt halten und ihm keinen Herkunftshinweis entnehmen, weiler zunächst davon ausgeht, daß sich die Form bei solchen Waren in erster Liniean der technischen Funktion orientiert (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 48/98,Umdruck S. 12 Transformatorengehäuse; vgl. ferner BGH GRUR 2001, 413, 415 SWATCH). Bei einer dritten Kategorie von Waren, zu denen etwa Lebensmittelzählen, liegt für den Verkehr, dem die Ware in einer bestimmten Form begegnet,ein Herkunftshinweis nach der Lebenserfahrung eher nahe, auch wenn eine ent-sprechende Gewöhnung nicht festgestellt werden kann. Wenn beispielsweise Kä-se stets in herkömmlichen Formen etwa in der üblichen Torten-, Rollen- oderRadform vertrieben würde, würde eine sich von der funktionsbezogenen Ge-staltung lösende Form vom Verbraucher ohne weiteres einem bestimmten Her-steller zugeordnet, weil der Verkehr bei solchen Waren keine um ihrer selbst willengeschaffenen Phantasiegestaltungen erwartet (vgl. zu der entsprechenden Fragebei Verpackungen BGH GRUR 2001, 56, 57 Likörflasche). Aber auch wenn be-reits eine Vielfalt an Gestaltungen üblich ist, wird der Verkehr bei solchen Warenhäufig ebenfalls dazu neigen, die jeweilige Gestaltung mit einer bestimmten be-trieblichen Herkunft zu verbinden, wenn es sich erkennbar um eine willkürlicheFormgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrendecharakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGHGRUR 1997, 527, 529 Autofelge, zu einem die Ware abbildenden zweidimen-sionalen Zeichen; GRUR 2001, 418, 419 f. Montre). - 10 -c)Die Anwendung der beschriebenen Grundsätze führt dazu, daß der inRede stehenden dreidimensionalen IR-Marke für die Ware Käse nicht jede Un-terscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es handelt sich bei der äußerenForm um eine willkürliche charakteristische Gestaltung, die der Verkehr nach derLebenserfahrung zu urteilen einem bestimmten Hersteller zuordnen wird. Demkann nicht entgegengehalten werden, die Einkerbungen gäben dem Käse nicht ei-ne Blütenform, sondern wirkten wie Portionierungshilfen. Selbst wenn dies sowäre, handelte es sich dabei nicht um eine funktionsbedingte Gestaltung, da beieinem Käse anders als bei einer Torte eine vorbestimmte Einteilung in hiersechs gleichgroße Portionen nicht funktionsbedingt ist. Auf die herkunftshinwei-sende Bedeutung der Gestaltung weist im übrigen auch die von der Markeninha-berin vorgelegte Verkehrsbefragung hin. Diese betrifft zwar, wie das Bundespa-tentgericht zutreffend ausgeführt hat, eine andere als die im Streitfall angemeldeteForm, nämlich das Produkt St. Albray der Markeninhaberin, das acht Einkerbun-gen und in der Mitte ein Loch aufweist. Immerhin kann dieser Erhebung aufgrundder nicht zu beanstandenden Fragen entnommen werden, daß für 42,7% der be-fragten Käsekäufer die bloße Form eines Käses einen hohen Wiedererkennungs-wert hat (Frage 1) und daß 61,7% der Befragten in der dort in Rede stehendenBlütenform einen Herkunftshinweis gesehen hat (Frage 4).IV.Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache istzur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-rückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Das Bundespatentgericht wird nunmehrnoch die dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entsprechenden Eintragungshin-dernisse des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen haben. Dabeiwird das Bundespatentgericht insbesondere das Interesse der Allgemeinheit aneiner Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen haben (vgl. EuGH GRUR2003, 514, 518 Tz. 73 bis 75 u. 77 Linde, Winward und Rado; ferner Ullmann, in:100 Jahre Markenverband Marken im Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003,S. 83, 85). Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warenge- - 11 -biet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung imInteresse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür spre-chen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit frei-zuhalten ist. Bei einer solchen Konstellation kann das dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-kenG entsprechende Eintragungshindernis des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 - 12 -Nr. 2 PVÜ begründet sein (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 15/98,Umdruck S. 13 Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 18/98, UmdruckS. 13 Stabtaschenlampen II).Ullmannv. Ungern-SternbergBornkammPokrantSchaffert
Full & Egal Universal Law Academy