BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 40/09 vom 24. Juni 2010 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 305 16 820 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja LIMES LOGISTIK MarkenG 247 8 Abs. 2 Nr. 10, 247 50 Abs. 1, 247 83 Abs. 3 Nr. 3 Eine Verletzung des Anspruchs auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs i.S. von 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann vorliegen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in einem L366schungsverfahren wegen b366sgl344ubiger Markenan-meldung einen wertvollen Besitzstand des L366schungsantragstellers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bejaht hat und das Bundespatentgericht das Vorbringen als unsubstantiiert seiner Entscheidung zugrunde legt, ohne ei-nen richterlichen Hinweis zu erteilen. BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Juni 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der an Verk374n-dungs Statt am 28. April 2009 zugestellte Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. F374r den Markeninhaber ist seit dem 1. M344rz 2006 die am 21. M344rz 2005 angemeldete Marke Nr. 305 16 820 1 f374r eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 19, 35, 37, 39 und 41 bis 44 eingetragen. 2 - 3 - Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die L366-schung der Marke beantragt, weil der Markeninhaber bei der Anmeldung b366s-gl344ubig gewesen sei. 3 4 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die L366-schung der Marke angeordnet und entschieden, dass der Antragstellerin keine Kosten erstattet werden. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den L366schungsantrag der Antragstellerin sowie ihre gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts gerichtete Anschlussbeschwerde zu-r374ckgewiesen (BPatG, Beschl. v. 28.4.2009 - 32 W(pat) 77/07, juris). 5 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung des rechtlichen Geh366rs r374gt. 6 II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, die Marke sei nicht i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG b366sgl344ubig angemeldet worden. Die Anmeldung sei weder rechtsmissbr344uchlich noch wettbewerbswidrig erfolgt. Eine L366schung der Marke unter dem Gesichtspunkt der St366rung eines schutz-w374rdigen Besitzstands komme nicht in Betracht, weil die Antragstellerin einen solchen Besitzstand nicht substantiiert dargetan und ihren vom Markeninhaber bestrittenen Vortrag zudem nicht unter Beweis gestellt habe. Es lasse sich auch nicht feststellen, dass der Markeninhaber die Marke in der Absicht angemeldet habe, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. 7 III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat Erfolg. 8 - 4 - 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begr374ndete Rechtsbe-schwerde ist zul344ssig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz auf-gef374hrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde er366ffnender Verfahrensman-gel ger374gt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Geh366rs und hat dies im Einzelnen begr374ndet. Auf die Frage, ob die erhobenen R374gen durchgreifen, kommt es f374r die Statthaftigkeit des Rechtsmit-tels nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 20.5.2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Tz. 10 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung). 9 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begr374ndet. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Geh366rs der Antragstellerin. 10 a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten ei-nes gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt vor Erlass der Ent-scheidung zu 344u337ern. Dazu geh366rt auch, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden Sorgfalt erkennen k366nnen, auf wel-chen Tatsachenvortrag es f374r die Entscheidung ankommen kann. Aus Art. 103 Abs. 1 GG ergibt sich zwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entschei-dung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Fra-ge- und Aufkl344rungsrecht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versa-gung des rechtlichen Geh366rs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Ber374cksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags ei-nes Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG NJW 1994, 1274). 11 - 5 - 12 b) Die Rechtsbeschwerde r374gt mit Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Antragstellerin auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs verletzt, indem es deren Vorbringen zu einem wertvollen Besitzstand mit der Begr374n-dung nicht ber374cksichtigt habe, der Vortrag sei unsubstantiiert. Mit dieser Beur-teilung brauchte die Antragstellerin ohne richterlichen Hinweis nach dem bishe-rigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen. aa) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von einer B366sgl344ubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbr344uchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz kn374pft an die Rechtsprechung zum au-337erkennzeichenrechtlichen L366schungsanspruch aus 247 1 UWG a.F. oder 247 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch entwickelten Grunds344tze sind auch zur Beurteilung der B366sgl344ubigkeit des An-melders unter Geltung des 247 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. heranzuziehen (BGH, Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100; Beschl. v. 2.4.2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Tz. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal). Sie gelten nach der Novellierung des 247 50 Abs. 1 MarkenG unter der Einf374hrung des Eintragungshindernisses der b366sgl344ubigen Marken-anmeldung nach 247 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die f374r die b366sgl344ubige Markenanmeldung bestehenden Ma337st344be nicht ge344ndert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begr374ndung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c und Nr. 5 lit. a des Regierungsent-wurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Ge-schmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.). Eine b366sgl344ubige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder wei337, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen f374r dieselben oder 344hn-liche Waren benutzt, ohne hierf374r einen formalen Kennzeichenschutz erworben 13 - 6 - zu haben, und wenn besondere Umst344nde hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umst344n-de k366nnen darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzw374r-digen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund f374r gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln 344hnliche Bezeichnung mit dem Ziel der St366rung des Besitz-stands des Vorbenutzers oder in der Absicht, f374r diesen den Gebrauch der Be-zeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Tz. 13 - Ivadal; zu 247 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F.: BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; zu 247 4 Nr. 10 UWG: BGH, Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS; vgl. auch zu Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV: EuGH, Urt. v. 11.6.2009 - C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Tz. 53 - Lindt & Spr374ngli/Hauswirth). bb) Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte in der L366schungsent-scheidung einen wertvollen Besitzstand der Antragstellerin aufgrund der von ihr ergriffenen Ma337nahmen im Rahmen der Gr374ndung ihres Gesch344ftsbetriebs be-jaht. Im Beschwerdeverfahren ist der Markeninhaber dieser Beurteilung nur bei-l344ufig mit Schriftsatz vom 27. November 2007 entgegengetreten. In der m374ndli-chen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Antragstellerin den von ihr im Jahr 2004 unter der angegriffenen Bezeichnung erzielten Umsatz zus344tz-lich zu dem bisherigen Vorbringen mit 700.000 200 beziffert. 14 Unter diesen Umst344nden h344tte das Bundespatentgericht die Antragstelle-rin darauf hinweisen m374ssen, dass es ihren Vortrag zu einem wertvollen Besitz-stand nicht als ausreichend und die Umsatzangaben als unsubstantiiert ansah und ohne weitere Darlegungen und einen Beweisantritt auch nicht beabsichtig-te, den Sachverhalt von Amts wegen nach 247 73 MarkenG zu ermitteln. Ohne 15 - 7 - einen solchen Hinweis brauchte die Antragstellerin nach dem bisherigen Ver-fahrensverlauf nicht damit zu rechnen, das Bundespatentgericht werde einen wertvollen Besitzstand verneinen. Einen entsprechenden Hinweis hat das Bun-despatentgericht nicht erteilt. 16 cc) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Versagung rechtlichen Geh366rs. (1) Ein Geh366rsversto337 i.S. von 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf der Versagung rechtlichen Geh366rs beruht oder beruhen kann. Liegt der Geh366rsversto337 in der Verletzung einer Hinweispflicht, muss mit der R374ge ausgef374hrt werden, wie die betreffende Par-tei auf einen Hinweis reagiert h344tte, weil nur so das Rechtsbeschwerdegericht beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Geh366rversto337 be-ruht (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Tz. 12 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte). 17 (2) Die Rechtsbeschwerde hat dargelegt, die Antragstellerin habe unter dem mit der Marke 374bereinstimmenden Zeichen im Jahr 2004 Ums344tze von ann344hernd 450.000 200 und im Jahr 2005 von 627.000 200 erzielt und hat hierzu Aufstellungen und Rechnungsdurchschriften vorgelegt. Unter diesen Umst344n-den ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht auszuschlie337en, dass die Antrag-stellerin zu dem f374r das Vorliegen der Voraussetzungen der b366sgl344ubigen Mar-kenanmeldung ma337geblichen Zeitpunkt der Entscheidung 374ber die Eintragung der angegriffenen Marke am 1. M344rz 2006 (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Tz. 11 - Ivadal) 374ber einen wertvollen Besitzstand verf374gte. 18 Die Rechtsbeschwerde hat weiter geltend gemacht, im Falle eines Hin-weises h344tte die Antragstellerin die Unterlagen 374ber die von ihr unter der Be- 19 - 8 - zeichnung "LIMES LOGISTIK" erzielten Ums344tze vorgelegt und sich auf das Zeugnis des Peter S. hierzu berufen. Das Bundespatentgericht hat - von sei-nem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob die Markenanmeldung mit dem Ziel der St366rung des Besitzstands der Antrag-stellerin erfolgt ist. F374r das Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher zugunsten der Antragstellerin davon auszugehen, dass der Markeninhaber die angegriffe-ne Marke mit einer entsprechenden Zielsetzung angemeldet hat. IV. Die Begr374ndetheit der R374ge nach 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG f374hrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zur374ckverweisung der Sa-che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-richt (247 89 Abs. 4 MarkenG). 20 Bergmann Pokrant B374scher Schaffert Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.12.2008 - 32 W(pat) 77/07 -
Full & Egal Universal Law Academy