ECLI:DE:BGH:2017:091117BIZB45.16.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I Z B 45/16 vom 9. November 2017 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OXFORD/Oxford Club Verordnung (EG) Nr. 40/94 Art. 7 Abs. 3; MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 a) Eine originär schutzunfähige U nionsmarke, deren Eintragung im Register erfolgt ist, weil sie gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 i n- folge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, verfügt im Inland grun d- sätzlich über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wenn im Eintrag ung s- verfahren der Nachweis geführt worden ist, dass das Schutzhindernis im I n- land überwunden worden ist. b) Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke, auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Sch utz zugebilligt werden. Macht der Widersprechende geltend, die Wide r- spruchsmarke verfüge mindestens über durchschnittliche Kennzeichnung s- kraft, muss er Umstände vortragen, die eine entsprechende Annahme rechtfertigen. BGH, Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat de s Bundesgerichtshofs hat am 9. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. März 2016 wird auf Kosten der Widersprechenden zurück - gewiesen. Gründe: I. Für die Markeninhaberin ist die am 22. Dezember 2003 angemel dete Wortmarke "Oxford Club" Nr. 30367334 für folgende Waren und Dienstleistu n- gen seit dem 30. November 2009 eingetragen: Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere auch periodisch erscheinende Zeitschriften, Bücher, Loseblattwerke, Seminarunterlagen u nd sonstige Publik a- tionen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft; Klasse 38: Online - Dienste, nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen aller Art in Bild und Ton im Internet zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft; Klasse 41: kulturelle Aktivitäten, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, Verö f- fentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton - , Bild - und D a- tenträgern, insbesondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, B ü- chern, Loseblattwerken, sämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft; Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, wissenschaf t- liche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten, industrielle Analyse - und Fo r- schungsdie nstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank, sämtliche der vo r- stehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft . 1 - 3 - Die Eintragung wurde am 31. Dezember 2009 veröffentlicht. Die Widersprechende hat am 30. März 2010 W iderspruch aus ihrer am 11. April 2000 infolge erlangte r Unterscheidungskraft eingetragenen Union s- wortmarke 000504589 "OXFORD" erhoben, deren Schutzbereich folgende W a- ren umfasst: Klasse 16 : Bücher, Druckereierzeugnisse, alles Veröffentlichungen; Journale; Zeitschri f- ten; gedruckte Partituren; Bibeln; religiöse Gesangbücher; Magazine, Poster und Plak a- te sowie Karten. Das Deutsche Patent - und Markenamt hat mit Beschluss vom 4. Oktober 2012 den Widerspruch und mit Beschluss vom 8. März 2013 die dagegen ei n- ge legte Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Er f olg geblieben (BPatG, GRUR - RR 2017, 100). Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der vom Bundespaten t- gericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die M arkeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125b Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG . Dazu hat es aus geführt: D ie Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen seien, seien teilweise identisch , teilweise einander ähnlich und teilweise einander u n- ähnlich . Teilweise könne die Frage der Ähnlichkeit der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen offen bleiben. Selbst im Bereich der festgestellten W a- ren identität sei eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen. Die Widerspruchsmarke sei originär schutzunfähig und lediglich i n- folge durch Benutzung erlangter Unterscheidungskr aft in das Register eingetr a- gen worden. Sie verfüge in Deutschland nur über geringe Kennzeichnungskraft. 2 3 4 5 6 7 - 4 - Der Grad der Ä hnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sei trotz der Überna hme des Wortbestandteils "Oxford " in der angegriffenen Marke zu ger ing, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen. III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist nicht b e- gründet. Das Bundespatentgericht hat zu Recht eine Verwechslungsgefahr g e- mäß § 125 b Nr. 1 in Verbindung mit § 9 A bs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Unionsmarke, auf die der Widerspruch gestützt wird, und der angegriffenen deutschen Marke verneint. 1. Die Frage, ob Verwechslungsgef ahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG v orliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs . 2 Nr . 2 MarkenG - unter He r- anziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine geste i- gerte Kennzeichnungskraft der ältere n Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil v om 18. Dezember 2008 - C - 16/06 , Slg. 2008, I - 10053 = GRUR - RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/ HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ ZOOM; Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1008 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 - IPS/IS P; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 , GRUR 2016, 283 Rn. 7 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGE MENTAKAD EMIE; Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 = WRP 2016, 336 - BioGourmet ). 2. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Waren - und Dienstlei s- tungsähnlichkeit sind aus Recht s gründen nicht zu beanstanden. 8 9 10 - 5 - a) Bei der Beur teilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszwec k, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Ko n- trolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührung s- punkte aufweisen (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C - 39/97, Slg. 1998, I - 5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; Urteil vom 11. Mai 2006 - C - 416/04, Slg. 2006, I - 4237 = GRUR 200 6, 582 Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP). Angesic hts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen sind für die Beu r- teilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßge b- lich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH, Urteil vom 21. September 2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten; Urteil vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Fezer, Mar kenrecht, 4. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 730; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 111; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 223). Von einer Unäh n- lichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsg e- fahr wegen des Abstand s der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 29 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP). 11 - 6 - b) D as Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht, für die die einander gegen überstehenden Zeichen Geltung beanspr u- chen. Es hat außerdem zu Recht angenommen, dass ein Teil der angegriffenen Dienstleistungen zu den Widerspruchswaren absolut unähnlich ist. aa) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts besteht zw i- schen den W aren der Klasse 16, für die die einander gegenüberstehenden Ze i- chen Geltung beanspruchen, Identität. Dies ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. bb) Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehler frei davon ausgega n- gen, dass die Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen auf Ton - , Bild - und Datenträgern, in s- besondere auch von periodisch erscheinenden Zeitschriften, Büchern, Los e- blattwerken, s ämtliche der vorstehend genannten Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft" im durchschnittlichen Ähnlic h- keitsbereich zu den Waren der Widerspruch smarke liegen. cc) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die in der Klasse 42 g e- nannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke "industrielle Analyse - und Forschungsdienst leistungen, vorstehend genannte Dienstleistungen zu den Themengebieten Finanzen, Geld und Wirtschaft" seien den Widerspruchswaren unähnlich, lässt Rechtsfehler eb enfalls nicht erkennen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts . c ) Im Übrigen hat das Bundespatentgericht keine weiteren Feststellu n- gen dazu getroffen, ob und in welchem Umfang zwischen den Waren der W i- derspruchsmarke und den weiteren Diens tleistungen der angegriffenen Marke aus den Klassen 38, 41 und 42 Ähnlichkeit besteht. Das Bundespatentgericht 12 13 14 15 16 - 7 - konnte hiervon absehen, weil selbst bei Warenidentität eine Verwechslungsg e- fahr ausgeschlossen ist (dazu unten III 4) . 3. Die Annahme des Bund espatentgerichts, die Widerspruchsmarke ve r- füge über eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung stand. Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg ge l- tend, der verkehrsdurchgesetzten Unionsmarke "OXFORD" sei mind estens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen. a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Widerspruchsmarke sei für die beanspruchten Waren originär nicht unterscheidungskräftig und habe ausweislich der Registerlage nur infolge von Benutzu ng Unterscheidungskraft erlangt. Es sei nicht von durchschnittlicher, sondern von verminderter Ken n- zeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Oxford sei dem normal informierten deutschen Durchschnittsverbraucher als eine große englische Un i- versitäts stadt bekannt. Nach London sei Oxford die Stadt mit den meisten Ve r- lagshäusern in England. E ine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft folge allerdings nicht bereits daraus , dass im nationalen Markenregister und im Un i- onsmarkenregister zahlreiche weite re Marken mit dem Bestandteil "Oxford" für Waren der Klasse 16 eingetragen seien, weil über deren Benutzungslage nichts bekannt sei. Es bestünden jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Wide r- sprechende bei Anmeldung ihrer Marke dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Nachweise dafür vorgelegt habe, dass die Marke in sämtl i- chen Mitgliedstaaten Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 erlangt habe. Da die Widerspr e- chende nicht vor ge trage n h abe , aufgrund welcher Umstände die Eintragung erfolgt sei, könne nicht von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wide r- spruchsmarke ausgegangen werden. Es sei außerdem weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspru chsmarke durch intensive Benutzung durchschnittlich oder erheblich gesteigert sei. Dabei ko m- 17 18 - 8 - me es auf die Benutzung in Deutschland und nicht im Gebiet der Europäischen Union an. Zwar sei en dem Gericht das Wörterbuch "Oxford English Dictionary" und die Stad t Oxford bekannt. Es lägen jedoch keine Erkenntnisse über We r- beaufwendungen, Marktanteile, Umfragen beim Publikum oder Fachleuten vor, dass die Widerspruchsmarke "Oxford" als Hinweis auf die betriebliche Herkunft über eine erhöhte Bekanntheit in Deutschlan d verfüge. Eine sehr lange Präsenz am Markt reiche als Beleg nicht aus. Der Vortrag der Widersprechenden bezi e- he sich auf die Marken "Oxford" und "Oxford University Press" und betreffe z u- dem neben Waren auch Verlagsdienstleistungen, für die die Widerspruch sma r- ke keinen Schutz beanspruche. Zudem seien nur weltweite Zahlen und solche für Großbritannien angegeben. Die von der Widersprechenden vorgelegte E r- klärung ihrer juristischen Konzernleiterin sei weder eine schriftliche Zeugenau s- sage noch eine eidesstattl iche Versicherung. Die Erklärung beziehe sich zudem nicht auf das vorliegende Verfahren. Dagegen wendet sich die Rechtsb e- schwerde ohne Erfolg. b) Der Widerspruchsmarke ist in dem beim Amt der Europäischen Union für g eistiges Eigentum geführten Register infolge von Benutzung erlangter U n- terscheidungskraft eingetragen worden. Ihr kann deshalb nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskrä f- tig. Eine Schutzversagung mit dieser Begründung ist sowohl im Verl etzungsve r- fahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C - 196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM ; B GH, GRUR 2016, 382 Rn. 38 - BioG ourmet) unzulässig. Hiervon ist das Bundespatentgericht ausgegangen. c) D ie Widerspruchsmarke hat als Unionsmarke ausweislich des Regi s- ter inhalt s infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt . Derartige Zeichen haben üblicherweise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil 19 20 - 9 - vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 35 - Pralinenform I; Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 44 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher; Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 29 = WRP 2016, 199 - Bounty). Eine Kennzeichnung s- schwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGH , Urteil vom 28. August 2003 I ZR 257/00, BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I). d) Das Bundespatentgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. aa ) Zutreffend hat das Bundespatentg ericht angenommen, dass die Ei n- tragung der Widerspruchsmarke als Unionsmarke infolge durch Benutzung e r- langter Unterscheidungskraft im Streitfall kein Grund ist, ihr in Deutschland durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen. (1) Eine Marke war na ch Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Abs . 2 der zum Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke geltenden Veror d- nung (EG) Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen , wenn sie in einem Teil der Union keine Unterscheidungskraft bes aß . Eine Marke konnte nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 deshalb grundsätzlich nur zur Ei n- tragung zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht war , dass sie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft i n dem Teil der Union erworben hät t e , in dem sie keine or iginäre Unterscheidungskraft besaß . Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte Teil der Union k o nn te ein einziger Mitgliedstaat sein (EuGH, Urteil vom 22. Juni 2006, C - 25/05, Slg. 2006, I - 5719 , GRUR 2006, 1022 Rn. 83 - Storck/HABM). Andererseits braucht nach der Rechtsprechung des Gericht s- hofs der Europäischen Union der Nachweis einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft nicht für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht zu werden 21 22 23 - 10 - (EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C - 98/11, GRUR 2012, 925 Rn. 62 - Lindt & Spr üngli/HABM ). (2) Angesichts dieser für Unionsmarken geltenden Grundsätze hätte die Widersprechende im Eintragungsverfahren grundsätzlich nachweisen müssen, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland durch ihre Benutzung Untersche i- dungskraft erlangt und d as Schutzhindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 überwunden hat. Ist ein solcher Nachweis geführt, kann im Widerspruchsverfahren grundsätzlich von durchschnittlicher Ken n- zeichnungskraft des Zeichens ausgegangen werden. Es ist na ch der Rech t- sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union allerdings möglich, dass die Eintragung der Widerspruchsmarke ohne einen solchen Nachweis erfolgt ist , weil die Widersprechende den Nachweis, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraf t erlangt hat, für eine hinreichende Anzahl andere r Mi t- gliedstaaten geführt hat . (3 ) Die Rechtsbeschwerde macht nicht geltend, die Widersprechende habe im Eintragungsverfahren nachgewiesen, die Widerspruchsmarke habe in Deutschland infolge Benutzung Un terscheidungskraft erlangt . Ist ein solcher Nachweis im Eintragungsverfahren nicht erfolgt, muss der Widerspruchsmarke , auch wenn sie originär schutzunfähig ist, im Inland Schutz zugebilligt werden . Im Widerspruchsverfahren ist deshalb davon auszugehen, da ss die Wide r- spruchsmarke jedenfalls geringe Kennzeichnungskraft besitzt. Wie das Bu n- despatentgericht zutreffend angenommen hat, muss d ie widersprechende Ma r- keninhaberin jedoch Umstände vortragen, die die Annahme rechtfertigen, dass die an sich nicht unters cheidungskräftige Widerspruchsmarke in Deutschland nicht nur über eine geringe, sondern über eine durchschnittliche Kennzeic h- nungskraft verfügt . (4 ) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, derartige Anford e- rungen stünden mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 24 25 26 - 11 - Union im Urteil vom 3. September 2015 (C - 125/14, GRUR 2015, 1002 - Iron & Smith/Unilever [be impulsive/Impulse]) nicht in Einklang. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in jenem Urteil entschieden, dass, sofern die B ekann t- heit einer Unions marke in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europä i- schen Union erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats zusammenfallen kann, davon auszugehen ist, dass diese Marke in der Europäischen Union g emäß Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken b e- kannt ist (EuGH, GRUR 2015, 1002 Rn. 20 - Iron & Smith/Unilever [be impuls i- ve/Impulse]). Aus diesem Urteil zum Bekanntheitsschutz folgt nicht, dass einer Marke, die Unterscheidungskraft durc h Benutzung erworben hat, ohne w eiteres durc h- schnittliche Kennzeichnungskraft im Inland zugebilligt werden muss. Es ist auch nicht zu entscheiden, ob die Eintragung der Widerspruchsmarke in das Re gister gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 zu Recht erfolgt ist, obwohl sie in Deutschland als einem Teil der Un i- on keine originäre Unterscheidungskraft besitzt und die Widersprechende mö g- licherweise im Ei ntragungsverfahren den Nachweis nicht geführt hat, dass sie in Deutschland infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Diese Pr ü- fung ist einem Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Nichtigkeitsgründe vorb e- halten (vgl. EuGH, Urteil vom 8. November 2 016 C43/15, MarkenR 2016, 592 Rn. 65 Bosch & Siemens/EUIPO) Im vorliegenden Widerspruchsverfahren ist vielmehr aufgrund der Eintragung im Register davon auszugehen, dass die W i- derspruchsmarke infolge Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erwo r- be n hat. Daran schließt sich die im Streitfall maßgebliche Frage an, welche Kennzeichnungskraft einer Unionsmarke , die infolge Benutzung Untersche i- dungskraft erlangt hat, i m Inland zukommt. 27 - 12 - (5) Diese Frage ist abhängig von der Benutzungslage im Kollision sg e- biet , also in Deutschland, zu beantworten (vgl. BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 42 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II) . En t- gegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann die Widersprechende den Nachweis einer wenigstens durchschni ttlichen Kennzeichnungskraft der Wide r- spruchsmarke in Deutschland deshalb nicht durch eine intensive Benutzung im Vereinigten König reich führen. bb) D ie Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend , die Widerspr e- chende habe zu einer durchschnittlichen Ken nzeichnungskraft der Wide r- spruchsmarke in Deutschland im vorliegenden V erfahren ausreichend vorgetr a- gen . (1 ) Das Bundespatentgericht hat bei der Annahme, die Kennzeichnung s- kraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, im Ergebnis zu Recht den Umstand nicht berücksichtigt, dass im nationalen Markenregister und im Unionsmarkenregister zahlreiche Drittmarken mit dem Bestandteil "Oxford" ei n- getragen sind. Der Umstand, dass für gleiche und benachbarte Warengebiete eine Reihe ähnlicher Zeichen einget ragen ist, ohne dass der Markeninhaber dagegen eingeschritten ist, kann im Einzelfall darauf hindeuten, es handele sich um naheliegende Markenbildungen mit geringer Kennzeichnungskraft (BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 31 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B). Insoweit kommt es allerdings entgegen der Anna h- me des Bundespatentgerichts nicht auf die Benutzungslage an (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 256), sondern darauf, ob die Drittmarken der Widerspruc hsmarke so nahekommen, dass der Registerstand einen Rückschluss auf deren Kennzeichnungsschwäche erlaubt. Da das Bu n- despatentgericht Feststellungen hierzu nicht getroffen hat, ist i m Rechtsb e- schwerdeverfahren zugunsten der Widersprechenden davon auszugehen , dass dies nicht der Fall ist. 28 29 30 - 13 - (2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundesp a- tentgericht habe bei der Annahme einer Kennzeichnungsschwäche der Wide r- spruchsmarke unberücksichtigt gelassen, dass "Oxford" in erster Linie als N a- me der Wi dersprechenden im Inland bekannt sei. Es sei unklar, ob das Bu n- despatentgericht erkannt habe, dass die Widersprechende die Universität von Oxford sei. Dem kann nicht zugestimmt werden. Bereits aus dem Rubrum der Entscheidung des Bundespatentgerichts folgt mit hinreichender Deutlichkeit die Identität der Widersprechenden. Das Bundespatentgericht hat sie zudem in den Gründen der angefochtenen Entscheidung zutreffend wiedergegeben; auf die Identität wird außerdem in der Stellungnahme der juristischen Konzernle iterin der Widersprechenden hingewiesen , die das Bundespatentgericht gewürdigt hat. Nichts anderes ergibt sich aus dem Umstand, dass d as Bundespatentg e- richt in anderem Zusammenhang die Angabe "Oxford University Press" als Fi r- menbezeichnung der Widerspreche nden angeführt hat. Es hat damit ersichtlich gemeint, dass die Widersprechende unter dieser Firma im geschäftlichen Ve r- kehr tätig wird . Dass diese Beurteilung zutr ifft, ergibt sich aus dem Rubrum, in dem es heißt, dass die Widersprechende als "Oxford Unive rsity Press" handelt. (3) Die Rechtsbeschwerde verweist ohne Erfolg auf die Erklärung der j u- ristischen Konzernleiterin der Widersprechenden vom 7. Juli 2010. Das Bu n- despatentgericht hat diese Stellungnahme gewürdigt und sie nicht als geeign e- ten Nachwei s für eine mehr als unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Deutschland angesehen. Dabei hat es beanstandet, dass diese Stellungnahme eine Zuordnung der dort genannten Angaben zu den konkreten Waren nicht zulasse. Es hat dieser Stellungnahme zudem entgege n- gehalten, dass die Umsatzangaben sowie die Verkaufs - und Marketingkosten sich auf die Marken "OXFORD" und "Oxford University Press" zusammen b e- ziehen und zudem neben Waren auch Verlagsdienstleistungen, für die die W i- derspruchsma rke keinen Schutz beanspruch t , betreffen. Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. Auf 31 32 - 14 - den Umstand, dass die Stellungnahme der juristischen Konzernleiterin der W i- dersprechenden formal nicht zur Glaubh aftmachung geeignet war, und die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das Bundespatentgericht der Widersprechenden hätte Gelegenheit geben müssen, eine der Stellungnahme inhaltlich entsprechende eidesstattliche Versicherung nachzureichen, kommt es danach nicht mehr an. (4) Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, Oxford sei nicht nur ein neutraler Städtename, sondern eine schlagwortartige Bezeichnung der Wide r- sprechenden, die Angabe "Oxford" auf einem Buch werde zudem als Hinweis auf die Wid ersprechende als Herausgeberin verstanden und es sei unüblich, den Erscheinungsort in prominenter Weise auf Büchern anzubringen, begibt sie sich auf das ihr verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. Die Beurte i- lung der Kennzeichnungskraft obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutre f- fenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Den k- gesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 = WRP 2014, 452 - REAL - Chips; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 34 - BioGourmet). Derartige Rechtsfehl er zeigt die Rechtsbeschwerde mit ihren Rügen nicht auf. 4. Das Bundespatentgericht hat zwar den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken nicht ausdrücklich bestimmt. Es hat aber ang e- nommen, die kollidierenden Marken unterschieden sich in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ausreichend deutlich und in begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil "Club" von der Widerspruchsmarke weg. Das Bundespatentgericht ist danach ersichtlich von geringer Zeichenähnlichkeit ausgegangen und hat zu 33 34 - 15 - Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne verneint. a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht trotz Waren - oder Dienstleistungsidentität aufgrund der geringe n Kennzeichnungskraft und der geringen Zeichenähnlichkeit der älteren Marke nicht. aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke trotz Überna h- me des Wortbestandteils "Oxford" in der angegriffenen Marke sei zu g ering , um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Ve r- gleichsmarken unterschieden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil "Club" am Ende der jüngeren Marke in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht wegen der verschiedenen Wortlänge sowie der Abweichung in der Silbenzahl, Vokalfolge und dem Sprech - und Betonungsrhythmus ausreichend deutlich voneinander. In begrifflicher Hinsicht führe der Bestandteil "Club" aus dem Äh n- lichkeitsbereich der Widerspruchsmarke heraus. Bei dem Wo rtbestandteil "Oxford" handele es sich um eine beschreibende Angabe. Dies gelte auch für den Wortbestandteil "Club", der so viel wie "Klub" oder "Verein" bedeute. Beide Wortbestandteile der jüngeren Marke verfügten damit über eine gleich zu beu r- teilende Ke nnzeichnungskraft, so dass keiner von ihnen de re n Gesamteindruck präge. Es stünden sich daher die Bezeichnungen "Oxford" und "Oxford Club" gegenüber, die weder klanglich, schriftbildlich noch begrifflich miteinander ve r- wechselt werden könn t en. Diese Beurte ilung hält de r rechtlichen Nachprüfung stand. b b) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehe n- den Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesam t- eindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, das s unter U m- ständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis 35 36 37 - 16 - der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Okto - ber 2005 - C - 120/04, Slg. 2005, I - 8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THO M- SON LIFE; Urteil vom 12. Juni 2007 - C - 334/05, Slg. 2007, I - 4529 = GRUR 2007, 700 Rn . 41 - Limoncello/ LIMONCHELO ; BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 28 = WRP 2008, 232 - INTERCO NNECT/ T - InterC onnect; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 - REAL - Chips ). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Ma r- ke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der z u- sammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 45 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria). A uch ein unterdurchschnitt lich kennzeichnungskräftiger Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens kann eine selbständig kennzeichnende Stellung haben (vgl. BGH, GRUR 2008, 258 Rn. 35 - INTERCONNECT/T - InterConnect). A llein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammenges etzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen besti m- men, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass die se Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr mü s- sen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusamme n- gesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig ken n- zeichnend anzusehen (BGH, GRUR 201 3, 833 Rn. 45 - Culinar i a/Villa Culin a- ria). c c ) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Verkehr in der jüngeren Marke keinen der Wortbestandteile als prägend auffasst . Nach den von ihm getroffenen Feststellungen tritt der Zeic henbestan d- teil "Club" der Marke "Oxford Club" nicht in den Hintergrund mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil " Oxford " zu 38 - 17 - einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte . Soweit die Beurteilung des Gesamtein drucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsb e- schwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein z u- tre f fender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umständ e nicht berücksichtigt (BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 21 = WRP 2008 , 1342 - SIERRA ANTIGUO, mwN). Solche Rechtsfehler sind nicht ersich t- lich. dd ) Soweit die Rechtsb eschwerde geltend macht, der Wortbestandteil "Oxford" sei nicht beschreibend, sondern müsse - weil die Widerspruchsmarke "OXFORD" ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen sei - als durchschnittlich ken n- zeichnungskräftig und deshalb als für die jüngere Marke prägend angesehen werden, kann sie damit schon deshalb ke inen Erfolg haben, weil das Bunde s- p a tentgericht die Kennzeichnungskraft der Klagemarke im Inland ohne Recht s- fehler als unterdurchschnittlich angesehen hat. ee ) Die Rechtsbeschwerde stellt nicht in Abrede, dass begrifflich die jü n- ge re Marke mit "Club mi t Bezug zu Oxford" beschrieben werden kann. Damit unterscheidet sich die angegriffene Marke - außer im Schriftbild und im Klang - von der Widerspruchsmarke "OXFORD" auch in begrifflicher Hinsicht. Soweit d ie Rechtsbeschwerde geltend macht, da ss erhebliche Teile des inländischen Verkehrs mit "Oxford" die weltberühmte Universität und damit die Widerspr e- chende bezeichneten , und daraus ein Verständnis des Verkehrs von der jüng e- ren Marke im Sinne von "Club der Universität Oxford" oder "Buchclub " folgert , versuch t sie, die tatrichterliche Beurteilung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke durch ihre eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Bundesp a- tentgerichts aufzuzeigen. 39 40 - 18 - b ) Die Übereinstimmung des Wortes "Oxford" in den einander gege n- überstehenden Zei chen führt nicht zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne . aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, es bestehe keine G e- fahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht würden. Eine Verwechslungsge fahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens scheide vorliegend aus. Die Widersprechende habe nicht vorgetragen, dass sie über eine am Markt präsente Markenserie mit einem Stammbestandteil "Oxford" verfüge, der auf sie als Markeninhaberin hinweise. Eine Verw echslungsgefahr im weiteren Sinn durch die Übernahme der älteren Marke in die jüngere Marke , in der der übernommene Bestandteil eine sel b- ständig kennzeichnende Stellung behalte, scheide ebenfalls aus. Zwar werde die ältere Marke "Oxford" in die jüngere Mar ke übernommen. Dort komme ihr jedoch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Durch das Hinzufügen der Angabe "Club" zu dem Wort "Oxford" ergebe sich eine einheitli che Auss a- ge , in der das Wort "Oxford" in beschreibender Weise als geografische Angabe v erwendet werde . Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liege auch deshalb nicht vor, weil die Widersprechende nicht nachgewiesen habe, dass die Angabe "Oxford" als Firmenschlagwort ihrer Unternehmensbezeichnung "Oxford University Press" aufgefasst werd e. bb) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übe r- einstimmung aber von wirtschaftl ichen oder organisatorischen Zusammenhä n- gen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 31 - SIERRA ANTIGUO; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 45 = WRP 2013, 601 - VOLKSWAGEN/ 41 42 43 - 19 - Volks.Inspektion). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 43 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmen s- ke nnzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der ält e- ren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorger u- fen wird, dass die fraglichen Waren ode r Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH , GRUR 2005, 1042 Rn . 30 ff. - THOMSON LIFE). Ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruch s- marke unterdurchschnittlich, sind strenge Anforderungen an das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu stellen (BGH, Urteil vom 6. Dezember 1990 - I ZR 249/88, GRUR 1991, 317, 318 = WRP 1991, 231 - MEDICE). cc) Gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, es liege keine Ve r- wechslungsgefahr unter dem Aspekt eines S erienzeichens vor, wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. dd ) D ie Ansicht des Bundespatentgerichts , eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt eines gedanklichen Inverbindungbringens l iege nicht vor , ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden . Nach der recht s- fehlerfreien tatrichterlichen Beurteilung des Bundespatentgerichts wird das Wort "Oxford" in dem angegriffenen Zeichen von den inländischen Verkehrskreisen nicht als Unternehmensken nzeichen erkannt, sondern als auf die englische Stadt Oxford hinweisende geografische Angabe verstanden. Soweit die Rechts - beschwerde geltend macht, "Oxford Club" weise auf einen Club der Universität Oxford und deshalb einen Club der Widersprechenden hin, ersetzt sie damit in 44 45 - 20 - unzulässiger Weise die tatrichterliche Beurteilung des Verkehrsverständnisses des angegriffenen Zeichens durch ihre eigene. Die Rechtsbeschwerde legt im Übrigen nicht dar, dass die Widersprechende vor dem Bundespatentgericht ein entspr echendes Verkehrsverständnis der angegriffenen Marke geltend gemacht hat . IV. Eine Vorlage an den Gerichtshof d er Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 2 1 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs g e- klärt ist oder die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. 46 - 21 - V. Danach ist die Rechtsbesch werde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen. Büscher Schaffert Kirchhoff Löffler Schwonke Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.03.2016 - 29 W(pat) 33/13 - 47
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