BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 46/05 vom 3. April 2008 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die IR-Marke Nr. 670 278 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja K344se in Bl374tenform II PV334 Art. 6 quienquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2; MarkenG 247 8 Abs. 2 Nr. 2, 247 107 Der Schutzerstreckung einer IR-Marke, die aus der 344u337eren Form der Ware besteht, kann das Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der bean-spruchten Form i.S. von Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 entgegenste-hen, wenn die Form funktionsbedingt ist. Davon ist bei der 344u337eren Form eines K344ses auszugehen, bei dem die Streifen und Rillen auf der Oberfl344che beim Einf374llen und Pressen des K344ses entstehen und bei dem die Einkerbungen Por-tionierungshilfen sind. BGH, Beschl. v. 3. April 2008 - I ZB 46/05 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Bergmann und Dr. Koch beschlossen: Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den an Ver-k374ndungs Statt am 4. April 2005 zugestellten Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Markeninhaberin begehrt f374r ihre IR-Marke Nr. 670 278 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Diese f374r die Waren "Fromage, produits lai-tiers" registrierte Marke, die nachstehend in Schwarz-Wei337 wiedergegeben ist, besteht aus einer dreidimensionalen Form, die an eine Bl374te mit sechs Bl374ten- 1 - 3 - bl344ttern erinnern soll und eine geriffelte Oberfl344che mit wei337en und orangefar-benen Streifen aufweist: 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke den Schutz f374r die Waren "Fromage" wegen Fehlens jeglicher Unter-scheidungskraft verweigert. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zu-r374ckgewiesen (BPatGE 43, 153). 3 Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die ange-fochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen (BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - K344se in Bl374tenform). Er hat angenommen, dass der Marke der Schutz nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft zu versagen ist, sondern 4 - 4 - die IR-Marke den Anforderungen gen374gt, die an das Vorliegen von Unterschei-dungskraft zu stellen sind. 5 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin er-neut zur374ckgewiesen (BPatG, Beschl. v. 4.4.2005 - 28 W(pat) 95/99, juris). Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter. 6 II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz f374r die Bundesrepublik Deutschland versagt. Dazu hat es ausgef374hrt: 7 Die Marke verf374ge 374ber die abstrakte Markenf344higkeit nach 247 3 Abs. 1 MarkenG. F374r einen Ausschluss der Schutzerstreckung nach 247 3 Abs. 2 MarkenG seien ausreichende tats344chliche Feststellungen nicht vorhanden. Zu-s344tzlich sei nach 247 8 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 zu pr374fen, ob die Marke 374ber die konkrete Eignung verf374ge, unterschei-dungskr344ftig zu wirken, und ob ein Freihaltebed374rfnis auszuschlie337en sei. 8 Auch wenn im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren von einer hinreichenden Unterscheidungs-kraft auszugehen sei, stehe der Schutzbewilligung der IR-Marke jedoch das Schutzhindernis des Freihaltebed374rfnisses der Mitbewerber nach 247247 107, 113, 37 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 entgegen, da die blo337e Darstellung der Ware, in der sich hier die Marke ersch366pfe, zwangsl344ufig das Produkt beschreibenden Charakter habe. Waren-formmarken k366nnten zwar nicht grunds344tzlich vom Schutz ausgenommen wer-den. Das im Allgemeininteresse bestehende Freihaltebed374rfnis sei aber nicht 9 - 5 - erst im Falle unmittelbarer oder tats344chlicher Behinderungen tangiert, sondern bereits bei der potentiellen Beeintr344chtigung wettbewerblicher Grundfreiheiten. 10 Die spezielle Gestaltung der K344serinde mit Streifen und Rillen sei tech-nisch bedingt; sie entst374nden beim Einf374llen und Pressen der K344semasse in bestimmte Formen und beim Reifeprozess. Die r366tliche F344rbung zeige den Ab-schluss des Reifeprozesses. Auch die Warenform unterliege einem Freihaltebed374rfnis. Es handele sich um eine typische Kombination von Rund- und Tortenform, bei der zum Ausschneiden der "Tortenst374cke" Einkerben gew344hlt worden seien, um eine m366glichst gleichm344337ige Portionierung zu erm366glichen. Diese Form falle nicht aus dem Rahmen verkehrs374blicher Formgestaltungen heraus. Bei Weichk344se seien nicht nur Rund- und Tortenformen markt374blich, sondern besonders h344ufig werde mit Portionierungshilfen gearbeitet. Markenschutz werde danach f374r eine typische Grundform in geringf374giger Abwandlung begehrt, die nicht so deutlich aus dem Rahmen des Verkehrs374blichen herausfalle, dass sie nicht allen Mitbe-werbern zur freien Verf374gung stehen m374sse. Ansonsten m374ssten die Mitbewer-ber bei der Herstellung und Vermarktung neuer Produkte umfangreiche Mar-kenrecherchen durchf374hren. F374r die in Rede stehenden Waren, die seit jeher in unterschiedlicher Gr366337e, Konsistenz und Form angeboten w374rden, sei f374r die Mitbewerber unabdingbar, dass Planung und Herstellung solcher Produkte des t344glichen Bedarfs auch in Zukunft frei von Markenrechten erfolgen k366nnten. Die Zuerkennung eines Markenschutzes w374rde zu betr344chtlichen Unsicherheiten in der Beurteilung der Reichweite des Markenschutzes im Verletzungsverfahren und Einschr344nkungen bei der Herstellung f374hren und auch nicht im Interesse der Markeninhaber liegen, die zu st344ndigen Markenanmeldungen und Marktbe-obachtungen gezwungen w374rden. 11 - 6 - Ein Schutz f374r die beanspruchte Warenform komme nur bei einer Ver-kehrsdurchsetzung in Betracht, f374r die keine Anhaltspunkte best374nden. 12 13 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bun-despatentgerichts, dass der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke f374r Deutschland ein dem 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhinder-nis nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 entge-gensteht, h344lt den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. 1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "Telle-quelle"-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gem344337 247247 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 zu pr374fen. Dieser Pr374fungsma337stab stimmt mit dem der 247247 3, 8 Abs. 2 MarkenG 374berein. Durch diese Bestimmungen des Mar-kengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; die Vorschriften des Markengesetzes sind daher richtlinienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erw344gungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, dass sich deren Vorschriften in vollst344ndiger 334bereinstimmung mit der Pariser Verbands374bereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschrif-ten des Markengesetzes f374hrt daher zu keinem anderen Ergebnis als die Pr374-fung nach Art. 6 quinquies Abschn. B PV334 (BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 14 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherk366pfen; Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 66/06, GRUR 2007, 973 Tz. 10 = WRP 2007, 1459 - Rado-Uhr III). 14 2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrunds nach Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334, 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG l344gen vor. Der beantragten Schutzerstreckung steht ein 374ber- 15 - 7 - wiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form der IR-Marke entgegen. 16 a) Nach der Vorschrift des 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen k366nnen. Da sich die IR-Marke darin ersch366pft, die 344u337ere Form der Ware - hier die Form eines K344ses - wiederzugeben, handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren 344u337ere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei ver-wendet werden k366nnen und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, be-steht grunds344tzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 73 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel), das ein Eintra-gungshindernis nach 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begr374nden kann. Denn die Freiheit der Gestaltung von Produkten darf nicht 374ber Geb374hr eingeschr344nkt werden. Dabei ist zu ber374cksichtigen, dass - wenn Formgestaltungen wie die vorliegende ohne weiteres als Marke eingetragen w374rden - nicht nur Lebensmit-telhersteller, sondern jedermann mit verh344ltnism344337ig geringem Aufwand eine Vielzahl 344hnlicher Gestaltungen zum Gegenstand von Markenanmeldungen machen k366nnte mit der Folge, dass diese Formgestaltungen zumindest inner-halb der Benutzungsschonfrist f374r die Wettbewerber verschlossen w344ren. Da-durch w374rde sich eine erhebliche Einschr344nkung der Gestaltungsfreiheit erge-ben, weil sich neue Gestaltungen nicht nur von den Produkten der Wettbewer-ber, sondern auch von - m366glicherweise unz344hligen - Formgebungen absetzen m374ssten, denen Markenschutz zugebilligt w344re (BGHZ 166, 65 Tz. 21 - Porsche Boxster; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 28 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). - 8 - b) Das Bundespatentgericht hat das Allgemeininteresse an der Freihal-tung der mit der Schutzerstreckung beanspruchten Warenform daraus abgelei-tet, dass die spezielle Gestaltung der K344serinde mit Streifen und Rillen auf der Weichk344seoberfl344che technisch bedingt sei. Diese Gestaltungsmerkmale ent-st374nden beim Einf374llen und Pressen der K344semasse in speziellen Formen und beim anschlie337enden Reifeprozess. Die Warenform unterscheide sich von markt374blichen Rund- und Tortenformen durch die Einkerbungen, die Portionie-rungshilfen seien und den Mitbewerbern zur freien Verf374gung stehen m374ssten. Andere Hersteller verwendeten als Portionierungshilfen auf den K344selaib ge-klebte Etiketten, Folien mit Markierungen oder eine Warenform mit Ecken oder Einkerbungen. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Bundespatentgerichts sind aus Rechtsgr374nden nicht zu be-anstanden. 17 c) Gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Streifen und Rillen der K344seoberfl344che und ihre teilweise r366tliche F344rbung seien funktionsbedingt und deshalb freihaltebed374rftig, erinnert die Rechtsbeschwerde nichts. Rechts-fehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. 18 Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde gegen374ber der Annahme des Bundespatentgerichts, die Warenform sei freizuhalten, darauf, durch die erste Senatsentscheidung sei entschieden, dass die beanspruchte Warenform aufgrund der Einkerbungen 374ber eine konkrete Unterscheidungskraft begr374n-dende Eigent374mlichkeit verf374ge und die Einkerbungen nicht funktionsbedingt f374r die Ware "K344se" seien. 19 Die Eintragungshindernisse nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen selbst344ndig nebeneinander und sind gesondert zu pr374fen, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche h344ufig 374berschneiden (zu Art. 3 Abs. 1 MarkenRL: EuGH 20 - 9 - GRUR 2003, 514 Tz. 67 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67 - Postkantoor). So ist der Umstand, dass eine Marke, die im gesch344ftlichen Verkehr gew366hnlich f374r die Pr344sentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wer-den kann, nicht eintragungsf344hig ist, im Rahmen des Schutzhindernisses nach 247 8 Abs. 2 Nr. 2 und nicht bei der Pr374fung des 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu be-r374cksichtigen (vgl. zu Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, Slg. 2006, I-551 = GRUR 2006, 233 Tz. 63 - Standbeutel). Vorliegend hat das Bundespatentgericht anhand verschieden gestalteter Warenformen und auf den Produkten angebrachter Markierungen rechtsfehler-frei festgestellt, dass bei der Ware "K344se" auf unterschiedliche Art und Weise Portionierungshilfen zur Anwendung kommen und eine Art dieser Portionie-rungshilfen in den von verschiedenen Herstellern verwandten Einkerbungen besteht. Das Bundespatentgericht h344tte in diesem Zusammenhang noch darauf abstellen k366nnen, dass dem Verkehr in der Werbung der K344se der Markeninha-berin in Abbildungen pr344sentiert wird, bei denen entlang der Einkerbungen ein K344sest374ck herausgeschnitten worden ist. Auch unabh344ngig von dieser Pr344sen-tation in der Werbung f374r das Produkt der Markeninhaberin beruht die Beurtei-lung des Bundespatentgerichts entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auf nachpr374fbaren Feststellungen. Das Bundespatentgericht hat f374r die von ihm festgestellten Portionierungshilfen jeweils Verwendungsbeispiele angef374hrt. Diese tragen f374r sich die Annahme des Bundespatentgerichts in dem angefoch-tenen Beschluss, die beanspruchte Warenform mit Einkerbungen sei f374r die Mitbewerber nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 von der Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland aus-geschlossen. 21 - 10 - Auf die 374brigen von der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Angriffe gegen die weiteren Ausf374hrungen des Bundespatentgerichts in der angefochtenen Entscheidung kommt es danach nicht an. Etwas anderes ergibt sich schlie337lich auch nicht daraus, dass nach dem Vortrag der Markeninhaberin einem Antrag auf Schutzerstreckung der Marke in anderen Mitgliedstaaten der Europ344ischen Union entsprochen worden ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Tz. 63 - Henkel). 22 Bornkamm Pokrant B374scher Bergmann Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.04.2005 - 28 W(pat) 95/99 -
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