BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSI ZB 46/98Verkündet am: 20. November 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein der Rechtsbeschwerdesachebetreffend die IR-Marke Nr. 640 196 Nachschlagewerk:jaBGHZ : neinBGHR : ja Rado-Uhr IIMarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 107; PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2a)Bei der Feststellung der Unterscheidungseignung einer dreidimensionalenMarke, die die Form der Ware darstellt, ist auch auf die Verhältnisse auf demjeweiligen Warengebiet und die dort vorhandenen Gestaltungsformen abzu-stellen.b)Zur Unterscheidungskraft eines Uhrengehäuses.BGH, Beschl. v. 20. November 2003 - I ZB 46/98 - Bundespatentgericht - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-handlung vom 20. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof.Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher undDr. Schaffertbeschlossen:Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Be-schluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bun-despatentgerichts vom 27. Mai 1998 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidungan das Bundespatentgericht zurückverwiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. - 3 -Gründe: I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete mitAnmeldedatum 14. März 1995 (Ursprungsland Schweiz) international regi-strierte dreidimensionale IR-Marke Nr. 640 196 Schutz in der BundesrepublikDeutschland für die Waren"Montres"(Armbanduhren): Die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Marke wegenfehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürf-nisses den Schutz verweigert.Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglosgeblieben. - 4 -Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberinihr Schutzbegehren weiter.Durch Beschluß vom 23. November 2000 hat der Senat dem Gerichtshofder Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EGfolgende Fragen zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL zurVorabentscheidung vorgelegt (WRP 2001, 269 = MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr):"1.Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1lit. b der genannten Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die dieForm der Ware darstellen, ein strengerer Maßstab an die Unterschei-dungskraft anzulegen als bei anderen Markenformen? 2.Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie fürdreidimensionale Marken, die die Form der Ware darstellen, eine ei-genständige Bedeutung? Ist bejahendenfalls bei der Prüfung vonArt. 3 Abs. 1 lit. c - andernfalls bei lit. e - das Interesse des Verkehrsan der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen,daß eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist undin der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Vorausset-zungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie erfüllen?"Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durchUrteil vom 8. April 2003 - verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01 - wie folgt entschieden(Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u.Rado): - 5 -"1.Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i.S. von Artikel 3 Abs. 1Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-gliedstaaten über die Marken ist bei dreidimensionalen Marken, dieaus der Form der Ware bestehen, kein strengerer Maßstab anzule-gen als bei anderen Markenformen. 2.Neben Artikel 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richtlinie 89/104 besitztArtikel 3 Abs. 1 Buchstabe c dieser Richtlinie auch für dreidimensio-nale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeutung.Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Abs. 1Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 ist in jedem Einzelfall das die-ser Vorschrift zugrundeliegende Allgemeininteresse daran zu berück-sichtigen, daß dreidimensionale, aus der Form der Ware bestehendeMarken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, dieim Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einerWare oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwen-det und vorbehaltlich des Artikels 3 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht ein-getragen werden können."II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.Der Beurteilung des Bundespatentgerichts, die IR-Marke sei nicht unter-scheidungskräftig, kann nicht zugestimmt werden.Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "telle-quelle-Schutzes", von derauch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung ge- - 6 -mäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquiesAbschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96,GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - PREMIERE II, Beschl. v. 14.12.2000- I ZB 25/98, GRUR 2001, 418 f. - Montre; Ingerl/Rohnke, Markengesetz,2. Aufl., § 113 Rdn. 1; v. Schultz/Hertz-Eichenrode, Markenrecht, § 113 Rdn. 1;für eine unmittelbare Prüfung nach §§ 3, 8 MarkenG: Fezer, Markenrecht,3. Aufl., § 113 Rdn. 1; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,§ 113 Rdn. 4).Bei der Beurteilung einer Versagung des Schutzes nach Art. 5 Abs. 1MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ gelten die gleichen Grundsätzewie bei der Prüfung anhand der nationalen Bestimmungen der §§ 3, 8 Abs. 2MarkenG, durch die Art. 2 und 3 der MarkenRL umgesetzt worden sind. Denndiese Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegenund nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtline müssen derenVorschriften mit denjenigen der PVÜ übereinstimmen. Deshalb führt die Beur-teilung anhand der Vorschriften des Markengesetzes zu keinem anderen Er-gebnis als die Prüfung nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. BPVÜ (vgl. BGH, GRUR 2001, 418, 419 - Montre; Beschl. v. 14.12.2000- I ZB 26/98, GRUR 2001, 416, 417 = WRP 2001, 403 - OMEGA - mit falscherAbbildung in der Veröffentlichung in GRUR; Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Ströbelein Ströbele/Hacker aaO § 113 Rdn. 4; v. Schultz/Hertz-Eichenrode aaO § 113Rdn. 1).Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ kannMarken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbeh-ren. - 7 -1. Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß die IR-Markedie allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h. daß sie ab-strakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist. Das läßt einenRechtsfehler nicht erkennen (vgl. zu Art. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v. 18.6.2002- Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804, 806 Tz. 37 = WRP 2002,924 - Philips/Remington; zu § 3 Abs. 1 MarkenG: BGH, Beschl. v. 20.11.2003- I ZB 15/98, Umdr. S. 6 - Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98,Umdr. S. 5 - Stabtaschenlampen II, jeweils m.w.N.).Mit Recht hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach§ 3 Abs. 2 MarkenG verneint (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 20.11.2003- I ZB 15/98, Umdr. S. 8 - Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98,Umdr. S. 7 - Stabtaschenlampen II).2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, daß das Bun-despatentgericht die IR-Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig i.S. vonArt. 6quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten hat.a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmungen ist die einerMarke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. DennHauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichnetenWaren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unter-scheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, - 8 -d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dasSchutzhindernis zu überwinden.Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungs-kraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware beste-hen. Bei ihnen ist kein strengerer Maßstab anzulegen als bei herkömmlichenMarkenformen. Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimen-sionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein maßgebend, daß derVerkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oderDienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 514,517 Tz. 41 f., 46 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 23.11.2000- I ZB 18/98, GRUR Int. 2001, 462, 463 f. = WRP 2001, 265 - Stabtaschenlam-pen; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001,405 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA).aa) Für Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst er-schöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesge-richtshof auch bei der Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaß-stabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenGerforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. Soweit die zeichneri-schen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmaleder in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestal-tung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, wird einem Zeichen imallgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignungfehlen, mit ihm gekennzeichnete Waren von denjenigen anderer Herkunft zuunterscheiden. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Dar-stellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Er- - 9 -reichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinaus-gehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hin-weis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 26.10.2000- I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang).bb) Diese bei Bildmarken entwickelten Grundsätze sind in der Regelauch auf dreidimensionale Marken übertragbar, die in der Form der Ware be-stehen. Zwar kann die Beurteilung, ob die Marke keine Unterscheidungskrafthat, bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieri-ger sein als bei herkömmlichen Markenformen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514,517 Tz. 48, 49 - Linde, Winward u. Rado), weil der Verkehr in dem Bereich derWaren, für die der Schutz beansprucht wird, sich (noch) nicht an die Herkunfts-kennzeichnung von Produktgestaltungen gewöhnt hat. Davon darf indessennicht für Formmarken ein erweitertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1MarkenG abgeleitet werden. Bei der Feststellung der Unterscheidungseignungdes Zeichens ist auch auf die besonderen Verhältnisse auf dem maßgeblichenWarengebiet abzustellen. Denn der Vergleich der tatsächlich vorhandenen Ge-staltungsformen läßt einen Schluß darauf zu, ob der Verkehr der Marke einenHinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. BGH GRUR 2001, 418, 419- Montre; GRUR 2001, 413, 416 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA).b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2Nr. 1 MarkenG genügt die IR-Marke.Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an die Unterschei-dungskraft gestellt. Es hat in der angefochtenen Entscheidung an die Unter-scheidungskraft der dreidimensionalen Marke, die die Form der Ware oder ei- - 10 -nes Teils davon darstellt, rechtsfehlerhaft einen strengeren Prüfungsmaßstabangelegt als bei anderen Markenformen (vgl. hierzu vorstehend Abschn. II 2 a).Die IR-Marke weist über Elemente, die durch technische Lösungen oderEigenschaften einer Uhr bedingt und deshalb gemäß § 3 Abs. 2 MarkenG vomMarkenschutz ausgenommen sind, und über typische Merkmale einer Arm-banduhr hinaus eine charakteristische Gestaltung auf, in der der Verkehr einenHinweis auf die betriebliche Herkunft sieht.Die IR-Marke zeichnet sich dadurch aus, daß Uhrgehäuse und Armbanddurch die gleiche Breite, Stärke, Form und Farbe präzise aufeinander abge-stimmt sind und eine Einheit bilden. Die Glasabdeckung erstreckt sich über diegesamte Oberseite des Uhrgehäuses. Das Gehäuse ist nach außen gewölbt.Diese Kombination von Gestaltungsmerkmalen ist auch auf dem Sektor derArmbanduhren, auf dem nach den Feststellungen des Bundespatentgerichtseine außerordentliche Vielfalt von Formen und Gestaltungen besteht, die dazugeführt hat, daß der Verkehr an die beliebige Kombination üblicher Gestal-tungselemente gewöhnt ist, geeignet, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen.Die vom Bundespatentgericht angeführten Uhren anderer Hersteller verfügendagegen über keine Gestaltung, die der IR-Marke im Hinblick auf den Gesamt-eindruck der Elemente gleichen oder ähneln, aus denen sich die Unterschei-dungskraft der angemeldeten Marke ergibt. Dies vermag der Senat anhand derbei den Akten befindlichen Abbildungen dieser Uhren selbst zu beurteilen. - 11 -III. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-richt zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).UllmannHerr Prof. Starck ist in denBornkammRuhestand getreten.UllmannBüscherSchaffert
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