BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 47/06 vom 19. April 2007 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Consulente in marchi MarkenG 247 140 Abs. 3; ZPO 247 104 Ob die Kosten, die in einem Markenverletzungsverfahren f374r die T344tigkeit eines italienischen consulente in marchi aufgewendet worden sind, in entsprechender Anwendung des 247 140 Abs. 3 MarkenG festgesetzt werden k366nnen, ist im Kos-tenfestsetzungsverfahren zu pr374fen. Ma337geblich ist dabei, ob der consulente in marchi in Kennzeichenstreitsachen nach seiner Ausbildung und dem T344tig-keitsbereich, f374r den er in Italien zugelassen ist, im Wesentlichen einem in Deutschland zugelassenen Patentanwalt gleichgestellt werden kann. BGH, Beschl. v. 19. April 2007 - I ZB 47/06 - OLG Frankfurt a.M. LG Frankfurt a.M. - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. April 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 30. Mai 2006 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung, auch 374ber die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Beschwerdegericht zu-r374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 450 200 fest-gesetzt. - 3 - Gr374nde: 1 I. Die in Italien ans344ssige Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin wegen Verletzung ihrer international registrierten Bildmarke Nr. , die auch in Deutschland Schutz genie337t, eine einstweilige Verf374gung erwirkt. Die Kosten des Verf374gungsverfahrens wurden der Antragsgegnerin auferlegt. Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Antragstellerin beantragt, unter der Position "Kosten italienische Patentanw344lte" 450 200 als erstattungsf344hige Kosten anzusetzen. Dazu hat sie ein von Patrizia F. (im Folgenden: F.) unterzeichnetes Schreiben der Kanzlei J. & Partners vom 10. August 2005 vorgelegt, wonach sich deren Geb374hren auf diesen Betrag beliefen. 2 Das Landgericht hat die Kosten antragsgem344337 festgesetzt. 3 Mit ihrer sofortigen Beschwerde hat sich die Antragsgegnerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts gewandt, soweit darin Kosten f374r italienische Patentanw344lte in H366he von 450 200 angesetzt worden sind. Die Kosten f374r die T344tigkeit von F. seien nicht nach 247 140 Abs. 3 MarkenG zu er-statten, da F. nicht Patentanw344ltin, sondern Rechtsanw344ltin sei. 4 Die Antragstellerin hat demgegen374ber vorgebracht, die Kanzlei J. & Partners sei einem deutschen Patentanwaltsb374ro vergleichbar. Die der Kanz-lei angeh366rende F. habe ein juristisches und ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Sie sei berechtigt, den Titel "consulente in marchi" zu f374hren, und sei in der Liste der "consulenti in propriet340 industriale" eingetragen. Hinsichtlich Ausbildung und Qualifikation seien daf374r Voraussetzungen zu erf374l- 5 - 4 - len, die denen f374r die Zulassung als Patentanwalt in Deutschland entspr344chen. Die T344tigkeit eines "consulente in marchi" beschr344nke sich allerdings auf die Beratung in Markenangelegenheiten und in Fragen der geographischen Her-kunftsangaben. Die Kosten f374r die T344tigkeit von F. seien jedenfalls als Ver-kehrsanwaltskosten zu ersetzen. Das Beschwerdegericht hat den Kostenfestsetzungsbeschluss des Land-gerichts abge344ndert und die Position "Kosten italienische Patentanw344lte" von dem geltend gemachten Erstattungsbetrag abgesetzt (OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2006, 422). 6 Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zur374ckweisung die Antragsgegnerin beantragt, verfolgt die Antragstellerin ihr Begehren auf Ansatz dieser Kosten weiter. 7 II. Die Rechtsbeschwerde ist zul344ssig (247 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO). Ihrer Statthaftigkeit steht nicht entgegen, dass dem angefochtenen Beschluss ein Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verf374gung zugrunde liegt, in dem die Rechtsbeschwerde wegen des durch 247 574 Abs. 1 Satz 2, 247 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO begrenzten Instanzenzugs auch im Fall ihrer Zulassung ausgeschlossen ist (BGHZ 154, 102, 103). Diese Begrenzung gilt nicht f374r das Kostenfestset-zungsverfahren, da es als selbst344ndige Folgesache mit einem eigenen Rechts-mittelzug ausgestaltet ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.4.2005 - V ZB 25/04, NJW 2005, 2233). 8 III. Die Rechtsbeschwerde ist auch begr374ndet. Sie f374hrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zur374ckverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. 9 - 5 - 1. Das Beschwerdegericht hat zur Begr374ndung seiner Entscheidung aus-gef374hrt: 10 11 Die Kosten f374r die T344tigkeit von F. k366nnten nicht als Patentanwaltskosten festgesetzt werden, weil im Kostenfestsetzungsverfahren nicht gekl344rt werden k366nne, ob die materiell-rechtlichen Voraussetzungen daf374r erf374llt seien. Kosten eines im Gebiet der Europ344ischen Union ans344ssigen ausl344ndischen Patentan-walts seien allerdings unter den Voraussetzungen des 247 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsf344hig, wenn der hinzugezogene ausl344ndische Berater nach Ausbil-dung und Qualifikation sowie nach dem ihm im Heimatstaat gesetzlich zuge-wiesenen Aufgabengebiet einem deutschen Patentanwalt in jeder Hinsicht ver-gleichbar sei. Es k366nne jedoch nicht beurteilt werden, ob dies bei einem "consu-lente in marchi", soweit es um die Beratung in Markensachen gehe, der Fall sei. Zur Kl344rung solcher Fragen, f374r die das einschl344gige italienische Recht und die italienische Rechtspraxis ermittelt werden m374ssten, sei das Kostenfestset-zungsverfahren nicht vorgesehen, da dieses auf eine vereinfachte und knappe 334berpr374fung geb374hrenrechtlicher Fragen zugeschnitten sei. Die Antragstellerin sei daher mit ihrem Anspruch auf Ersatz der Kosten f374r die T344tigkeit von F. auf den Weg des Erkenntnisverfahrens zu verweisen. Die Kosten f374r die T344tigkeit von F. seien auch nicht als Verkehrsanwalts-kosten erstattungsf344hig. Nach dem eigenen Vorbringen der Antragstellerin sei F. nicht als Rechtsanw344ltin, sondern zur Beratung 374ber die besonderen mar-kenrechtlichen Fragen herangezogen worden. Die Einschaltung eines italieni-schen Verkehrsanwalts sei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung auch nicht notwendig gewesen, weil die Antragstellerin in Deutschland von ihrem Prozessbevollm344chtigten st344ndig in Markensachen - auch hinsichtlich der streitgegenst344ndlichen Marke - vertreten werde. Der Antragstellerin sei es da-her nach Entdeckung der Verletzungshandlung m366glich und zumutbar gewe- 12 - 6 - sen, ihren mit der Marke und deren rechtlichen Fragen vertrauten Prozessbe-vollm344chtigten m374ndlich oder fernm374ndlich zu beauftragen und zu informieren. 13 2. Diese Beurteilung h344lt der rechtlichen Nachpr374fung nicht stand. 14 a) Nach dem gegenw344rtigen Sach- und Streitstand kann nicht bereits aus Rechtsgr374nden ausgeschlossen werden, dass die Kosten f374r die T344tigkeit von F. als einer in Italien zugelassenen "consulente in marchi" nach 247 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsf344hig sind. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind gem344337 247 140 Abs. 3 MarkenG die Ge-b374hren nach 247 13 des Rechtsanwaltsverg374tungsgesetzes und au337erdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Das Beschwerdegericht hat zutreffend angenommen, dass diese Vorschrift, die unmittelbar nur f374r im Inland zugelassene Patentanw344lte gilt, entsprechend anwendbar sein kann, wenn ein Patentanwalt aus einem Mitgliedstaat der Europ344ischen Union mitge-wirkt hat (vgl. OLG D374sseldorf GRUR 1988, 761, 762 [noch zu 247 32 Abs. 5 WZG]; OLG Koblenz GRUR-RR 2002, 127, 128; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 247 140 Rdn. 20; Hacker in Str366bele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 247 140 Rdn. 40). Voraussetzung ist allerdings, dass der ausl344ndische Patentanwalt in Kennzeichenstreitsachen nach seiner Ausbildung und dem T344tigkeitsbereich, f374r den er in dem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, einem in Deutschland zugelassenen Patentanwalt im Wesentlichen gleichgestellt werden kann. Uner-heblich ist dagegen, ob dies auch hinsichtlich seiner Bef344higung zur Bearbei-tung von Patentstreitsachen gilt. Angesichts des Standes der Harmonisierung des Markenrechts innerhalb der Europ344ischen Union ist es auch nicht ange-bracht, die entsprechende Anwendung des 247 140 Abs. 3 MarkenG davon ab-h344ngig zu machen, ob ein ausl344ndisches Kennzeichenrecht oder eine Gemein- 15 - 7 - schaftsmarke Gegenstand des Verfahrens ist (a.A. Ingerl/Rohnke, Markenge-setz, 2. Aufl., 247 140 Rdn. 65). 16 b) Im Kostenfestsetzungsverfahren ist zu pr374fen, ob die Kosten, die in ei-ner Kennzeichenstreitsache durch die Mitwirkung eines ausl344ndischen Patent-anwalts aus einem Mitgliedstaat der Europ344ischen Union entstehen, in entspre-chender Anwendung des 247 140 Abs. 3 MarkenG als Kosten aus der Mitwirkung eines im Inland zugelassenen Patentanwalts zu behandeln sind. Dem steht - abweichend von der Ansicht des Beschwerdegerichts - nicht entgegen, dass das Kostenfestsetzungsverfahren auf eine rasche, vereinfachte, anhand der Prozessakten vorzunehmende geb374hrenrechtliche 334berpr374fung der T344tigkeit von Rechtsanw344lten und Patentanw344lten zugeschnitten ist (vgl. BGH, Beschl. v. 28.3.2006 - VIII ZB 29/05, NJW 2006, 1523 Tz 9). Die hier zu pr374fende Frage ist nicht jeweils anhand von besonderen Umst344nden des Einzelfalls zu ent-scheiden, sondern allgemeiner Art. Ist sie einmal gekl344rt, kann das Ergebnis ohne weiteres der Entscheidung in anderen Kostenfestsetzungsverfahren zugrunde gelegt werden. Die Antragstellerin darauf zu verweisen, ihren Kostenersatzanspruch auf dem weniger einfachen Zivilrechtsweg zu verfolgen, w344re auch mit der in Art. 49 EG verankerten Dienstleistungsfreiheit nicht vereinbar. Diese steht einer nationalen Regelung entgegen, die die M366glichkeit f374r einen Dienstleistungser-bringer, von dem Recht auf freien Dienstleistungsverkehr tats344chlich Gebrauch zu machen, ohne objektive Rechtfertigung beschr344nkt (vgl. EuGH, Urt. v. 5.10.1994 - C-381/93, Slg. 1994, I-5145 = TranspR 1995, 199 Tz 16 - Kommis-sion/Frankreich; Urt. v. 14.12.2006 - C-257/05, Tz 20 - Kommission/326sterreich; Urt. v. 6.3.2007 - C-338/04, WRP 2007, 525 Tz 45 f. - Placanica u.a.). Dies w344-re der Fall, wenn das Kostenfestsetzungsverfahren f374r die Festsetzung der Kos-ten eines mitwirkenden Patentanwalts aus einem Mitgliedstaat der Europ344i- 17 - 8 - schen Union verschlossen bliebe, obwohl die grundlegende Frage, ob seine T344tigkeit unter dem Gesichtspunkt des 247 140 Abs. 3 MarkenG der T344tigkeit ei-nes im Inland zugelassenen Patentanwalts gleichgestellt werden kann, mit ei-nem auf alle entsprechenden F344lle 374bertragbaren Ergebnis entschieden werden kann. Einem obsiegenden Beklagten, der einen ausl344ndischen Patentanwalt eingeschaltet hat, st374nde zudem in aller Regel kein materiell-rechtlicher Kos-tenerstattungsanspruch zu; er kann die angefallenen Kosten grunds344tzlich nur im Kostenfestsetzungsverfahren geltend machen (vgl. BGH, Urt. v. 12.12.2006 - VI ZR 224/05, VersR 2007, 507 Tz 6 ff. = NJW 2007, 1458). Das Beschwerdegericht wird danach die bisher unterbliebene Pr374fung dieser Frage f374r einen "consulente in marchi" nach italienischem Recht nachzu-holen haben. 18 3. Die geltend gemachten Kosten k366nnen nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht bereits aus anderen Gr374nden als erstattungsf344hig ange-sehen werden. 19 a) Die Kosten k366nnen nicht als Verkehrsanwaltskosten angesetzt wer-den, weil F., wie das Beschwerdegericht unangefochten festgestellt hat, nicht als Rechtsanw344ltin t344tig geworden ist (247 1 Abs. 1 RVG). 20 b) Die Frage, ob die Kosten der Mitwirkung von F. unabh344ngig von der Anwendbarkeit des 247 140 Abs. 3 MarkenG als notwendige Kosten im Sinne des 247 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu erstatten sind, kann auf der Grundlage der Feststel-lungen des Beschwerdegerichts nicht entschieden werden. Bei dieser Frage kommt es darauf an, ob eine verst344ndige und wirtschaftlich vern374nftige Partei die die Kosten ausl366sende Ma337nahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse 21 - 9 - verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Sie ist lediglich gehalten, unter mehreren gleichartigen Ma337nahmen die kosteng374nstigste auszuw344hlen. Bei der Pr374fung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsma337nahme ist zudem eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer 374berm344337ig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verh344ltnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall dar374ber gestritten werden k366nnte, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsma337nahme zu erstat-ten sind oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 2.12.2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 = WRP 2005, 224 - Unterbevollm344chtigter III, m.w.N.). Der Umstand, dass die Antragstellerin in Deutschland st344ndig von einem bestimmten Prozessbevollm344chtigten in Markensachen - auch betreffend die streitgegenst344ndliche Marke - vertreten wird, reicht danach entgegen der An-sicht des Beschwerdegerichts nicht aus, um die Erstattungsf344higkeit der Kosten eines st344ndigen Beraters in der N344he des eigenen Gesch344ftssitzes zu vernei-nen. Bei einem Unternehmen, das laufend eine Vielzahl von Rechtsstreitigkei-ten in Markensachen zu f374hren hat, ist auch das Interesse zu ber374cksichtigen, mit besonders sachkundigen Beratern seines Vertrauens in 366rtlicher N344he zu-sammenzuarbeiten. Nach dem Vorbringen der Antragstellerin koordiniert F. f374r die Antragstellerin seit langem weltweit s344mtliche Markenanmeldungen wie auch die Auseinandersetzungen mit anderen Unternehmen wegen Markenver-letzungen. Dies wird bei der gegebenenfalls notwendigen erneuten Pr374fung zu ber374cksichtigen sein. 22 - 10 - 23 IV. Danach ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache an das Beschwerdegericht zur374ckzuverweisen, damit dieses die noch erforder-lichen Feststellungen trifft. Bornkamm v. Ungern-Sternberg Pokrant Schaffert Kirchhoff Vorinstanzen: LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 13.11.2005 - 2/6 O 214/05 - OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 30.05.2006 - 6 W 31/06 -
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