BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 53/08 vom 20. Mai 2009 in Sachen betreffend die Marke Nr. 304 65 554 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Schuhverzierung MarkenG 247 8 Abs. 2 Nr. 10, 247 83 Abs. 3 Nr. 3 und 6 Verneint das Bundespatentgericht eine b366sgl344ubige Markenanmeldung i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der St366rung des Besitz-stands des Vorbenutzers, weil die Marke mit der vom Vorbenutzer verwendeten Bezeichnung weder identisch noch zum Verwechseln 344hnlich ist, kann eine Ver-letzung des rechtlichen Geh366rs mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg mit der Begr374ndung geltend gemacht werden, die f374r die B366s-gl344ubigkeit sprechenden Indizien seien falsch gewichtet und die W374rdigung des Bundespatentgerichts sei unzutreffend. BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Mai 2009 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Koch beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 8. April 2008 wird auf Kosten der Antragstellerin zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. F374r den Markeninhaber ist seit dem 25. April 2005 die Bildmarke Nr. 30465554 1 unter anderem f374r Schuhwaren in das Markenregister eingetragen. - 3 - 2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die L366-schung der Marke f374r Schuhwaren beantragt, weil der Markeninhaber bei der Anmeldung b366sgl344ubig gewesen sei. 3 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die L366-schung der Marke f374r Schuhwaren angeordnet. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den L366schungsantrag zur374ckgewiesen (BPatG, Beschl. v. 8.4.2008 - 27 W(pat) 89/06, juris). 4 Hiergegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Antragstellerin, mit der sie die Versagung des rechtli-chen Geh366rs r374gt und geltend macht, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gr374nden versehen. 5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzun-gen f374r eine L366schung der Marke nach 247 8 Abs. 2 Nr. 10, 247 50 Abs. 1 MarkenG nicht vorl344gen. Zur Begr374ndung hat es ausgef374hrt: 6 Von einer B366sgl344ubigkeit i.S. des 247 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sei auszu-gehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbr344uchlich oder sittenwidrig erfolgt sei. Voraussetzung einer B366sgl344ubigkeit sei neben einem vors344tzlichen Eingriff des Markeninhabers in den schutzw374rdigen Besitzstand der Antragstellerin vor al-lem der Nachweis eines sittenwidrigen Handelns. Hierzu reiche die blo337e Kenntnis der Benutzung des fraglichen Kennzeichens durch einen anderen nicht aus, weil dem Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht fremd sei. 7 - 4 - 8 Die Antragstellerin verf374ge 374ber keinen schutzw374rdigen Besitzstand, in den durch die Marke eingegriffen werden k366nne. Die Marke unterscheide sich deutlich von dem schwarzen Schuh mit wei337em "H", den die Antragstellerin ver-treibe. Zudem h344tten auch andere Hersteller vor der Anmeldung der angegriffe-nen Marke f374r Sportschuhe bereits eine Verzierung mit dem Buchstaben "H" verwandt. Selbst wenn ein wertvoller Besitzstand der Antragstellerin unterstellt werde, habe der Markeninhaber hierin durch die Markenanmeldung nicht in sit-tenwidriger Weise eingegriffen. III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 9 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgef374hrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde er366ffnender Verfahrensmangel ger374gt wird. Die Rechtsbe-schwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Geh366rs und auf das Fehlen einer notwendigen Begr374ndung des angefochtenen Beschlusses und hat dies im Einzelnen ausgef374hrt. Darauf, ob die R374gen durchgreifen, kommt es f374r die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Tz. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte). 10 2. Die Rechtsbeschwerde ist aber nicht begr374ndet, weil die ger374gten Ver-fahrensm344ngel nicht vorliegen. 11 a) Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Antragstelle-rin nicht in ihrem Anspruch auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs (Art. 103 Abs. 1 GG, 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). 12 - 5 - aa) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Ver-fahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entschei-dung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu 344u337ern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erw344gung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH, Beschl. v. 10.4.2007 - I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Tz. 10 = WRP 2007, 788 - MOON). 13 bb) Die Rechtsbeschwerde r374gt, das Bundespatentgericht habe bei der Annahme, die Antragstellerin verf374ge 374ber keinen wertvollen Besitzstand, in den durch die Marke eingegriffen werden k366nne, deren Vortrag nicht zur Kennt-nis genommen, dass diese ihren Sportschuh mit der Au337enverzierung in Form eines gro337en "H" an alle namhaften Schuhh344ndler vertreibe und zwischen 2001 und 2005 j344hrlich mehr als 200.000 Exemplare abgesetzt habe. 14 Daraus ergibt sich keine Verletzung des rechtlichen Geh366rs. Auf der Grundlage der Entscheidung des Bundespatentgerichts kam es auf diesen Vor-trag der Antragstellerin nicht an. 15 Nach der Rechtsprechung des Senats ist von einer B366sgl344ubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbr344uchlich oder sit-tenwidrig erfolgt ist. Das Markengesetz kn374pft an die Rechtsprechung zum au-337erkennzeichenrechtlichen L366schungsanspruch aus 247 1 UWG a.F. oder 247 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch entwickelten Grunds344tze sind auch zur Beurteilung der B366sgl344ubigkeit des An-melders unter Geltung des 247 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. heranzuziehen (BGH, Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100; Beschl. v. 2.4.2009 - I ZB 8/06, WRP 2009, 820 Tz. 11 - Ivadal). Sie gelten auch nach Novellierung des 247 50 Abs. 1 MarkenG und der Einf374h- 16 - 6 - rung des Eintragungshindernisses der b366sgl344ubigen Markenanmeldung nach 247 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die f374r die b366sgl344ubige Mar-kenanmeldung bestehenden Ma337st344be nicht ge344ndert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicher-heit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begr374ndung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c und Nr. 5 lit. a des Regierungsentwurfs eines Geset-zes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreform-gesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.). Eine b366sgl344ubige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder wei337, dass ein anderer dassel-be oder ein verwechselbares Zeichen f374r dieselben oder 344hnliche Waren be-nutzt, ohne hierf374r einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umst344nde hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umst344nde k366nnen darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzw374rdigen Besitzstan-des des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund f374r gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwech-seln 344hnliche Bezeichnung mit dem Ziel der St366rung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, f374r diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. zu 247 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F.: BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; zu 247 4 Nr. 10 UWG: BGH, Urt. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS; BGH WRP 2009, 820 Tz. 13 - Ivadal). Erforderlich ist danach, dass eine gleiche oder zum Verwechseln 344hnli-che Bezeichnung als Marke angemeldet wird. Das hat das Bundespatentgericht im vorliegenden Fall verneint. Es hat angenommen, dass die angegriffene Bildmarke, die einen wei337en Sportschuh darstellt, Schutz nur f374r die konkrete Abbildung genie337t und sich der von der Antragstellerin vertriebene schwarze 17 - 7 - Schuh mit wei337em "H" hiervon deutlich unterscheidet. Ist der Sportschuh der Antragstellerin aber wegen deutlicher Unterschiede nicht dem auf der in Rede stehenden Marke abgebildeten Schuh zum Verwechseln 344hnlich, scheidet eine b366sgl344ubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der St366rung des Be-sitzstands des Vorbenutzers aus. Darauf, ob die vom Bundespatentgericht vor-genommene W374rdigung zutrifft, kommt es f374r die Frage der Verletzung des rechtlichen Geh366rs nicht an. cc) An diesem Ergebnis 344ndert auch die weitere R374ge der Rechtsbe-schwerde nichts, das Bundespatentgericht habe nicht zur Kenntnis genommen, dass der Markeninhaber aus seiner Marke drei Abnehmer der Antragstellerin abgemahnt habe. Aus diesen Abmahnungen folge, dass die angegriffene Marke nicht nur in den schutzw374rdigen Besitzstand der Antragstellerin eingreifen konn-te, sondern der Markeninhaber tats344chlich in den Besitzstand eingegriffen habe. 18 Das Bundespatentgericht hat diesen Vortrag, wenn auch in anderem Zu-sammenhang, ber374cksichtigt. Aus den Abmahnungen ergibt sich jedoch nicht, dass die kollidierenden Bezeichnungen verwechselbar sind und die angegriffe-ne Marke deshalb einen Eingriff in den Besitzstand der Antragstellerin an den von ihr vertriebenen schwarzen Sportschuhen mit dem in der Farbe Wei337 ge-haltenen Buchstaben "H" erm366glicht. 19 dd) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Bun-despatentgericht habe, soweit es bei einem unterstellten wertvollen Besitzstand die Sittenwidrigkeit der Markenanmeldung verneint habe, wesentlichen Vortrag der Antragstellerin nicht zur Kenntnis genommen. 20 Das Bundespatentgericht hat es als nicht erwiesen angesehen, dass es dem Markeninhaber im Zeitpunkt der Markenanmeldung im November 2004 21 - 8 - ausschlie337lich oder 374berwiegend um eine rechtsmissbr344uchliche Behinderung Dritter gegangen sei. Dass es in diesem Zusammenhang Vortrag der Antrag-stellerin nicht zur Kenntnis genommen und erwogen hat, zeigt die Rechtsbe-schwerde nicht auf. Die Abmahnungen der Abnehmer der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht ber374cksichtigt. Die Frage, ob es die Bedeutung dieser Abmahnungen f374r die Beurteilung der B366sgl344ubigkeit der Markenanmeldungen zutreffend gew374rdigt hat, ber374hrt nicht den Anspruch der Antragstellerin auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs. Entsprechendes gilt f374r die Ber374cksichtigung der Zahl der mit der Verzierung in Gestalt eines "H" versehenen Sportschuhe, die der Markeninhaber im Jahre 2004 abgesetzt hat. ee) Die Rechtsbeschwerde r374gt weiterhin, das Bundespatentgericht habe nicht ber374cksichtigt, dass auch ohne Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes ein rechtsmissbr344uchliches Verhalten gegeben sein k366nne, wenn der Anmelder die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetze. 22 Auch mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat diesen Gesichtspunkt in seine Erw344gungen ein-bezogen. Es ist lediglich aufgrund einer Abw344gung der f374r und gegen eine b366s-gl344ubige Markenanmeldung sprechenden Indizien einschlie337lich der vom Mar-keninhaber ausgesprochenen Abmahnungen zu dem Schluss gelangt, dass die Voraussetzungen nach 247 8 Abs. 2 Nr. 10, 247 50 Abs. 1 MarkenG nicht vorliegen. Ob das Bundespatentgericht die Gewichtung der einzelnen Indizien zutreffend vorgenommen hat, ist keine Frage der Gew344hrung des rechtlichen Geh366rs. 23 b) Die Rechtsbeschwerde meint, selbst wenn das Bundespatentgericht das als 374bergangen ger374gte Vorbringen der Antragstellerin zur Kenntnis ge-nommen habe, sei der angefochtene Beschluss zumindest nicht mit Gr374nden 24 - 9 - versehen. Mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde ebenfalls keinen Erfolg. 25 Die Vorschrift des 247 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gr374nde sichern, aus denen ihr Rechtsbegeh-ren keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, wel-cher Grund f374r die Entscheidung ma337gebend gewesen ist. Dagegen ist nicht entscheidend, ob die Beurteilung in tats344chlicher oder rechtlicher Hinsicht feh-lerfrei ist. Dem Erfordernis einer Begr374ndung ist daher schon gen374gt, wenn die Entscheidung zu jedem selbst344ndigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stel-lung nimmt (vgl. BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS). Diesen Anforderungen an den Begr374n-dungszwang gen374gt der angefochtene Beschluss. Ihm ist zu allen als 374bergan-gen ger374gten Punkten zu entnehmen, aufgrund welcher Erw344gungen das Bun-despatentgericht eine B366sgl344ubigkeit der Markenanmeldung verneint hat. Die Begr374ndung ist weder inhaltsleer noch verworren oder widerspr374chlich. Darauf, ob das Bundespatentgericht die Anforderungen an den Nachweis der B366sgl344u-bigkeit der Markenanmeldung 374berspannt hat, kommt es im Rahmen des 247 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG nicht an. c) Nach Ansicht der Antragstellerin ist ihre zulassungsfreie Rechtsbe-schwerde zudem deshalb begr374ndet, weil das Bundespatentgericht die Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer B366sgl344ubigkeit der Markenanmel-dung auszugehen ist, nicht dem Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften vorgelegt hat. Auch diese Begr374ndung verhilft der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg. 26 Allerdings ist der Begriff der B366sgl344ubigkeit in 247 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, mit dem der deutsche Gesetzgeber von der Option des Art. 3 Abs. 2 lit. d 27 - 10 - MarkenRL Gebrauch gemacht hat, richtlinienkonform auszulegen (BGH WRP 2009, 820 Tz. 18 - Ivadal). Daraus folgt aber nicht, dass sich im Streitfall eine Vorlagefrage zur Auslegung des Begriffs der B366sgl344ubigkeit der Markenanmel-dung stellt und das Bundespatentgericht die Vorlagepflicht verletzt hat. Der Ge-richtshof der Europ344ischen Gemeinschaften ist zwar gesetzlicher Richter i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BVerfG NJW 1992, 678; NJW 2001, 1267, 1268). Ein Versto337 gegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG durch Entziehung des ge-setzlichen Richters wegen unterlassener Anrufung des Gerichtshofs der Euro-p344ischen Gemeinschaften ist jedoch nur gegeben, wenn die Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EG in unhaltbarer Weise verletzt worden ist (BGH GRUR 2003, 546, 547 - TURBO-TABS). Daf374r hat die Rechtsbeschwerde nichts dargelegt und ist auch sonst nichts ersichtlich. - 11 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. 28 Bergmann Pokrant B374scher Schaffert Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2008 - 27 W(pat) 89/06 -
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