BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 54/07 Verk374ndet am: 16. Juli 2009 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 395 03 037 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Ver-k374ndungs Statt am 2. Mai 2007 zugestellte Beschluss des 26. Se-nats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts auf-gehoben. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. M344rz 2002 wird zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 200 festgesetzt. - 3 - Gr374nde: I. F374r die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 f374r die Ware "Spielzeug, n344mlich Spielbausteine" eingetragen: 1 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die L366-schung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenf344hig, zum ande-ren nicht unterscheidungskr344ftig und im 334brigen freihaltebed374rftig sei. 2 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den L366schungsantrag als unzul344ssig verworfen. Sie hat angenommen, es handele sich um die Wiederholung des von der R. H. Inc. gestellten L366schungs- antrags, so dass die materielle Rechtskraft des im vorangegangenen L366-schungsverfahren ergangenen Beschlusses der Markenabteilung vom 7. M344rz 2002 dem erneuten L366schungsbegehren entgegenstehe. 3 Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die L366schung der Marke angeordnet (BPatGE 50, 147). 4 - 4 - Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zur374ckzu-weisen. 5 II. Das Bundespatentgericht hat den L366schungsantrag als zul344ssig und begr374ndet erachtet und hierzu ausgef374hrt: 6 Dem L366schungsantrag stehe nicht der Einwand der Rechtskraft des Be-schlusses vom 7. M344rz 2002 entgegen, mit dem der fr374here L366schungsantrag der Rechtsvorg344ngerin der Antragstellerin zur374ckgewiesen worden sei. Der Be-schluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts sei nicht rechtskr344ftig geworden. 7 Der L366schungsantrag sei auch begr374ndet, weil die angegriffene Marke l366schungsreif sei. Der Markeneintragung habe das Schutzhindernis aus 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Vom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen, de-ren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erf374llten. Davon sei f374r die vorliegende Marke auszugehen. 8 III. Die zul344ssige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. 9 1. Das Bundespatentgericht hat die Zul344ssigkeit des L366schungsantrags bejaht. Es hat angenommen, dem L366schungsantrag stehe nicht die Rechtskraft des Beschlusses vom 7. Mai 2002 entgegen, mit dem der fr374here L366schungs-antrag der Rechtsvorg344ngerin der Antragstellerin zur374ckgewiesen worden sei. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aus dem Jahre 2002 sei nicht rechtskr344ftig geworden, weil der L366schungsantrag vor Eintritt der 10 - 5 - Rechtskraft des patentamtlichen Beschlusses zur374ckgenommen worden sei. Die Rechtsvorg344ngerin der Antragstellerin habe gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts fristgerecht Beschwerde eingelegt, wo-durch der Eintritt der Rechtskraft gehemmt worden sei. Diese Wirkung sei trotz der nicht vollst344ndigen Zahlung der Beschwerdegeb374hr im vorangegangenen L366schungsverfahren eingetreten. Aus 247 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG ergebe sich die Notwendigkeit der Feststellung, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte. Bevor diese Wirkung rechtskr344ftig festgestellt sei, k366nne der mit der Beschwer-de angefochtene Beschluss nicht rechtskr344ftig werden. 2. Diese Ausf374hrungen halten der rechtlichen Nachpr374fung nicht stand. Der L366schungsantrag des vorliegenden Verfahrens ist unzul344ssig. Dem erneu-ten L366schungsverfahren steht die bestandskr344ftige Entscheidung des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 7. M344rz 2002 entgegen. 11 a) Anders als die Rechtsbeschwerdeerwiderung meint, ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht auf die Frage des Vorliegens des Schutzhinder-nisses nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschr344nkt. 12 aa) Die ohne Beschr344nkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde er366ffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche 334berpr374fung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Ent-scheidung der als Zulassungsgrund angef374hrten Rechtsfrage beschr344nkt ist (vgl. BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel; 130, 187, 191 - F374llk366rper). 13 bb) Zudem h344tte durch eine auf die Beurteilung des Schutzhindernisses nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschr344nkte Zulassung die Frage der entge-genstehenden Rechtskraft des Beschlusses des Deutschen Patent- und Mar- 14 - 6 - kenamts vom 7. M344rz 2002 nicht von der 334berpr374fung durch den Senat ausge-nommen werden k366nnen. Zwar kann nach der Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs die Revision beschr344nkt auf die Frage zugelassen werden, ob dem Klagebegehren die Rechtskraft eines fr374heren Urteils entgegensteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795, 1797). Durch eine nur be-schr344nkte Zulassung des Rechtsmittels kann aber nicht umgekehrt die Frage der entgegenstehenden Rechtskraft einer anderen Entscheidung von der Pr374-fung ausgeklammert werden. Die Rechtskraftwirkung einer fr374heren Entschei-dung ist auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz von Amts wegen zu ber374cksich-tigen und steht, solange der Einwand der Rechtskraft nicht ausger344umt ist, ei-ner Sachpr374fung entgegen (vgl. BGHZ 123, 30, 35 - Indorektal II). b) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts ist der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. M344rz 2002 bestandskr344ftig ge-worden, bevor die Antragstellerin jenes Verfahrens den L366schungsantrag mit Eingabe vom 13. M344rz 2003 zur374ckgenommen hat. Die Antragstellerin jenes Verfahrens hatte zwar gem344337 247 66 MarkenG Beschwerde gegen die Entschei-dung des Deutschen Patent- und Markenamts eingelegt. Ihre Beschwerde galt jedoch nach 247 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben, weil die Antragstellerin des ersten L366schungsverfahrens die Beschwerdegeb374hr nicht vollst344ndig eingezahlt hat. Die Einzahlung der Beschwerdegeb374hr ist zwingende Voraussetzung f374r die Rechtsmitteleinlegung; von ihr h344ngt ab, ob ein Beschwerdeverfahren 374ber-haupt anh344ngig wird (vgl. BGHZ 83, 271, 273 - Einsteckschloss; Knoll in Str366bele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 247 66 Rdn. 46). Diese Wirkung der nicht vollst344ndigen Zahlung der Beschwerdegeb374hr tritt kraft Gesetzes ein (vgl. Benkard/Sch344fers, PatG, 10. Aufl., 247 73 Rdn. 46; B374scher in B374scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 247 66 MarkenG Rdn. 11; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, 1. Teil, Kap. 2 15 - 7 - Rdn. 167). Die in 247 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG vorgesehene Entscheidung des Rechtspflegers, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt, hat dementspre-chend nur deklaratorische Wirkung. War danach wegen der nicht vollst344ndigen Zahlung der Beschwerdegeb374hr durch die Antragstellerin des vorausgegange-nen L366schungsverfahrens ein Beschwerdeverfahren nicht wirksam in Gang ge-setzt und die Entscheidung des Amtes 374ber den L366schungsantrag deswegen bestandskr344ftig, konnte dieser Antrag nicht mehr rechtswirksam zur374ckgenom-men werden (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.1985 - I ZB 17/84, GRUR 1985, 1052, 1053 - LECO). Daran 344ndert auch der von der Antragstellerin des fr374heren L366schungs-verfahrens gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung wegen Vers344umung der Frist zur Zahlung der Beschwerdegeb374hr nichts. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hemmt den Eintritt der Rechtskraft nicht; vielmehr tritt eine Hemmung der Rechtskraft erst r374ckwirkend mit der Entscheidung ein, mit der die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gew344hrt wird (vgl. BGHZ 1, 200, 203). Eine entsprechende, die Wiedereinsetzung bewilligende Entscheidung ist nicht ergangen. 16 c) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. M344rz 2002, durch die der L366schungsantrag der R. H. Inc. zur374ckge- wiesen worden ist, wirkt zu Lasten der Antragstellerin des vorliegenden Verfah-rens. 17 aa) Zwischen den Beteiligten ist nicht umstritten, dass die Antragstellerin des vorliegenden L366schungsverfahrens mit der Antragstellerin des ersten vom Deutschen Patent- und Markenamt bestandskr344ftig entschiedenen L366schungs- 18 - 8 - verfahrens identisch ist und in der Zeit zwischen beiden L366schungsverfahren lediglich eine Umfirmierung der Antragstellerin erfolgt ist. bb) Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. M344rz 2002, durch die der erste L366schungsantrag zur374ckgewiesen worden ist, wirkt in entsprechender Anwendung des 247 322 ZPO gegen die Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens. 19 Nach der Rechtsprechung des Senats ist der in den 247247 322, 325 ZPO zum Ausdruck kommende Rechtsgedanke f374r die Beurteilung der Wirkungen im L366schungsverfahren ergangener gerichtlicher Entscheidungen heranzuziehen (vgl. BGHZ 123, 30, 33 f. - Indorektal II). Der Sinn dieser Regelung liegt in der endg374ltigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits, der 374ber den-selben Streitgegenstand nicht wiederholt werden soll. Der Rechtsgedanke ist indessen nicht auf eine gerichtliche Entscheidung im L366schungsverfahren be-schr344nkt. Vielmehr sind die Grunds344tze des 247 322 ZPO auf eine bestandskr344fti-ge Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im L366schungsverfah-ren 374bertragbar. Im Hinblick auf die Justizf366rmigkeit des Verfahrens ist eine ent-sprechende Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung auf das Ver-fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auch ohne ausdr374ckliche gesetzliche Anordnung nicht ausgeschlossen (zum PatG: BGH, Beschl. v. 10.5.1994 - X ZB 7/93, GRUR 1994, 724, 725 - Spinnmaschine; zum marken-rechtlichen Verfahren: BPatGE 42, 250, 253; B374scher in B374scher/Dittmer/Schiwy aaO 247 56 MarkenG Rdn. 1; Kirschneck in Str366bele/Hacker aaO 247 56 Rdn. 1). Dies gilt auch f374r die Anwendung des Rechtsgedankens des 247 322 ZPO auf einen im L366schungsverfahren ergangenen bestandskr344ftigen Be-schluss des Deutschen Patent- und Markenamts, weil auch insoweit wiederhol-te L366schungsverfahren zwischen denselben Beteiligten 374ber dieselbe eingetra- 20 - 9 - gene Marke im Interesse einer endg374ltigen Befriedung durch eine bestandskr344f-tige Entscheidung ausgeschlossen werden sollen. 3. Eine Zur374ckverweisung an das Bundespatentgericht gem344337 247 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG kann vorliegend unterbleiben. Durch die Entscheidun-gen vom heutigen Tag in den parallelen L366schungsverfahren I ZB 53/07 und I ZB 55/07 wird die Anordnung der L366schung der auch im vorliegenden Verfah-ren in Rede stehenden Marke rechtskr344ftig. Aus Gr374nden der Prozess366konomie besteht nach rechtskr344ftiger L366schung der angegriffenen Marke kein Anlass, die Sache an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen; vielmehr kann der Se-nat in der Sache ausnahmsweise selbst entscheiden (vgl. BGH, Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP 1998, 185 - Active Line). 21 IV. Es besteht kein Grund, die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen (247 90 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Die aufgeworfenen Rechtsfragen lie337en das Begehren der Antragstellerin nicht von vornherein als aussichtslos 22 - 10 - erscheinen. Danach entspricht es der Billigkeit, von einer Kostenentscheidung abzusehen (247 90 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Bornkamm B374scher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.12.2006 - 26 W (pat) 86/05 -
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