BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 55/07 Verk374ndet am: 16. Juli 2009 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 395 03 037 - 2 - Der I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verk374ndungs Statt am 2. Mai 2007 zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zur374ckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. F374r die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 f374r die Ware "Spielzeug, n344mlich Spielbausteine" eingetragen: 1 - 3 - Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die L366-schung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenf344hig, zum ande-ren nicht unterscheidungskr344ftig und im 334brigen freihaltebed374rftig sei. Die Mar-kenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die L366schung der Marke angeordnet. 2 Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 2.5.2007 - 26 W (pat) 80/05, juris). 3 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zur374ckzu-weisen. 4 II. Das Bundespatentgericht hat einen L366schungsgrund nach 247 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht und zur Begr374ndung ausgef374hrt: 5 Der Eintragung der angegriffenen Marke habe das Schutzhindernis aus 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Vom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erf374llten. Davon sei f374r die vorliegende Marke auszugehen. Diese bestehe aus der Wiedergabe eines roten quaderf366rmigen Spielbausteins mit zwei symmetrischen Reihen aus je-weils vier flachen, glatten und zylindrischen Noppen an der Oberfl344che. Die Kupplungselemente (Noppen) der Marke, aus denen die Markeninhaberin allein die Markenf344higkeit ableite, seien ausschlie337lich technisch bedingt. Die Noppen auf der Oberseite sowie die Hohlr344ume auf der Unterseite des Spielbausteins dienten dazu, die Spielbausteine auf leichte Art verbinden und wieder trennen 6 - 4 - zu k366nnen. Diese technische Wirkung stehe eindeutig im Vordergrund. Die Funktion des Gegenstandes werde durch die Form erreicht, was durch die ab-gelaufenen Patente best344tigt werde. Soweit sich die Markeninhaberin darauf berufen habe, es gebe verschiedene M366glichkeiten der Gestaltung der Noppen der Spielbausteine innerhalb derselben technischen L366sung, komme es hierauf nicht an. Die zylindrischen Noppen seien im 334brigen die beste Ausf374hrungsform zur best344ndigen Verbindung der Bausteine. Neben dieser technischen Funktion seien rein 344sthetisch bedingte Merkmale der Warenform nicht ersichtlich. III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbe-schwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Vor-aussetzungen f374r eine L366schung der angegriffenen Marke f374r die Ware "Spiel-zeug, n344mlich Spielbausteine" nach 247 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht. Der Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (247 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung 374ber den L366schungsantrag (247 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) das Schutzhindernis nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. 7 1. Nach dieser Vorschrift ist ein Zeichen, das ausschlie337lich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zug344nglich, wenn die Form zur Errei-chung einer technischen Wirkung erforderlich ist. 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziffer ii MarkenRL um. Die Bestimmung schlie337t es im 366ffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische L366-sungen f374r sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen L366sungen zu versehen (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 11 = WRP 2008, 791 - Milch- 8 - 5 - schnitte). Wie der Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften zu der Be-stimmung der Markenrechtsrichtlinie entschieden hat, setzt dieses Eintragungs-hindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche techni-sche Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 83 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 18 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherk366pfen). 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markenf344higkeit der angegriffenen Marke ergebe sich allein aus den Noppen (Kupplungselementen) des Spielbausteins; deren Ausf374hrungsform sei ausschlie337lich technisch be-dingt. Grunds344tzlich d374rften technische L366sungen, die 374ber Patent- oder Ge-brauchsmusterschutz verf374gten oder verf374gt h344tten, nicht mit Hilfe des Marken-schutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen tech-nisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zug344nglich. Vorliegend sei davon auszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf der Oberseite sowie der Hohlr344ume auf der Unterseite der Spielbausteine in einem Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilit344t diene und eine leichte Verbindung und Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der Noppen stehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der Noppen, ihre Anzahl, ihre H366he und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich f374r die erzielte Wirkung und deshalb f374r diese technische Wirkung auch erforderlich i.S. des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. 9 3. Diese Ausf374hrungen halten der rechtlichen Nachpr374fung stand. 10 - 6 - a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet davon ausgegangen, dass f374r die Beurteilung des Schutzhin-dernisses nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschlie337lich auf die Noppen eines Spielbausteins abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die wei-tere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderf366rmiger Aufma-chung. Diese ist dem Markenschutz nach 247 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu-g344nglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506, 507 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II; BGH GRUR 2008, 510 Tz. 16 - Milchschnitte). 11 b) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Schutzhindernisses nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend, das Bundespa-tentgericht sei von einem falschen rechtlichen Ma337stab ausgegangen. Das Ein-tragungshindernis des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei eng auszulegen, weil es nicht durch Verkehrsdurchsetzung 374berwunden werden k366nne. Es sei zu unter-scheiden zwischen einer technischen Wirkung, die nur mit der als Marke bean-spruchten Form erzielt werden k366nne, und einer zur Erreichung einer techni-schen Wirkung erforderlichen technischen L366sung, die durch verschiedene Ge-staltungsm366glichkeiten umzusetzen sei. Der Ausschlussgrund des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setze voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit der als Marke beanspruchten Form erzielt werden k366nne. Die Monopolisie-rungsgefahr, der 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenwirken solle, bestehe da-gegen nicht, wenn eine konkrete technische L366sung durch in der 344u337erlichen Gestaltung ganz unterschiedliche Formen realisiert werden k366nne. Dem kann nicht beigetreten werden. 12 aa) Das Eintragungshindernis des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hin-blick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu k366n- 13 - 7 - nen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gew344hlt wurden, um diese zu erf374llen (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 77 und 80 - Philips/Remington). Ma337geblich ist daher f374r das Vorliegen des in Rede ste-henden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der Noppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegrif-fene Marke dar374ber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transfor-matorengeh344use; BGH GRUR 2006, 589 Tz. 20 - Rasierer mit drei Scherk366p-fen; BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Tz. 16 - Fronthaube). bb) Von diesen Ma337st344ben ist auch das Bundespatentgericht ausgegan-gen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Nop-pen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion auf, ohne dass die angegriffene Marke 374ber weitergehende nichttechnische Gestaltungsmerkmale verf374gt. Dass sich die Streitmarke durch eine individuali-sierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht festgestellt. Die Rechtsbeschwerde r374gt insoweit auch keinen Vortrag der Mar-keninhaberin als 374bergangen. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht gefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-nischen Wirkung zuzuschreiben sind. 14 cc) Diesem Ergebnis h344lt die Rechtsbeschwerde entgegen, das Schutz-hindernis nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege nur vor, wenn eine technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen L366sungen erreicht werden k366n-ne und mit der angegriffenen Markenform eine dieser technischen L366sungen monopolisiert werde. Dagegen seien die Voraussetzungen des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 15 - 8 - MarkenG nicht gegeben, wenn zur Erzielung einer technischen Wirkung eine bestimmte technische L366sung diene, die auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden k366nne. Von letzterem sei im vorliegenden Fall auszugehen. Zur Verbindung der Spielbausteine durch Verklemmen gebe es eine Reihe von gleichwertigen Alternativgestaltungen f374r Noppen von Spielbausteinen. Bei den Bausteinen der Markeninhaberin werde die Klemmwirkung dadurch erzielt, dass die Noppen auf der Oberseite der Spielbausteine zwischen die Innenwand des Bausteins und den in der Bausteininnenseite vorhandenen Zapfen geklemmt w374rden. Diese an der Unterseite der Bausteine angeordneten Sekund344rzapfen seien Gegenstand des Christiansen-Patents, durch das die urspr374ngliche Ge-staltung des Spielbausteins nach dem Patent von Harry Fisher Page weiterent-wickelt worden sei. Das Bundespatentgericht habe die Gestaltung der Spiel-bausteine auf der Grundlage des Christiansen-Patents als funktionsgerechteste Ausf374hrungsform und deshalb als vorzugsw374rdig gegen374ber anderen Ausf374h-rungsformen bezeichnet. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu seien unzureichend und seine W374rdigung sei widerspr374chlich. Das Bundespa-tentgericht habe verfahrensfehlerhaft den gegenteiligen Vortrag der Markenin-haberin nicht ber374cksichtigt. Mit diesen Angriffen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Auf den Vortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von Spielbausteinen durch einen gegen374ber der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine an-dere Gestaltung der Kupplungselemente (Noppen) erzielt werden k366nne, ohne dass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer, funktionsm344337iger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegen374ber abwei-chenden Ausf374hrungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgr374nden nicht an. Auch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt f374r das Eintragungshindernis nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheidend, dass die von der Markeninhaberin f374r 16 - 9 - die angegriffene Marke gew344hlten wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii MarkenRL). In dem Vorlageverfahren Philips/Remington hatte sich die Markeninha-berin Philips darauf berufen, es gebe gegen374ber der fraglichen Marke zahl-reiche andere Formen, mit denen sich hinsichtlich der Rasur die gleiche tech-nische Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen lasse (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 67 - Philips/Remington). Diesen von Philips geltend gemachten Umstand hat der Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften nicht als entscheidungserheblich erachtet, sondern ausschlie337lich darauf abgestellt, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der in Rede stehenden Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben waren (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 - Philips/Remington). Deshalb ist entgegen den Aus-f374hrungen der Rechtsbeschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach geboten, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen L366sungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen techni-schen L366sung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsm366glichkeiten zu errei-chen ist. F374r eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des Schutzhindernisses aus 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass (vgl. EuG, Urt. v. 12.11.2008 - T-270/06, GRUR Int. 2009, 508 Tz. 43 = WRP 2009, 36 - Lego Juris/HABM, zu Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. ii GMV). Auch im letzteren Fall wird eine im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert und werden an-dere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen. 17 - 10 - 4. Der von der Markeninhaberin angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die Grunds344tze, nach de-nen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob das Schutzhindernis des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ344ischen Gemeinschaften gekl344rt. Auch im 334brigen stellen sich vorliegend keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Ge-richtshof der Europ344ischen Gemeinschaften rechtfertigen. 18 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 247 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. 19 Bornkamm B374scher Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.05.2007 - 26 W(pat) 80/05 -
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