ECLI:DE:BGH:2016:140116BIZB56.14.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 56/14 vom 14 . J anuar 2016 in dem Rechts beschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja BioGourmet PatKostG §§ 2, 6; MarkenG §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 64a; MarkenV §§ 25, 29, 30 a) Ist Widerspruch gegen eine Markenei ntragung aus mehreren Zeichen erh o- ben, jedoch nur eine Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist eingezahlt worden, so kann der Widersprechende nach Ablauf der Wide r- spruchsfrist noch klarstellen, auf welchen Widerspruch sich die Gebühre n- zahlung be zieht. b) Im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist die Ähnlichkeit von Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller Faktoren zu beurteilen, die das Verhältnis zwischen ihnen kennzeichnen. Hierzu gehören Art und Zweck der Dienstleistungen sowie ih r Nutzen für den Empfänger sowie die Frage, ob sie nach Auffassung des angesprochenen Verkehrs regelmäßig unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden. c) Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen, die auf nicht substituierbare Waren (einer seits Lebensmittel, andererseits Drogerieartikel oder Haushaltswaren) - 2 - bezogen sind, kann eine Ähnlichkeit bestehen, wenn der Verkehr wegen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg, etwa Überschneidungen in den jeweil i- gen Einzelhandelssortimenten, davon ausgeht, das s die jeweiligen Einze l- handelsdienstleistungen unter gleicher unternehmerischer Verantwortung e r- bracht werden. BGH, Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14 - Bundespatentgericht Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14 . J anuar 201 6 durch den V orsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher , die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen beschlossen: D ie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 2 9 . Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1 6 . April 201 4 w ird auf Kosten der Markeninhaberin zurückge - wiesen . Der W ert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 Gründe: I. D ie Markeninhaberin hat am 17. November 2011 die Wort - Bild - Marke (Farben: beige, grün, schwarz) Nr. 30 2011 062 637 1 - 3 - beim Deutschen Patent - und Markenamt für die folgenden Waren und Di enst - leistungen angemeldet : Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und fet te; Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee - Ersatz - mittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; K ühleis; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büro - arbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Lebensmit - tel, Getränke, Haushaltswaren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartike ln, Lebensmitteln, Getränken, Haushaltswaren, auch über das Internet; Online - oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren. Die Marke wurde am 20. März 2012 in das Register eingetragen und die Eintragung wurde am 20. April 2012 veröffentlicht. D ie Widersprechende hat am 1. Juni 2012 Widerspruch aus ihr er am 21. Januar 2011 eingetragenen Wort - Bild - M arke 30 2009 044 186 ( Farben: grün, beige) 2 3 - 4 - erhoben, de ren Schutzbereich folgende Waren und Dienstleistungen umfasst: Klasse 29: Fetthaltige Brotaufstriche; Konfitüren; Nüsse (verarbeitet); Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Fruch tmuse; Milch und Milchprodukte sowie Käse und Käsezubereitung; Eier; Speiseöle und - fette; Klasse 30: N uss - , Nougat - Cremes und Schokoladencremes als süße Brotauf - striche; Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), Teigwaren, Mehle, Kaffee, Tee, Kakao, Z ucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; für menschliche Ernährung zubereitetes Getreide einschließlich Haferflocken und Getreideflocken; Cerealien; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Honig; Hefe, Backpulver, Salz, Senf; Mayonnaise, Essig, Soß en (Würzmittel); Gewürze Ketchup (Sauce), Süßwaren; Schokolade; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetränke; Schokoladegetränke; Milchschokolade (Getränk); Schokoladesnacks; Getreide - snacks; Waffeln; Klasse 31: land - , garten - und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; fris ches Obst und Gemüse; Getreidekörner, Getreidekörner (nicht verarbeitet); Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe für Getränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Ein - zelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzel - und Großhandels über das Internet , jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke . Im Widerspruch hat die Widersprechende sowohl die vorgenannte Marke als auch die Gemei nschaftsmarke 001621077 zur Begründung angeführt und gezahlt. Auf Nachfrage des Deutschen Patent und Markenamts hat die Wider - sprechende am 16. August 2012 mitgeteilt, dass der Widers pruch auf die nationale Marke gestützt werden solle. Das Deutsche Patent und Markenamt hat mit Beschluss vom 9. Oktober 2013 die angegriffene Marke gelöscht. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hatte nur hinsichtlich der Dienstleistung en "Werbung; Geschäftsf ührung; Untnernehmensverwaltung; Büroarbeiten" der Klasse 35 Erfolg (BPatG, Beschluss vom 16. April 201 4 29 W (pat) 547/13, juris). Mit der 4 5 - 5 - zugelassenen Rechts beschwerde wendet sich die Markeninhaberin gegen die Löschung ihrer Mar ke . II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe mit Ausnahme der Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung ; Unt ernehmensverwaltung; Büroarbeiten" Ver - wechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausge - führt: Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Werbung; Geschäftsführung; Unt ernehmensverwaltung, Büroarbeiten" in Klasse 35 und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt se i, best ehe keine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr hinreichende Dienstleistungs ähnlichkeit. Im Übrigen sei jedoch Waren - und Dienstleistungs - ähnlichkeit oder - identität gegeben . Die Waren der angegriffenen Marke in den Klassen 29 und 30 seien überwiegend im Verzeichnis der Widerspruchsmarke angeführt. Von Dienstleistungsidentität oder ä hnlichkeit sei auch für die zu - gunsten der jüngeren Marke in Klasse 35 eingetragenen "Einzelhandels dienst - leistungen im Bereich Lebensmittel, Getränke; Vermittlung von Ver trägen für Dritte über den Verkauf von Lebensmitteln, Getränken, auch über das Internet; Online - oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel, Getränke" mit den für die Widerspruchsmarke einge tragenen "Einzelhandels - dienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebens mittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeug - nissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke" auszugehen . Dienstleistungsähnlichkeit oder - identität be stehe ebenfalls für die zugunsten der jüngeren Marke geschützten "Einzel handelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verk auf von Drogerieartikeln, auch über das Internet; Online - oder Katalog versand - 6 7 - 6 - handels dienstleistungen im Bereich Drogerieartikel" und den für die Wider - spruchsmarke eingetragenen "Einzelhandelsdienstleistungen, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesonde re aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeug - nis sen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke". Hier bestünden Überschneidungen, weil im Drogeriefach handel regelmäßig auch Lebensmittel, insbesondere Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Geträn ke verkauft würden und umgekehrt Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebens - mitteleinzelhandels gehörten. Eine durchschnittliche Ähnlichkeit bestehe auch zwischen den für die angegriffene Marke geschützten " Einzelhandels dienst - leistungen im Bereich Haushaltswaren" und den " Einzel handelsdienstleistungen betreffend Lebensmittel " der Widerspruchsmarke. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs marke sei aufgrund des glatt beschr ei benden Wortelements "BioGourmet" , der üblicherweise für Bioprodukte verwandten grünen Symbol - farbe und der schlichten graph ischen Gestaltung nur unterdurchschnittlich. Gleichwohl halte die angriffene Marke aufgrund des nur geringfügigen schriftbild lich en Unterschieds den erforderlichen Abstand zur Widerspruchs - marke nicht ein. III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Der Wider - spruch ist rechtswirksam erhoben worden (nachfolgend III 1). Die Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs . 1 Nr. 2 MarkenG durch das Bundes - patentgericht hält der rechtlichen Nachprüfung stand (nachfolgend III 2). 1. D ie Widersprechende hat den Widerspruch rechtswirksam erhoben. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der Widerspruch sei man - gels re chtzeitiger Zahlung der Widerspruchsgebühr gemäß § 6 Abs. 1 u nd 2 Patentkostengesetz (PatKostG) in Verbindung mit § 64a MarkenG als ni cht erhoben anzusehen. 8 9 - 7 - a) Die Rechtswirksamkeit des Widerspruchs ist eine Verfahrensvoraus - setzung, die in jedem Verfah rensstadium und folglich auch im Rechtsbe - schwerdeverfahren von Amts wegen zu prüfen is t (vgl. Senat, Beschluss vom 2. März 1973 - I ZB 11/72, GRUR 1973, 605 - Anginetten; Beschluss vom 30. November 1973 - I ZB 14/72, GRUR 1974, 279 - ERBA ; Fezer, Marken - r echt, 4. Aufl., § 42 MarkenG Rn. 28 ). Nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Satz 1 MarkenV muss der Widerspruch Angaben enthalten, die es er möglichen , die Identität der angegriffenen Marke, des Wider - spruchszeichens sowie des Widersp rechenden festzustellen. Die Bestimmung des § 29 Abs. 1 Satz 1 MarkenV sieht vor, dass für jede Marke oder geschäft - liche Bezeichnung, aufg rund der er gegen die Eintragung einer Marke Wider - spruch erhoben wird, ein gesonderter Widerspruch erforderlich ist; mehrere Widersprüche können in einem Widerspruchsschriftsatz zusammengefasst werden (§ 29 Abs. 1 Satz 2 MarkenV). Nach § 2 PatKostG in Verbindung mit Anlage zu § 2 PatKostG Nr. 331 600 ist für jeden Widerspruch eine Wider - entrichten. Wird die Widerspruchsgebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht vorgenommen (§ 6 Abs. 1 und 2 PatKostG in Verbindung mit § 64a MarkenG). Ist bei Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen n ur eine Widerspruchsgebühr fristgerecht eingezahlt worden, so kann der Widerspre - chende nach der Rechtsprechung des Senats nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebührenein - zahlung bestimmt ist (BGH, GRUR 197 4, 279 - ERBA). b) Diese formellen Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Die Widerspruchsmarke ist bereits im Widerspruch benannt worden. Auf Nachfrage des Deutschen Patent und Markenamts hat die Widersprechende weiter erklärt, dass die Zahlung d er Widerspruchsgebühr sich auf d en Widerspruch aus der Marke DE 30 2009 044 186 bezogen hat . D er Umstand, d ass diese 10 11 - 8 - Klarstellung nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgt ist, steht der Wirksamkeit d es Widerspruchs nicht entgegen. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde bestehen keine durchgrei - fenden Bedenken dagegen, an der Rechtsprechung zur Zulässigkeit der nachträglichen Zahlungsbestimmung festzuhalten. Der Senat hat i m Beschluss vom 30. November 1973 (GRUR 1974, 279 ERBA) ausgeführt, dass nach den Bestimmungen über die Form des Widerspruchs im Warenzeichenein - tragungsverfahren (WZWidsprBest) vom 3. Juni 1954 (BlPMZ 1953, 237) in der Fassung der Änderung durch die Verordnung vom 20. April 1967 (BlPMZ 1967, 201) bei der Gebühreneinzahlung neben d er Angabe des Akten zeichens und des Namens des Anmelders des angegriffenen Zeichens als Verwendungs - zweck lediglich die Angabe "Widerspruchsgebühr" habe erfolgen müssen . D ie Angabe des Widerspruchszeichens sei dagegen bei der Gebüh reneinzahlung nicht ver langt worden, obwohl in § 1 dieser Bestimmungen der Fall einer Wider - spruchserhebung aus mehreren Zeichen desselben Inhabers gese hen worden sei. Dann aber erscheine es angemessen, bei nachträglicher B estimmung die Zahlung der Widerspruchsgebühr nicht als nach § 5 Abs. 5 Satz 2 WZG - der Vorläuferbestimmung des heutigen § 6 Abs. 2 PatKostG - un wirksam anzu - sehen (BGH, GRUR 1974, 279 - ERBA). An diesen Grundsätzen hat sich auch auf der Grundlage der jetzt gültigen Bestimmungen nichts geändert . Schon nach § 3 Nr. 3 u nd 4 WZWidsprBest war seinerzeit die Nennung der Rollennummer des Wider - spruchszeichens sowie die Beifügung des Worts , aus dem das Wider spruchs - zeichen bestand, oder seiner bildlichen Darstellung erforderlich . Es musste also das Widerspruchszei chen ebenso wie jetzt nach § 30 Abs. 1 Satz 1 MarkenV - in der Widerspruchsschrift identifiziert werden. Dass die Angaben nach § 30 Abs. 1 Satz 1 MarkenV innerhalb der Widerspruchsfrist zu erfolgen haben und nicht mehr nachgeholt werden können ( Kirschnec k in Ströbele/Hacker, Marken - 12 13 - 9 - gesetz, 11. Aufl., § 42 Rn. 43; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerb - licher Rechtssc hutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 42 MarkenG Rn. 16 ), besagt über die Zulässigkeit einer Nach h olung der Zahlungsbestim mung nicht s. E be nso wenig wie seinerzeit in § 4 WZWidsprBest bestehen nach dem gegen - wärtig geltenden Recht Vorschriften, die bei der Gebührenzahlung zwingend die Angabe des Widerspruchskennzeichen s - etwa durch Anga be der Register - nummer - vorsehen . Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist nicht anzunehmen , diese Praxis führe zu Gerechtigkeitsdezifiziten, weil die Gefahr bersteht, dass in nennenswertem Umfang Widersprechende in manipulativer oder missbräuch - licher Weise nachträglich eine Bestimmung vorn e hmen , um auf der Gru ndlage zwischenzeitlich gewonnen er Erkenntnisse die Erfolgsaussichten des Widerspruchsverfahrens zu steigern ( aA Bösling, GRUR 2012, 570, 574 f.). Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde lässt sich mit der Regelung des § 25 Nr. 21 Mark enV in Verbindung mit § 45 Marken G eine Unzulässigkeit der nachträglichen Zahlungs bestim mung nicht begründen. Nach § 25 Nr. 21 MarkenV ist im Register ein Eintrag vor zunehmen, wenn bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist kein Widerspruch erhoben worden ist. Die Rechts beschwerde meint zwar , bei fehlen der Klarheit über die Zahlungsbestimmung liege kein wirksamer Wider spruch vor, so dass eine solche Eintragung vorzunehmen sei, die im Falle einer nachträgliche n Zahlungsbestimmung nicht mehr korrigiert werden könne, da es sich nicht um eine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne des § 45 MarkenG handele . Das trifft nicht zu . Die zunächst unterbliebene Zahlungs bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit des Widerspruchs. Der Wider sprechende kann die erforderliche Bestimmung, für welchen Widerspruch die Gebühr eingezahlt ist, noch nachholen (BGH, GRUR 1974, 279 f. ERBA). Die Registereintragung nach § 25 Nr. 21 MarkenV ist nicht vorzunehmen . 14 15 - 10 - Der Z weck der Regelung des § 64a MarkenG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 PatKostG, das Deutsche Patent und Markenamt vor willkürlich erhobenen Widersprüchen zu schützen, erfordert die Anwendung der darin vorgesehenen Unwirksam keits folge bei nachträglicher Zahlungsbestimmung nicht (vgl. BGH, GRUR 1974, 279, 280 - ERBA ) , weil e ine Widerspruchsgebühr gezahlt ist und die erforderliche Bestimmung ohne weiteres nachgeholt werden kann. 16 - 11 - c) Die Voraussetzungen einer Vorlage an den Großen Senat für Zivil - sachen nach § 132 Abs. 2 und 3 GVG , von deren Vorliegen die Rechtsbe - schwerde au sgeht, sind schon deswegen nicht gegeben, weil der erkennende Senat nicht von der Rechtsprechung eines anderen Senats abweicht, sondern viel mehr an seiner in der bereits erwähnten "ERBA" - Entscheidung (GRUR 1974, 279) geäußerten Rechtsauffassung festhält. S oweit die Rechtsbe schwer - de auf - nach der "ERBA" - Entscheidung ergangene - Rechtsprechung des X. Zivil senats des Bundesgerichtshofs zum patentrecht lichen Beschwerde - verfahren (Beschluss vom 25. März 1982 X ZB 24/80, GRUR 1982, 414, 415 f. - Ein steck schloß) verweist, sind die Sachverhalte, die den Entscheidungen zugrunde liegen, nicht vergleichbar. Während im vorliegenden Verfahren die - selbe Widersprechende die Widersprüche eingelegt hat, hatten in dem Verfahren des X. Zivilsenats drei Einsprechende E inspruch erhoben. Auf diesen Umstand hat der X. Zivilsenat in seiner Entscheidung maßgeblich abgestellt (BGH, GRUR 1982, 414, 415 Einsteckschloss). 2. Das Bundespatentgericht hat im angegriffenen Beschluss o hne Rechtsfehler angenommen, dass zwischen d en sich gegenüberstehenden Zei - chen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht . a) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung all er Umstände des Einzelf alls umfassend zu beurteilen . Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienst leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausge glichen werden kann und umgekehr t (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 17 18 19 - 12 - C 16/06 P, Slg. 2008, I - 10053 = GRUR - RR 2009, 356 Rn. 45 f. Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 ZOOM/ ZOOM ; Urteil vom 5. März 2015 I ZR 161/13, GRUR 2015, 1008 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 IPS/ISP; Besch luss vom 9. Juli 2015 I ZB 16/14 Rn. 7 BSA/D S A DEUTSCHE SP O RTMANAGEMENTAKADEMIE, jeweils mwN). b) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Waren und Dienst - leistungsählichkeit halten der rechtlichen Nachprüfung stand. aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistu ngen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubezie hen ist, ob die W a- ren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb B e- rührungspunkte aufweisen (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 C39/97, Slg. 1998 , I5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon; Urteil vom 11. Mai 2006 C416/04, Slg. 2006, I4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 VITAFRUIT; BGH, Be schluss vom 13. Dezember 2007 I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 - idw Informations dienst Wissens chaft; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP). Angesichts der fehlenden Körper lichkeit von Diens t- leistungen ist für die Beurteilung ihr er Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für d en Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Ve r- antwortlichkeit erbra cht werden (BGH, Urteil vom 21. September 2000 - I ZR 143/98, GRUR 2 001, 164, 165 = WRP 2001, 165 Winte rgarten; Urteil 20 21 - 13 - vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Fezer aaO § 14 MarkenG Rn. 730; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 111; Bü scher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 223). Von einer Unähnlichke it der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgega n- gen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechs lungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 20 08, 719 Rn. 29 - idw Infor mationsdienst Wissenschaft; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP). Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstlei s- tungen des Einzelhandels auszugehen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union u m- fassen die Dienstleistungen des Einzelhandels neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrags anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die A uswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit e i- nem Wettbewerber abzuschließen (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 C418/02, Slg. 2005, I5873 = GRUR 2005, 764 Rn. 34 Praktiker). In der Lit e- ratur wird die Frage der Bedeutung der Ähnlichkeit der Waren, auf die die Dienstleistungen des Einzelhandels sich beziehen, für die Prüfung der Äh nlic h- keit der Einzelhandelsdienstleistungen nicht einheitlich beurteilt. Teilweise wird angenommen, bei einer Ähnlichkeit der Waren sei regelmäßig von einer Äh n- lichkeit der darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen auszugehen (B ü- scher in Büscher/Dittm er/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 235; BeckOK GMV/Büscher/Kochendörfer, 1. Ed. 1.8.2015, Art. 8 Rn. 68; aA Hacker in Str ö- bele/Hacker aaO § 9 Rn. 128; Ströbele, GRUR Int. 2008, 719, 724), weil Übe r- einstimmungen im Sortiment vorliegen und die Einzelhändler verg leichbare A n- strengungen unternehmen werden, um die Waren an Endverbraucher abzuse t- 22 - 14 - zen. Weitgehend Einigkeit besteht aber, dass Überschneidungen in den Ve r- triebswegen Bedeutung für die Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen haben können (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 235; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 128; Ströbele GRUR Int. 2008, 719, 724; Kochendörfer, GRUR 2014, 35, 37). bb) Von diesen Maßstäben is t auch das Bundespatentgericht ausge - gangen. (1) Es hat zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet angenommen, dass zwischen den zu vergleichenden Waren der Klassen 29 und 30 Identität oder hochgradige Ähnlichkeit besteht. (2) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsb eschwerde aber auch insoweit stand, als es eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Einzelhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen für den Versand - handel und Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke und den für die jüngere Marke geschützten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Haushaltswaren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartikeln, Haushaltswaren, auch über das Internet; Online - oder Katalogversand - handelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Haushaltswaren ange nommen hat. Das Bundespatentgericht hat insoweit festgestellt, es bestünden zwi - schen der Einzelhandelsdienstleistung mit Drogerieartikeln einerseits und mit Lebensmitteln und Getränken andererseits weitreichende Überschneidungen . D er Drogeriefachhandel verkaufe regelmäßig auch Lebensmittel, zu denen 23 24 25 26 - 15 - Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Getränke zählten, während umgekehrt Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels gehörte n. Die Dienst - leistungsmarken könnten sich somit auf gleichem Gebiet im stationären Einzel - handel begegnen, weil Drogerie - und Lebensmitteleinzelhändler mit vielen Warengruppen die gleichen Verbraucher ansprächen und gleiche Einkaufs - bedürfnisse befriedigt en. Hinsichtlich des Einzelhandels mit Haushaltswaren und Lebensmitteln hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Warenbereiche der Haushaltswaren (etwa Küchen - und Reinigungsgeräte) und der Lebensmittel einen gewissen Bezug zueinander hätten, wei l Haushalts - waren durchaus zusammen mit Lebensmitteln verkauft würden (etwa Kaffee beim Verkauf von Kaffeemaschinen) und Lebensmittelmärkte - insbesondere Supermarktketten - regelmäßig auch ein Sortiment an Haushaltswaren anböten. Zudem ergänzten sich beid e Sortimente im Bereich der Zubereitung von Speisen. Diese Feststellungen tragen die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde sprechen die vom Bundespatentgericht angenommenen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg f ür die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit, weil sich diese auf die Verkehrsanschauung auswirken. Den Ausführungen des Bundespatentgerichts liegt die Annahme zugrunde, dass der Verkehr angesichts der Gepflogenheiten im Einzelhandel, der von Überschneidu ngen in den angebotenen Warenbereichen geprägt ist, davon ausgeht, die jeweiligen Dienstleistungen würden unter derselben Verantwortlichkeit erbracht. In diesem Zusammenhang stellt das Bundespatentgericht zutreffend auf Art und Zweck der Dienstleis - tungen ab (vgl. Fezer aaO § 14 MarkenG Rn. 730). In diesem Sinn ist auch die Feststellung im angegriffenen Beschluss zu verstehen, die Sortimente deckten die gleichen Einkaufsbedürfnisse des Publikums. Dass keine Substituier barkeit von Lebensmitteln und Haushalt swaren besteht, wovon ersichtlich das 27 - 16 - Bundespatentgericht ausgegangen ist, das eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, auf die sich die gegenüberstehenden Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, verneint hat, schließt die Annahme einer Ähnlichkeit der Einzelh andelsdienstleistungen nicht aus. Überschneidungen in den Vertriebs - wegen können die Dienstleistungsähnlichkeit für sich begründen. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts umfassen entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde den Dienstleistungsbereic h des Internetver - triebs, auch wenn der angegriffene Beschluss ausdrücklich nur auf den stationären Einzelhandel abstellt. Das Bundespatentgericht ist offensichtlich davon ausgegangen, dass die durch den stationären Handel geprägte Sicht des Publikums eben falls für den Bereich des Onlinehandels maßgeblich ist. Dieses Ergebnis ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde folgt aus dieser Sichtweise kein uferloser Schutz von Marken, die für Einzelhandelsdienstleistu ngen mit Lebensmitteln registriert sind. Die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit kommt nur insoweit in Betracht, als der Verkehr im jeweiligen Fall von der Erbringung der Dienstleistungen unter einheitlicher Verantwortung ausgeht. c) Die Annahme de s Bundespatentgericht s , die Widerspruchsmarke verfüge über eine unterdurchschnittlich e Kennzeichnungskraft , hält der recht - lichen Nachprüfung stand . aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung ein er Marke bestimmt , sich unabhängig von d er jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienst - leistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 9. September 2010 - C - 265/09, Slg. 2010, I - 8265 = GRUR 28 29 30 31 - 17 - 2010, 1096 Rn. 31 - GRUR 2014, 382 Rn. 18 - REAL - Chips ) . Ist der Wortbestandteil einer Wort - Bild - M arke nicht unterschei - dungskräftig, so kann dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die gra ph ischen Elemente ihrerseits charakte - ristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH, Beschl uss vom 21. Juni 1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 NEW MAN). E infache , werblich übliche gra ph ische Gestaltungen sind allerdings regelmäßig nicht hinreichend unterscheidungskräftig ( vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - anti KALK; Beschluss vom 19 . Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 32 = WRP 2014, 573 - HOT ). bb) Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat ausgeführt, d er Wortbestandteil der Widerspruchsmarke "BioGourmet" se i für Lebensmittel und Handelsdiens tleistungen mit Lebens mitteln glatt beschreibend , so dass die Kennzeichnungskraft in erster Linie aus der Grafik in Form von grünen Buchstaben und einer ellipsenförmigen Umrandung auf beigem Grund resultiere . Wegen häufige r Benutzung des schlichten Schmuc k - elements der Ellipsenform im Lebensmittelbereich und der für Bioprodukte üblichen grünen Farbgebung sei der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nur gering und beschränke sich auf den Schutz durch die Bestandteile, die dem Zeichen Eintragungsfähigkeit ver liehen . Dies sei die konkrete graph ische Ausgestaltung in der Form der Anordnung der Buchstaben, der Farbkombination und d er Verdickung der ellipsenförmigen Umrandung. cc) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, das Bundespatent - gericht habe die A nnahme der Kennzeichnungskraft nicht auf die gra ph ische Gestaltung der Widerspruchsmarke stützen dürfen, d a diese schutzunfähig sei . 32 33 - 18 - Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter . Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen ha t (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 20 - REAL - Chips). Diese n Anforderungen entspricht die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es hat nicht - wie die Rechtsbeschwerde gelten d macht - festgestellt, die graph i sche Gestaltung sei ihr erseits nicht unterscheidungsfähig. Vielmehr hat das Bundespatentgericht gerade ein Mindestmaß an Unterschei - dungskraft der gra ph ischen Gestaltung ent nommen. Soweit die Rechtsbe - schwerde diese Beurteilung nicht teilt, b egibt sie sich auf das ihr verschloss ene Gebiet tatrich terlicher Würdigung. d ) D as Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die sich gegenüberstehenden Marken einander hochgradig ähnlich sind . aa) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnl ichkeit im (Schrift - )Bild, im Klang und im Bedeutungs - oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichen ähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche . Bei der Beurteilung der Zei - chenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftig en und dominieren - den Elemente zu berücksichtigen sind (E uGH, Urteil vom 12. Juni 2007 C 334/05, Slg. 2007, I - 4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - Limoncello/ LIMON - CHELO; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 34 35 36 37 - 19 - = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 - REAL - Chips). Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutz un fähige Bestandte ile mit zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, Urteil vom 19. März 2015 C182/14, GRUR Int. 2015, 463 Rn. 38 MEGA Brands International/HABM; Urteil vom 22. Oktober 2015 C20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 37 BGW/Scholz; BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 I ZR 223/0 1, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2 004, 1043 N E U RO - VIBOLEX/NEURO - FIBRAFLEX). J edoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichen ähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteil en nicht angenommen werden (vgl. BGH, B eschluss vom 25. Oktober 1995 I ZB 33/93, BGHZ 131, 122 , 125 f. - Inno - vadiclophlont; Urteil vom 6. Dezem ber 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814 , 815 = WRP 2002, 987 - Festspiel haus ; Beschluss vom 9. Juli 2015 I ZB 16/14 Rn. 18 BSA/D S A DEUTSCHE SPO RTMANAGEMENTAKADEMIE; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 181; Büscher in Büscher/Dittmer/ Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 350). bb) N ach diesen Maßstäben ist die Beurteilung des Bundespatent - gerichts, die hohe schriftbildliche Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken folg e aus den Übereinstimmungen in der en gra ph ischen Gestaltung und de ren bei der Ermittlung des Gesamteindrucks nicht völlig zu vernachlässigenden Wortbestandteilen , frei von Rechtsfehlern. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, die Übereinstimmungen in der gra ph ischen Gestaltung könnten mangels Unterscheidungskraft aus Rechtsgründen eine Zeichenähnlichkeit nicht begrün - den, bleibt erfolglos, weil ihr lediglich eine von der fehlerfreien tatrichterlichen Würdigung abweichende Beurteilung der Unterscheidungskraft zugrunde liegt. Dasselbe gilt für die von der Rechtsbeschwerde vorgenommene abw eichende Würdigung der Wortbestandteile. Im Übrigen läuft die von der Rechts - beschwerde vertretene Ansicht darauf hinaus, der älteren Marke im Wider - 38 - 20 - spruchsverfahren jeglichen Schutz zu versagen. Das ist sowohl im Verletzungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 Medusa) als auch im Wider - spruchsverfahren (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 C196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. Formula One Licensing/HABM) unzulässig. IV. Der Senat kann di e Sache selbst entscheiden, ohne sie dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV zur Vorab ent - scheidung vorzulegen. Die Auslegung der im Streitfall in Rede stehenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ist durch die Recht - sprech ung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt und dessen Anwendung im Einzelfall ist den Gerichten der Mitgliedstaaten vorbehal - ten. Dies gilt auch für die Gewichtung der einzelnen Kriterien, nach denen sich die Dienstleistungsähnlichkeit im vorliegen d en Widerspruchsverfahren be - stimmt. Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellten unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs - marke, hoher Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher bis hoher Waren - und Dienstleistungsähnlichkeit ist seine Annahme aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden , es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG . 39 40 - 21 - V . Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 Mark enG zurückzuweisen. Büscher Schaffert Kirchhoff Koch Feddersen Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.04.2014 - 29 W(pat) 547/13 - 41
Full & Egal Universal Law Academy