BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 59/09 vom 17. August 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Markenanmeldung Nr. 307 78 307.3 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja SUPERgirl MarkenG 247 70 Abs. 3 Nr. 2, 247 8 Abs. 2 Nr. 1 Hat die Markenstelle die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke we-gen Fehlens der Unterscheidungskraft versagt, so liegt kein wesentlicher Ver-fahrensmangel i.S. von 247 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor, wenn die Markenstelle dabei zwar Vorbringen des Anmelders zur Eintragung 344hnlicher Zeichen be-r374cksichtigt, aber nicht im Einzelnen Gr374nde f374r eine differenzierte Beurteilung angegeben und nicht dargelegt hat, dass sie die Voreintragungen f374r rechtswid-rig halte. BGH, Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 59/09 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. August 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatent-gerichts vom 10. Juni 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-dung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Anmelderin hat am 30. November 2007 die Eintragung des Zei-chens 1 SUPERgirl als Wortmarke f374r eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klas-sen 16, 35 und 41 beantragt. - 3 - 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft mit Beschluss vom 22. Mai 2008 zur374ckgewiesen. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Anmelderin hatte nur teilweise Erfolg. Mit Beschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle die Zur374ckweisung der Anmeldung f374r folgende Waren und Dienstleistungen best344tigt: Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, B374cher, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwer-bung, Print- und Internetwerbung; Werbung 374ber Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Wer-befl344chen im Internet; Marketing, auch f374r Dritte in digitalen Netzen (Webverti-sing); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet f374r Dritte; Planung und Gestaltung von Werbema337nahmen, Marketing; Telemarketing; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsf366rderung (Sales Promotion); 326ffent-lichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchf374hrung von Werbe-veranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen f374r wirtschaftli-che und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesonde-re Entwicklung von Gesch344ftskonzepten; Dienstleistungen einer Merchandi-sing-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten; Klasse 41: Ver366ffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen f374r Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und B374chern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschlie337lich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen B374-chern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, n344mlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildtr344gern; Vorf374hrung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeich-nungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rund-funk- und Fernsehunterhaltung; Durchf374hrung von Unterhaltungsveranstaltun-gen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bil-dungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, so-weit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen f374r kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchf374hrung von Spielen im Internet. - 4 - 3 Das Bundespatentgericht hat die Beschl374sse des Deutschen Patent- und Markenamts auf die Beschwerde der Anmelderin aufgehoben, soweit die An-meldung zur374ckgewiesen worden ist, und hat das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zur374ckverwiesen (BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2009 - 29 W (pat) 73/08, juris). Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich die Anmelderin gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts, soweit zu ihrem Nachteil ent-schieden worden ist. 4 II. Das Bundespatentgericht hat ausgef374hrt, die Beschl374sse der Marken-stelle seien unter Zur374ckverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, weil sie nicht den Vorgaben des Beschlusses des Ge-richtshofs der Europ344ischen Union vom 12. Februar 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-39/08 und C-43/08 (Slg. 2009, I-20 = GRUR 2009, 667 - Bild digital GmbH & Co KG u. ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH/Pr344sident des Deutschen Patent- und Markenamts) entspr344chen. 5 Danach m374sse eine nationale Beh366rde bei der Pr374fung einer Anmeldung die zu 344hnlichen Anmeldungen ergangenen fr374heren Entscheidungen ber374ck-sichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im glei-chen Sinne zu entscheiden sei oder nicht. Es bestehe nicht nur die Verpflich-tung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese 334berlegungen m374ssten f374r den Adressaten auch erkenn-bar sein. Dazu bed374rfe es entsprechender Ausf374hrungen in der die Anmeldung zur374ckweisenden Entscheidung. Die Beschl374sse des Deutschen Patent- und Markenamts enthielten keine derartige Begr374ndung. Insoweit liege ein wesentli-cher Verfahrensfehler vor, so dass das Verfahren nach 247 70 Abs. 3 Nr. 2 6 - 5 - MarkenG zur vergleichenden W374rdigung der Vorentscheidungen in materiell-rechtlicher Hinsicht und zur Nachholung der Begr374ndung gem344337 247 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zur374ckverwiesen werde. Bei der Aufkl344rung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zu-r374ckweisungen einschlie337lich gerichtlicher Vorentscheidungen, habe die An-melderin mitzuwirken und ihren diesbez374glichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren. Dieser Mitwirkungspflicht sei die Anmelderin bisher nur sehr un-vollst344ndig nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur374ckzuverweisen sei. III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die angefochtene Entscheidung h344lt der rechtlichen Nachpr374fung nicht stand, soweit das Bundespatentgericht gem344337 247 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen Sachentscheidung abge-sehen und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur374ckverwie-sen hat. 7 1. Nach 247 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die an-gefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von 247 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann - wie bei 247 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG, dem die Vorschrift nachgebildet ist (vgl. Begr374ndung zu 247 70 MarkenG, BlfPMZ Sonderheft 1994, S. 99; vgl. ferner 247 538 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, 247 130 Abs. 2 Nr. 1 VwGO) - nur aus-gegangen werden, wenn ein so erheblicher Verfahrensversto337 gegeben ist, dass es an einer ordnungsgem344337en Grundlage f374r eine Sachentscheidung fehlt (vgl. BGH, Urteil vom 24. Oktober 1961 - I ZR 92/58, GRUR 1962, 86, 87 - Fischereifahrzeug, zur entsprechenden Anwendung von 247247 539, 540 ZPO a.F.; B374scher in B374scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheber-recht Medienrecht, 2. Aufl., 247 70 MarkenG Rn. 20; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., 8 - 6 - 247 70 Rn. 10; Knoll in Str366bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 247 70 Rn. 7; vgl. ferner zur Regelung in der ZPO: BGH, Urteil vom 26. September 2002 - VII ZR 422/00, NJW-RR 2003, 131 mwN; Musielak/Ball, ZPO, 7. Aufl., 247 538 Rn. 9; Z366ller/He337ler, ZPO, 28. Aufl., 247 538 Rn. 11; zu 247 79 PatG: Benkard/Sch344fers, PatG, 10. Aufl., 247 79 Rn. 28; zu 247 130 VwGO: Meyer-Ladewig/Rudisile in Schoch/Schmidt-A337mann/Pietzner, VwGO, 18. Aufl., 247 130 Rn. 7). Ob ein wesentlicher Verfahrensfehler vorliegt, ist in Anlehnung an die st344ndige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur entsprechenden Regelung in der Zivilprozessordnung allein aufgrund des materiell-rechtlichen Standpunkts der Vorinstanz zu beurteilen, auch wenn dieser verfehlt ist oder das Beschwerdege-richt ihn f374r verfehlt erachtet (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 1983 - IVa ZR 135/81, BGHZ 86, 218, 221; Urteil vom 13. Juli 2010 - VI ZR 254/09 Rn. 8, juris; Z366ller/He337ler aaO 247 538 Rn. 10, jeweils mwN). Ein wesentlicher Verfahrensmangel, der zum Fehlen einer ordnungsgem344337en Entscheidungs-grundlage f374hrt, kann ferner nur angenommen werden, wenn er sich auf das Ergebnis der Entscheidung rechtlich ausgewirkt hat (vgl. BGH, Urteil vom 19. Oktober 1989 - I ZR 22/88, GRUR 1990, 68, 69 = WRP 1990, 274 - VOGUE-Ski; Urteil vom 9. Mai 1996 - VII ZR 259/94, NJW 1996, 2155 jeweils mwN, zu 247 539 ZPO). 2. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts leidet das Verfah-ren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht an einem solchen Man-gel. Die Markenstelle war nicht gehalten, im Hinblick auf eingetragene ver-gleichbare Marken im Einzelnen Gr374nde f374r eine differenzierte Beurteilung an-zugeben oder darzulegen, dass es die Voreintragungen f374r rechtswidrig halte. 9 a) Ma337gebliche Grundlage f374r die Entscheidung, ob die Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke f374r die beanspruchten Waren und Dienstleis-tungen zu versagen ist, ist die Pr374fung, ob eines der in 247 8 Abs. 1 und 2 10 - 7 - MarkenG genannten Eintragungshindernisse gegeben ist. Diese Pr374fung darf nicht abstrakt erfolgen. Sie hat sich vielmehr auf die Eigenschaften der Marke zu beziehen, deren Eintragung begehrt wird, und h344ngt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umst344nde anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das angemeldete Zeichen unter ei-nes der Eintragungshindernisse f344llt (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 Rn. 14 f. - Bild digital u.a./Pr344sident DPMA). Etwaige Entscheidungen 374ber 344hnliche An-meldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Pr374fung zu be-r374cksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind je-doch keinesfalls bindend (EuGH aaO Rn. 17, 19). Denn f374r die Entscheidung, ob der Markenanmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder 344hnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegen374ber nicht ma337gebend (EuGH aaO Rn. 15, 18 f.). b) Von diesen Grunds344tzen ist auch die Markenstelle in ihren Beschl374s-sen ausgegangen. Sie hat zu Recht die Pr374fung, ob das angemeldete Zeichen f374r die einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen gem344337 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, ma337geblich darauf ge-richtet, ob dem Zeichen insoweit jegliche Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift fehlt. Den Rechtsbegriff der Unterscheidungskraft hat die Markenstel-le rechtsfehlerfrei in 334bereinstimmung mit der Rechtsprechung des Gerichts-hofs der Europ344ischen Union und des Bundesgerichtshofs im Sinne der konkre-ten Eignung des Zeichens bestimmt, die Waren und Dienstleistungen, f374r die die Eintragung begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stam-mend zu kennzeichnen und sie von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-scheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi [Vorsprung durch Technik], mwN; BGH, Beschluss vom 11 - 8 - 19. November 2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 12 = WRP 2010, 888 - Farbe gelb). Zutreffend ist sie weiter davon ausgegangen, dass die Unter-scheidungskraft zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskrei-se zu beurteilen ist, wobei auf die mutma337liche Wahrnehmung eines durch-schnittlich informierten, aufmerksamen und verst344ndigen Durchschnittsverbrau-chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH aaO Rn. 34 - Audi [Vorsprung durch Technik], mwN). Sodann hat sie die Wahr-nehmung der von den hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen ange-sprochenen Verkehrskreise ermittelt und auf dieser Grundlage f374r die im Ein-zelnen angef374hrten Waren und Dienstleistungen die Voraussetzungen des Ein-tragungshindernisses nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht. Dabei hat die Markenstelle ausgef374hrt, dass die von der Anmelderin angef374hrten Entschei-dungen und Voreintragungen zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung f374hren k366nnten. c) Darin kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne von 247 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG gese-hen werden. Von dem f374r die Anwendung des 247 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ma337-geblichen (oben unter III 1 a.E.) materiell-rechtlichen Standpunkt der Marken-stelle kam es allein darauf an, dass nach ihrer Beurteilung die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des Fehlens jegli-cher Unterscheidungskraft hinsichtlich der von ihr im Einzelnen angef374hrten Waren und Dienstleistungen vorliegen. Bei dieser Beurteilung hat sie das Vor-bringen der Anmelderin zu 344hnlichen Anmeldungen und Voreintragungen hin-reichend im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ344ischen Union ber374cksichtigt. Die Markenstelle musste, da sie die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, auf dieses Vorbringen auch deshalb nicht n344her eingehen, weil zum einem (nicht begr374n- 12 - 9 - deten) Eintragungen anderer Marken keine weiter gehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden k366n-nen und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrund-satz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH aaO Rn. 18 - Bild digital, mwN). Das Bundespa-tentgericht h344tte somit schon aus diesem Grunde nicht gem344337 247 70 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von einer eigenen Entscheidung absehen d374rfen. IV. Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluss daher aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen (247 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das im Rahmen seiner eigenen umfassenden Pr374fungsbefugnis (vgl. 247 73 Abs. 1 MarkenG) die erforderlichen Feststellungen zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzu-holen hat. Sollte das Bundespatentgericht dabei zu dem Ergebnis gelangen, der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Markenstelle liege eine rechtlich fehlerhafte Anwendung des 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde, sind 13 - 10 - in diesem Fall etwaige Voreintragungen gleichfalls ohne Bedeutung, weil dann schon die auf die konkrete Anmeldung beschr344nkte fehlerfreie Anwendung des 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zur Eintragung f374hrt. Bornkamm Pokrant B374scher Bergmann Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.06.2009 - 29 W(pat) 73/08 -
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