BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 5/99 Verkündet am: 11. Oktober 2001 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 396 03 798 Nachschlagewerk : ja BGHZ : nein BGHR : ja OMEPRAZOK MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 9 a) Bei dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kommt es nicht auf die besondere Art der Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr, so n - dern auf eine Irreführung durch den Zeicheninhalt an, der wesentlich durch die Waren und Dienstleistungen geprägt wird, für die Schutz beansprucht wird. Ist für Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung ohne Irreführung des Verkehrs möglich, greift deshalb insoweit das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht ein. b) Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ist nicht gegeben, wenn die Benutzung der Marke zwar für einzelne Produkte untersagt ist, die zu e i - ner Warenart gehören, für die die Marke eingetragen werden soll oder ei n - getragen ist, nicht aber für andere Produkte dieser Warenart. BGH, Beschl. v. 11. Oktober 2001 - I ZB 5/99 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mndliche Ve r - handlung vom 11. Oktober 2001 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant, Dr. Bscher und Dr. Schaffert beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Ma r - ken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Februar 1999 wird auf Kosten der Antragstellerin zurckgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt. Grnde: I. Fr die Markeninhaberin ist seit dem 14. Mai 1996 die Marke Nr. 396 03 798 OMEPRAZOK fr die Waren "pharmazeutische und veterinrmedizinische Erzeugnisse sowie Prparate fr die Gesundheitspflege, ditetische Erzeugnisse fr medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial" - 3 - in das Markenregister eingetragen. Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent - und Markenamt Antrag auf Lschung der Marke gestellt. Zur Begrndung hat sie ausgefhrt, die Ma r - ke htte wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht eingetragen werden drfen. Sie sei praktisch identisch mit dem INN (Internati o - nal Nonproprietary Name) "Omeprazol". Die Markeninhaberin hat dem Lschungsantrag fristgerecht widerspr o - chen. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lschungsantrag zurckgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 41, 50 = GRUR 1999, 746). Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Lschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsb e - schwerde zurckzuweisen. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke nicht zu lschen sei. Im Hinblick auf die Abweichung im Endkonsonanten gegenber "Omeprazol" fehle der Marke OMEPRAZOK weder jegliche Unterscheidung s - kraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch bestehe ein Freihaltebedrfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. - 4 - Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG liege ebenfalls nicht vor. Die Antragstellerin knne sich nicht auf die Richtlinie 92/27/EWG des Rates ber die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. Mrz 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992 S. 8) berufen, die ein Ve r - bot von Arzneimittelbezeichnungen vorsehe, die mit gebruchlichen Bezeic h - nungen verwechselbar seien. Die entsprechende Bestimmung der Richtlinie sei nicht in deutsches Recht umgesetzt worden; eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie scheide ebenfalls aus. Die Richtlinie beziehe sich auch nur auf b e - stimmte Humanarzneimittel, whrend die Marke auch fr andere Waren eing e - tragen sei, fr die sie ordnungsgemß benutzt werden knne. Die Marke sei auch nicht tuschend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, wenn sie fr Waren verwendet werde, die nicht den Wirkstoff Om e - prazol enthielten. Das allgemeine Publikum erkenne in der Marke nicht die Wirkstoffbezeichnung. Die Fachkreise wßten, daß Omeprazol ein Arzneimi t - telwirkstoff sei. Bei anderen Erzeugnissen als Arzneimitteln shen sie deshalb in der Marke keinen Hinweis auf Omeprazol als Inhaltsstoff. III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsb e - schwerde haben keinen Erfolg. Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu lschen, wenn die Eintragung htte versagt werden mssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhi n - dernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung ber den Lschungsantrag besteht. - 5 - Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint. 1. Das Bundespatentgericht ist fr das Zeichen "OMEPRAZOK" mit Recht nicht von einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke i n - newohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fr die von der Marke erfaûten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenber solchen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - markt- frisch; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Denn Hauptfunk- tion der Marke ist es, die Ursprungsidentitt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewhrleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C -39/97, Slg. 1998, I -5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; Urt. v. 4.10.2001 - Rs. C -517/99, GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 = WRP 2001, 1272 - Bravo; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, GRUR 2002, 64 = WRP 2001, 1445 - INDIVIDUELLE). Dabei ist grundstzlich von einem groûzgigen Ma û - stab auszugehen, das heiût jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu berwinden. - 6 - Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen "OMEPRAZOK" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts angelehnt an den International Nonproprietary Name (INN) "Omeprazol". Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fehlt der Abwandlung eines derartigen Fachbegriffs die Unterscheidungskraft, s o - weit die abgewandelte Bezeichnung keine individualisierende Eigenheit au f - weist. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weit e - res den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, daû auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur ei ne inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 5.5.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803, 804 - TRILOPIROX; Beschl. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, GRUR 1994, 805, 806 - Alphaferon; Beschl. v. 19.10.1994 - I ZB 10/92, GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc). Von diesen Grun d - stzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vo r - liegen der Unterscheidungskraft des Markenwortes bejaht. Das Deutsche P a - tent - und Markenamt, auf dessen Entscheidung das Bundespatentgericht e r - gnzend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische La i - enpublikum fasse die Bezeichnung "OMEPRAZOK" als phantasievolles Kuns t - wort auf. Von Fachleuten, denen der Wirkstoff Omeprazol bekannt sei, werde der Marke "OMEPRAZOK" herkunftshinweisende Eigenart beigemessen. Die Endsilbe "ZOK" der Marke unterscheide sich von der Endung des INN in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht deutlich. "ZOK" trete in empfohlenen Wirkstoffbe zeichnungen als Endung nicht auf, whrend "ol" ein gelufiger Wortabschluû von Wirkstoffen sei (vgl. hierzu auch BGH GRUR 1995, 48, 49 - 7 - - Metoproloc). Diese nicht angegriffenen Feststellungen sind aus Rechtsgr n - den nicht zu beanstanden. 2. Ein Freihaltebedrfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an der Marke "OMEPRAZOK" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend verneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden INN "Omeprazol" au s - reichend deutlich ab. Verwechslungen mit dem INN sind wegen des deutlichen Unterschieds zwischen dem Markenwort und dem Fachbegriff nicht zu erwarten (vgl. hierzu auch Abschnitt III.1.). Behinderungen der Mitbewerber bei der B e - nutzung des freihaltebedrftigen Fachbegriffs Omeprazol sind ebenfalls nicht zu befrchten, weil der Schutzumfang von Zeichen, die an freihaltebedrftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805, 807 - Alphaferon; BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; zum begrenzten Schutz umfang vgl. auch B GH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1156 = WRP 2001, 1198, 1201 - Farbmarke violettfarben). 3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verneint. Die Bedeutung der Bestimmung e r - schpft sich darin, allgemein gebruchliche oder verkehrsbliche Bezeichnu n - gen fr die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschli e - ûen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1150 Tz. 40 f. - Bravo; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 3 24 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO). Dazu zhlt das sich von dem Fachbegriff Omeprazol hi n - reichend deutlich abhebende Markenwort "OMEPRAZOK" nicht. - 8 - 4. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sei gegeben. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum ber die Art oder die Beschaffenheit der W a - ren zu tuschen. Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, geht es um die Irrefhrung durch den Zeicheninhalt und nicht um die Prfung, ob das Ze i - chen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschftsverkehr geeignet sein kann, irrefhrende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeicheni n - halt im wesentlichen geprgt durch die Waren oder Dienstleistungen, fr we l - che der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BGH, Beschl. v. 30.9.1993 - I ZB 16/91, GRUR 1994 , 120, 121 - EUROCON SULT; BPatG GRUR 1991, 145, 146 - Mascasano; vgl. weiter zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 299, 306; Al t - hammer/ Strbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 225). Ist fr die entsprechenden Waren des Warenverzeichnisses eine Ma r - kenbenutzung mglich, bei der keine Irrefhrung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG fr diese nicht vor (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BPatG GRUR 1989, 593, 594 - Molino; BPatG GRU R 1991, 145 f. - Mascasano; BPatG GRUR 1992, 516, 517 - EGGER NATUR- BRÄU; zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer aaO § 8 Rdn. 306; Althammer/ Strbele aaO § 8 Rdn. 230; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 99). - 9 - Danach ist fr Arzneimittel eine Tuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insgesamt zu verneinen, weil die Marke jedenfalls fr Arzneimittel, die Omeprazol enthalten, ohne die Gefahr einer Irrefhrung b e - nutzt werden kann. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentg e - richt aber auch fr die brigen Waren, fr die die Marke eingetragen ist, eine Tuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG rechtsfehlerfrei verneint. Es hat hierzu festgestellt, das Fachpublikum wisse, daû Omeprazol ein Wirkstoff sei, der nur in Arzneimitteln verwendet werde. Omeprazol werde als Ulkusmittel und Protonenpumpenhemmer benutzt. Bei anderen Erzeugni s - sen werde der Fachmann einen Bezug zu diesem Inhaltsstoff nicht herstellen. Mit ihrer gegenteiligen Wertung, fr veterinrmedizinische und ditetische E r - zeugnisse fr medizinische Zwecke sei die Annahme, sie enthielten den Wir k - stoff Omeprazol, naheliegend und fr die brigen Waren sei diese Annahme nicht ausgeschlossen, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grun d - stzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Wrdigung. Sie verweist insoweit auch nur auf die Mglichkeit einer irrefhrenden Verwendung der Marke. Damit kann sie jedoch im Lschungsverfahren bei der Beurteilung des absoluten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht gehrt werden. 5. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter unter Hinweis auf Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG des Rates ber die Et i - kettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. Mrz 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) geltend, das Zeichen "OMEPRAZOK" habe nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nicht eingetragen werden - 10 - drfen, weil eine Verwechslungsgefahr mit dem International Nonproprietary Name (INN) "Omeprazol" bestehe. Aufgrund der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften", das heiût nach Vorschriften auûerhalb des Markenrechts, im f - fentlichen Interesse untersagt werden kann. Jedenfalls im Ergebnis zu Recht hat das Bundespatentgericht angenom- men, daû Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG fr die Marke "OMEPRAZOK" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begr n - det. Nach dieser Vorschrift darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasieb e - zeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit einer gebruchlichen Bezeichnung fhrt. Es kann offenbleiben, ob die Richtlinienvo r - schrift, die nicht als solche umgesetzt worden ist, die Eintragungsbehrde bei der Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bindet, weil auch daraus im vo r - liegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wre. Die Benutzung der Marke ist fr die Waren, fr die Schutz besteht, m g - lich, ohne gegen Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlini e 92/27/EWG zu verstoûen. Von den Waren, fr die die Marke eingetragen ist, werden veter i - nrmedizinische Erzeugnisse sowie Prparate fr die Gesundheitspflege, di - tetische Erzeugnisse fr medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verban d - material durch die Richtlinie 92/27/EWG nicht erfaût. Der Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse, auf den sich die Markeneintragung ebenfalls bezieht, ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Et ikettierung und die Packung s - - 11 - beilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften ber Arzneispezialitten (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965, S. 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 4 und Nr. 5, Art. 2 der Rich t - linie 65/65/EWG im wesentlichen Arzneispezialitten zur Anwendung beim Menschen (zum Begriff der Arzneispezialitten vgl. Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie 65/65/EWG). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch die Richtlinie 92/27/ EWG alle pharmazeutischen Grundstoffe und Arzneimittel, die nach einer Ei n - zelrezeptur hergestellt werden, nicht erfaût. Dies reicht aus, um auch die W a - ren "pharmazeutische Erzeugnisse" von der Eintragung nicht auszuschlieûen (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 403). Denn es ist nicht erforderlich, daû die Benu t - zung smtlicher unter einen Warenbegriff fallender Produkte rechtlich zulssig ist. IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurckzuweisen. v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant Bscher Schaffert
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