BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 63/12 Verkündet am: 6. November 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in de r Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja DESPERADOS/DESPERADO MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren ve r- leiten, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringeres Gewicht zukommt. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilse nat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 6. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler beschlossen : Auf die Rechts beschwerde der Markeninhaberin wird der B e- schluss des 28. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bunde s- patentgerichts vom 20. Juni 2012 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. De r Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. Gründe : I. Für die Markeninhaberin ist die am 26. Februar 2004 zunächst als G e- meinschaftsmarke angemeldete Wortmarke Nr. 306 13 944 DESPERADO am 18. Dezember 2006 für die Waren der 1 - 3 - Klasse 29 Verarbeitete Nüsse; überzogene Nüsse, nicht in anderen Klassen enthalten; Snackprodukte auf der Basis von Nüssen; verarbeitete Samen; getrocknete subtropische Früchte und Trockenfrüchte, nicht in anderen Klassen enthalten; Klasse 30 Reisc racker; Schokoladennüsse; Popcorn; Klasse 31 unverarbeitete Nüsse, unverarbeitete Sämereien eingetragen worden. Die Eintragung ist am 19. Januar 2007 veröffentlicht wo r- den. Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 14. März 1995 reg istrierten für die Waren der Klasse 32 Beers; mineral and sparkling water and other non - alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages eingetragenen IRWortmarke Nr. 632 838 DESPERADOS Widerspruc h erhoben. Die Markeninhaberin hat die Einrede mangelnder Benutzung der Wide r- spruchsmarke erhoben. Das Deutsche Patent - und Markenamt hat die angegriffene Marke für die Waren der Klassen 29 und 31 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen z u- rückgewiese n. Das Bundespatentgericht hat die hiergegen gerichtete B e- schwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen und auf die Beschwerde der 2 3 4 - 4 - Widersprechenden die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klasse 30 angeordnet (BPatG, Beschluss vom 20. Jun i 2012 28 W (pat) 580/10, juris). Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruchs weiter. Die Widerspreche n- de beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. II. Das Bundespatentgeric ht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG für alle W a- ren bejaht, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Dazu hat es ausg e- führt: Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Wide r- spruchsmarke ausschließlich die Ware "Bier" zugrunde zu legen, da die Wide r- sprechende die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise bestrittene Benu t- zung der Widerspruchsmarke nur für diese Ware glaubhaft gemacht habe. Die Vergleichsmarke n würden danach zur Kennzeichnung entfernt ähnlicher Waren verwendet. Die Widerspruchsmarke ver füge über eine erhöhte Kennzeic h- nungskraft. Da die sich gegenüberstehenden Zeichen zudem in klanglicher, schriftbildlicher sowie begrifflicher Hinsicht hochgradi g ähnlich seien, halte das angegriffene Zeichen den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderl i- chen Abstand auch bei einer Benutzung für nur entfernt ähnliche Waren nicht ein. III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg . Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen den sich im Streitfall gegenüberstehenden W a- 5 6 7 8 - 5 - ren bestehe eine entfernte War enähnlichkeit , hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Das Bundespatentgericht ist im rechtlichen Ansatz allerdings zutre f- fend davon ausgegangen, dass die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu b e- urteilen und dabei von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen ist, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskra ft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezem - ber 2008 C16/06 P, Slg. 2008, I10053 = GRURRR 2009, 356 Rn. 45 f. Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 Maalox/Melox - GRY; Urteil vom 2. Februar 2012 I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 22 = WRP 2012, 1234 Bogner B/Barbie B; Urteil vom 9. Februar 2012 I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 25 = WRP 2012, 1241 p jur/pure; Urteil vom 5. Dezem - ber 2012 I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 Culinaria/ Villa Culinaria, jeweils mwN ). Mit Recht hat es auch angenommen, dass eine absolute Warenunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch ein e erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 7. Mai 2009 - C - 398/07 P, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLE N- BOSCH] ; BGH, Urteil vom 5. Februar 200 9 I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 METROBUS; Urteil vom 19. April 2012 I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 Pelikan, mwN). 9 - 6 - 2. Ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen lässt d ie auch von den Parte i- en im Rechtsbesch werdeverfahren nicht angegriffene Beurteilung des Bunde s- patentgericht s, die Widersprechende habe auf die von der Markeninhaberin gemäß § 116 Abs. 1, § 43 Abs. 1 MarkenG erhobene Ein rede der Nichtbenu t- zung der Widerspruchsmarke hin deren rechtserhaltende Be nutzung für die Ware "Bier", nicht aber für die anderen Waren glaubhaft gemacht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei und auf die die Widersprechende ihren Widerspruch gestützt ha be. Das Bundespatentgericht hat in diesem Zusa m- menhang seiner Beurte ilung zutreffend den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke am 19. Januar 2007 (Zeitraum 19. Januar 2002 bis 19. Janua r 2007) und den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entschei dung über den Widerspruch am 20. Juni 2012 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Zeitraum vom 20. Juni 2007 bis 20. Juni 2012 ) zugrunde gelegt (vgl. BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 - I ZR 187/ 98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 ISCO; Beschluss vom 13. Dezemb er 2007 I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 23 = WRP 2008, 1092 idw; Beschluss vom 13. Dezember 2007 I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 20 = WRP 2008, 1098 idw Informationsdienst Wissenschaft). 3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen d ie Beurte i- lung de s Bundespatentgericht s , zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine entfer n- te Ähnlichkeit . a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist d avon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 10 11 12 - 7 - C39/97, Slg. 1998, I5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 15 Canon; BGH, Urteil vom 30. März 2006 I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 TOSCA BLU; Beschluss vom 28. September 2006 I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 10 = WRP 2007, 321 COHIBA; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 32 idw; BGH , Urteil vom 20. Januar 2011 I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 BCC, mwN). Von Warenunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die A n- nahme einer Verwechslungsgefahr wegen d es Abstands der Waren von vor n- herein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2000 I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 EVIAN/REVIAN; Urteil vom 19. Februar 2004 I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 Ferrari - Pferd ; BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 Pelikan). Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatric h- terlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerde verfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfa h- rung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellunge n getragen wird (BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kinderzeit; GRUR 2008, 714 Rn. 42 idw ). b) Das Bundespatentgericht hat seine Annahme, zwischen Bier und den Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehe eine e ntfernte Ähnlichkeit, damit begründet, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, unter der Widerspruchsmarke "DESPERADOS" vertriebene Biere und die unter der angegriffenen Marke "DESPERADO" vertriebene n Snackartikel stammten aus demselb en Unte r- nehmen oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Der Verkehr unterscheide zwar grundsätzlich zwischen Essen und Trinken, sei aber durch 13 - 8 - langjährige Übung daran gewöhnt, dass es zum Bier "etwas zu knabbern" gebe. Außerdem würden Bier un d Snackartikel häufig bewusst in unmittelbarer räu m- licher Nähe zum Verkauf oder Verzehr angeboten, da Bier den Appetit anrege und Knabberartikel Durst machten. Dies lege die Annahme nahe, das s mit fast identischen Marken gekennzeichnete Snackartikel und Bi ere nach dem Ve r- ständnis der angesprochene n Verkehrskreise entweder vo m selben Unterne h- men oder wenigstens unter der Kontrolle eines Unternehmens hergestellt und vertrie ben würden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten s tand. aa ) Das Bundespatentgericht ist allerdings im rechtlichen Ansatz zutre f- fend davon ausgegangen, dass eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender W a- ren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller e r- hebliche r Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbeso n- dere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer r e- gelmäßigen Vertriebs - und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eige nart als miteinander ko n- kurrierende r oder einander ergänzende r Produkte oder Leistungen oder and e- re r für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berü h- rungspunkte aufwe i sen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wir t- schaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 C 416/04 P, Slg. 2006, I4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 VITAFRUIT; EuGH, GRURRR 2009, 356 Rn. 65 Éd itions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Urteil vom 20. September 2007 I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 Kinderzeit , mwN). bb ) Ebenfalls im rechtlichen Ansatz zutreffend ist d as Bundespatentg e- richt davon ausgegangen, dass de r Verwendungszweck der beiderseitigen W a- 14 15 - 9 - ren bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit von Bedeutung ist (EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon). Mit Recht hat es weiterhin ang e- nommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusamme n- hang eine maßgebliche Rolle spielen kann (EuGH , GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon ); für den Verkehr liegt es generell nahe anzunehmen, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, mit dem Vertrieb und gegebenenfalls mit der Lizenzierung funktionell naheste hender Produkte befasst, um seine vo r- handenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weiterg e- hend nutzen zu können (Ingerl/Rohnke , Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735). Ebenso ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen , dass die beiderseitigen Waren auch beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufwe i- sen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kinderzeit, jeweils mwN) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 Kelloggs's/Kelly's ; Urteil vom 15. Januar 2004 I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 d - c - fix/CD - FIX). cc ) Die Ausführungen, die das Bundespatentgericht zur Frage der W a- renähnlichkeit gemacht hat, lassen jedoch nicht erkennen, ob d a s G ericht b e- rücksichtigt hat, dass der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiter en Faktoren führen darf, die im Rah men der Pr ü- fung der Produktähnlichkeit relevant sein können (vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 45 Waterford Wedgwood [WATERFORD STELLENBOSCH] ; BGH, Urteil vom 8. November 2001 I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; Inger l /Rohnke aaO § 14 Rn. 734; vgl. weiter Hacker in Ströb e- le/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 91 mwN ). Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim Vertrieb der Waren, denen bei der Beurteilung der Frage, 16 - 10 - ob die Waren einander ähnlich sind, häufig nur ein geringer es Gewicht z u- kommt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN). Das Bundespatentgericht hätte sich da her auch mit den Umständen n ä- her befassen müssen, die im Streitfall gegen die Annahme einer auch nur en t- fern ten Warenähnlichkeit spr e chen. Mangel s gegenteiliger Feststellungen g e- hört dazu auch der Umstand, dass Brauereien selbst wenn sie zu international tätigen Lebensmittelkonzernen gehören bislang durchweg davon abgesehen haben, im Zusammenhang mit dem Absatz ihres Bieres auf die Möglichkeit hi n- zuweisen, bei seinem Konsum dazu passende Esswaren der Klassen 29 bis 31 zu verzehren, die aus dem Angebot des Konzerns stammen, zu dem die jewe i- lige Brauerei gehört. Der angesprochene Verkehr hat im Hinblick da rauf auch gegenwärtig wenig Anlass anzuneh men, dass solche Esswa ren aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen, wenn sie unter einer Marke vertrieben werden, die mit der Marke eines Bieres (weitgehend) übereinstimmt . Dies gilt selbst in Fällen, in denen die Esswaren und das Bier - wie das Bundespatentgericht festgestellt hat - im Einzelhandel, in der Gastronomie, an Kinokassen und in Tankstellen regelmäßig in unmittelbarer Nähe zueinander angeboten werden. Der Umstand, dass die Übereinstimmung bei den Marken beim Warenauftritt und in der Werbung bei diesen Gegebenhe i- ten nicht genutzt wird, wird dem Verkehr eher den Eindruck vermitteln, dass die Übereinstimmung bei den Marken nicht auf einer solchen Ursprungsidentität, sondern auf Zufall oder darauf beruht, da ss bei der Wahl der Marke jeweils e i- nem aktuellen Trend oder Lebensgefühl gefolgt wurde. IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundesp a- tentgericht zurückzuverweis en (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). 17 18 - 11 - Das Bundespatentgericht wird bei seiner in der wiedereröffneten B e- schwerdeinstanz gemäß § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG erneut vorzunehmenden Beurteilung der Sache - falls es wiederum eine geringe Warenähnlichkeit bej a- hen sollte - auch die von der Markeninhaberin erhobenen Einwendungen gegen eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen haben. Die Markeninhaberin hat geltend gemacht, das Bundespatentgericht habe sich insoweit auf isoliert her ausgegriffene Daten gestützt, die es weder im Gesamtzusammenhang gewürdigt noch auf ihre Belastbarkeit geprüft habe. Bornkamm Büscher Schaffert Kirchhoff Löffler Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.06.2012 - 28 W (pat) 580/10 - 19
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