BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 66/06 vom 24. Mai 2007 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die IR-Marke Nr. 640 196 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Rado-Uhr III MarkenG 247 8 Abs. 2 Nr. 2, 247 107; PV334 Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die die 344u337ere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine Kombination 374blicher Gestaltungsmerkmale und bestehen auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine nahezu un374bersehbar gro337e Zahl von Gestaltungsm366glichkeiten und eine entsprechende Formenviel-falt, spricht dies gegen ein Interesse der Allgemeinheit, die als Marke bean-spruchte Form freizuhalten. BGH, Beschl. v. 24. Mai 2007 - I ZB 66/06 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Mai 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-richts vom 26. April 2006 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. Die Markeninhaberin begehrt f374r ihre nachstehend abgebildete mit Anmeldedatum 14. M344rz 1995 (Ursprungsland Schweiz) international registrier- 1 - 3 - te dreidimensionale IR-Marke Nr. 640 196 Schutz f374r die Bundesrepublik Deutschland f374r die Waren "Montres" (Armbanduhren): Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebed374rfnisses den Schutz verweigert. 2 Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die IR-Marke sei wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunf344-hig. 3 Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat das Ver-fahren zur Auslegung von Fragen zu Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL dem Gerichtshof der Europ344ischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98, WRP 2001, 269 = MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr I), der die Vorla-gefragen durch Urteil vom 8. April 2003 - verb. Rs. C-53/01 - 55/01 (Slg. 2003, 4 - 4 - I-3161 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado) ent-schieden hat. Der Senat hat anschlie337end die angefochtene Entscheidung auf-gehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen (Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 46/98, GRUR 2004, 505 = WRP 2004, 761 - Rado-Uhr II). Er hat angenommen, dass der Marke nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 der Schutz wegen Fehlens jeder Un-terscheidungskraft zu versagen ist, sondern die IR-Marke den Anforderungen gen374gt, die an das Vorliegen von Unterscheidungskraft zu stellen sind. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin er-neut zur374ckgewiesen. 5 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter. 6 II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz f374r die Bundesrepublik Deutschland versagt. Hierzu hat es ausgef374hrt: 7 Der Schutzgew344hrung stehe ein aktuelles oder zumindest zuk374nftiges Freihaltebed374rfnis der Mitbewerber nach 247 8 Abs. 2 Nr. 2, 247 107 MarkenG ent-gegen, da sich die Marke in der blo337en Darstellung der Ware ersch366pfe, die zwangsl344ufig beschreibenden Charakter habe. Armbanduhren geh366rten zu den Trendartikeln, die vielf344ltigen Modeeinfl374ssen unterl344gen und in nahezu un-374bersehbaren Designvariationen, Formen und Gr366337en angeboten w374rden, so dass die Formenvielfalt fast unersch366pflich erscheine. Gleichwohl gebe es Formgestaltungen, die bei mehreren Herstellern vorzufinden seien und gewisse Gestaltungstrends aufwiesen. Es gebe zahlreiche Wettbewerber, die ebenfalls wenigstens eines oder mehrere der Formmerkmale verwendeten, die f374r die 8 - 5 - IR-Marke charakteristisch seien. Selbst wenn sich s344mtliche Formelemente der IR-Marke in der konkreten Ausgestaltung und in der Kombination bei keinem anderen Hersteller finden lassen sollten, so l344gen sie doch nur im Rahmen ei-nes dem Zeitgeschmack entsprechenden Trends, dessen Formensprache zwangsl344ufig von den Herstellern aufgegriffen und ben366tigt werde. III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespa-tentgerichts, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke f374r Deutschland stehe ein dem 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhindernis des Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 entgegen, h344lt der rechtlichen Nach-pr374fung nicht stand. 9 1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "Telle-quelle"-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gem344337 247247 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PV334 zu pr374fen. Dieser Pr374fungsma337stab stimmt mit dem der 247247 3, 8 Abs. 2 MarkenG 374berein. Durch diese Bestimmungen des Mar-kengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; die Vorschriften des Markengesetzes sind daher richtlinienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erw344gungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, dass sich deren Vorschriften in vollst344ndiger 334bereinstimmung mit der Pariser Verbands374bereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschrif-ten des Markengesetzes f374hrt daher zu keinem anderen Ergebnis als die Pr374-fung nach Art. 6 quinquies Abschn. B PV334 (BGH, Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - K344se in Bl374ten-form). 10 - 6 - 2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrun-des nach 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG l344gen vor. Ein 374berwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form der IR-Marke besteht nicht. 11 a) Nach der Vorschrift des 247 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Ein-tragung Marken ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaf-fenheit der Waren dienen k366nnen. Da die IR-Marke die 344u337ere Form der Ware - hier eines Uhrgeh344uses mit Armband - wiedergibt, handelt es sich um ein Zei-chen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren 344u337ere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei verwendet wer-den k366nnen und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, besteht grund-s344tzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH GRUR 2003, 514 Tz. 73 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel). Liegt die bean-spruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengebiet 374blichen Formenviel-falt und sind die M366glichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Indivi-dualisierung zu variieren, beschr344nkt, kann dies daf374r sprechen, dass die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 505 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; BGH GRUR 2004, 329, 331 - K344se in Bl374tenform). 12 b) Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde geltend, dass das Bundespa-tentgericht ein 374berwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der freien Ver-wendung der der IR-Marke zugrunde liegenden Gestaltung nicht festgestellt hat. 13 - 7 - aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass auf dem Waren-gebiet der Armbanduhren eine au337erordentlich gro337e Zahl von Modellen unter-schiedlichster Form und Gr366337e in einer nahezu unersch366pflichen Formenvielfalt vorhanden ist. Davon, dass sich die beanspruchte Form des Uhrgeh344uses mit Armband innerhalb dieser gro337en Bandbreite m366glicher Gestaltungen h344lt, kann jedoch aufgrund der Ausf374hrungen des Bundespatentgerichts nicht aus-gegangen werden. Das Bundespatentgericht hat zwar zahlreiche Uhrenmodelle angef374hrt, die eines oder mehrere der als charakteristisch wiedergegebenen Formelemente der schutzbeanspruchenden IR-Marke aufweisen sollen. Diese charakteristischen Formelemente hat der Senat darin gesehen, dass Uhrge-h344use und Armband durch die gleiche Breite, St344rke, Form und Farbe pr344zise aufeinander abgestimmt sind und eine Einheit bilden, die Glasabdeckung sich 374ber die gesamte Oberseite des Uhrgeh344uses erstreckt und das Geh344use nach au337en gew366lbt ist. Keines der vom Bundespatentgericht angef374hrten Uhrenmo-delle verf374gt aber - wovon das Bundespatentgericht ebenfalls ausgegangen ist - 374ber s344mtliche Elemente, die den Gesamteindruck der durch die IR-Marke be-zeichneten Form ausmachen. Die Rechtsbeschwerde r374gt in diesem Zusam-menhang zu Recht, dass das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft lediglich eine isolierte Betrachtung von Einzelelementen vorgenommen hat und die in der vollst344ndig integrierten, eine optische Einheit zwischen Uhrgeh344use und Armband bildenden Gestaltung der Form der IR-Marke nicht mit den anderen Uhrenmodellen verglichen hat. Den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist auch nicht zu entnehmen, dass es sich bei der beanspruchten Form der IR-Marke um eine beliebige Kombination 374blicher Gestaltungselemente handelt. 14 bb) Kommt keines der vom Bundespatentgericht angef374hrten Uhrenmo-delle auch nur ann344hernd dem Gesamteindruck der beanspruchten Form nahe, besteht kein Grund zu der Annahme, dass die Formgebung des Uhrgeh344uses 15 - 8 - und Armbands der IR-Marke sich innerhalb der auf dem Warengebiet 374blichen Formenvielfalt h344lt. Da auf dem in Rede stehenden Warengebiet eine nahezu un374bersehbar gro337e Zahl von Gestaltungsm366glichkeiten besteht und sich die beanspruchte Form nicht innerhalb der auf dem Warengebiet 374blichen Form-gestaltung h344lt, ist von einem 374berwiegenden Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form nicht auszugehen. IV. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sa-che zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-richt zur374ckzuverweisen (247 89 Abs. 4 MarkenG). 16 Bornkamm v. Ungern-Sternberg B374scher Schaffert Bergmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.04.2006 - 28 W(pat) 117/04 -
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