BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 72/11 Verkündet am: 22. November 2012 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäft s stelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 306 52 708 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kale ido MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 a) n- terscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Insbesondere wird der Verkehr das Zeichen nicht stets als verkürzte Beschreibung der W a- b) Abstrakte sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in e i- nem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidung s- kraft herangezogenen werden. Bei dieser sind vielmehr die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und die Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen. BGH, Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bunde sgerichtshof s hat auf die mündliche Verhan d lung vom 22 . November 201 2 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher , Prof. Dr. Schaffe rt, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler beschlossen : Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der B e schluss des 29. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentg e- richts vom 21. September 2011 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. Gründe : I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. Februar 2007 die Wor t marke Kaleido für die Waren und Dienstleistun gen der Klasse 16 Lehr - und Unterrichtsmittel (au s genommen Apparate); Klasse 28 Spiele, Spielzeug ; 1 - 3 - Klasse 35 Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Ra h- men von e - commerce eingetragen . Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent - und Markenamt die L ö- schung der Marke beantragt. Diese sei nicht unterscheidungskräftig und freiha l- h- bezeic h D a s Deutsche Pa tent - und Markenamt hat den Löschungsantrag mit B e- schluss vom 31. August 2009 zurückgewiesen. Auf d ie Beschwerde de r An tra g- stellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent - und Markenamts aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Ware der Klasse 28 Spie lzeug zurückgewiesen wurde. Insoweit hat es das Deutsche Patent - und Markenamt angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ( BPatG, Beschluss v om 2 1 . Sept ember 20 1 1 29 W (pat) 40 /0 9 , juris). Hiergegen wendet si ch die Markeninhaberin mit d er vom Bundespaten t- gericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Marke feh le für die Ware jegliche Unte rscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausg e führt: Di e angegriffene Marke habe für d as werd e , nur einen im Vordergrund stehenden b e schreibenden Begriffsinhalt. 2 3 4 5 - 4 - n Sprache weder als Wort noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar. I o- aber nur als verkürzte Beschreibung der Ware verstehen. Das opt i- sche Ger ät ein fernrohrähnliches Spielzeug, bei d em sich beim Drehen bunte Glassteinchen zu verschiedenen Mustern und Bildern anordn e- ten deutschen Sprache ausschließlich im Begri n- dung bringen. Hinzu komme, dass der fast gleichlautende und fast gleich g e- rzt werde und dass diese Abkürzung auch im deutschen Sprachraum tatsächlich für Kaleid o skope bzw. deren spezifische Eigenschaften benutzt werde . Bei dem Markenwort handele es sich deshalb um eine Abwandlung, die zwar als solche wahrgenommen werde, in wel cher der Verkehr aber ohne we i- o- m Kurzwort bezeichnet werde, werde der Verkehr diese Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, sondern nur als verkürzte Sachangabe verstehen. Der Ve r- kehr müsse dazu keine Interpretationsbemühungen anstellen. Das Fehlen der - verändere weder d en allgemein bekannten warenbeschre i- benden Cha , noch komme der Verkürzung eine ung e- wöhnliche Eigenart zu. Dies e An s icht werde gestützt durch die Erkenntni s se der Linguistik im Rahmen der sog enannten Assoziations - oder Prototypen theo rie . Dan ach sei der Wahrnehmungs - und Verständnishorizont der Hörenden und Sehenden bei Fehle n eines Wortes, aber auch bei Fehlen von Wortteilen d a rauf 6 7 - 5 - ausgerichtet, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der Al l- gemeinsprache vorkomme und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Si nn hier in Bezug auf die beanspruc h bekannt se i. Demgegenüber rechtfertige der Umstand, dass die ebenfalls mit der E n- und St e- und verkürzt würden, keine andere Beurteilung. Da dem angemeldeten Zeichen für Kaleidoskope die erforderliche Unte r- scheidungskraft fehle und das Gerät Kaleidoskop unter den ange meldeten W a- al l e, sei der Oberbegriff insgesamt zu löschen. III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet . Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das angemeldete Wort Kaleido sei l- nicht unters cheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand . 1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die e i- ner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Untersche i- dungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Red e stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend ken n- zeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unte r scheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 C 398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21 . Dezember 20 11 I ZB 56 /0 9 , GRUR 201 2 , 270 Rn. 8 = WRP 201 2 , 337 Link economy ). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren o der Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintr a- 8 9 10 11 - 6 - gungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass j e- de auch noch so geringe Untersche i dungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu ü berwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 TOOOR!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurte i- len. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung e i nes normal informierten, angemessen aufmer ksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen W a- ren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 C 304/06, Slg. 2008, I - 3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 I ZB 30/06, GRUR 2 009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439 STREETBALL). 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen Ve r- kehrskreise würden e- . Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unte r- scheidung s kraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt. a) Allerdings ist einer angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Ma r- ke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, wenn die Wor t- bestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt en t halten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weit e r es und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden A n- gaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als U n- terscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 12 13 - 7 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 95 2 Rn. 10 = WRP 2009, 960 DeutschlandCard, mwN). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Diens t- leistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zug e- ordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräu chliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr etwa auch wegen einer entspreche nden Verwendung in der Werbung stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anh alt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 Link economy; BGH, Beschluss vom 4. April 2012 I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 9 = WRP 2012, 1396 Starsat) . b) Entgegen der A nnahme des Bundespatentgerichts wird der durch die Bezeichnung von Spielzeug angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung - stehen. aa) Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass die Bezeichnung oder einer im Inland bekannten Fremdsprache ist. Es ist vielmehr davon ausg e- gangen, das noch als Abkürz ung lexikalisch nachweisbar sei und die Bedeutung des aus es in ihrer Alleinstellung nicht sehr bekannt sei . 14 15 - 8 - Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts lässt sich die Annahme einer im Inland gebräuchlichen Abkürzung nicht darauf stützen, dass der fast gleichlautende und fast gleich geschriebene englischspra i- dos rd. Das Bundespatentgericht hat nicht fes t- gestellt, dass dieser Umstand das allein maßgebende inländische Sprachve r- ständnis beeinflusst hat (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 14 Link economy). Auch di werde im deutschen Sprachraum tatsächlich als Abkürzung für Kaleidoskope oder deren spezifische Eigenschaften benutzt, wird von den dazu getroffenen Feststellungen nicht getragen. Vergeblich stü tzt sich das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang auf den Umstand - net werde (vgl. ) . So hat das Deutsche Patent - u nd Markenamt i n seiner Stellungnahme gemäß § 87 Abs. 2, § 68 Abs. 1 als Produktbeschreibung, sondern als Produktname verwendet wird und es im Softwarebereich allgemein üblich ist, Marken mit beschreibenden Anklängen zu Soweit sich das Bundespatentgericht weiter darauf stützt, werde auf im angegriffenen Beschluss näher bezeichneten Internetseiten , kann dies durch ein en Aufruf der entsprechenden Sei ten nicht nachvollzogen werden. Im Übrigen hat das Bundespatentgericht keine Umstände festgestellt, die dafür sprechen könnten, dass die angeführten Internetseiten geeignet sind, das inländische Verkehrsverstä ndnis zu prägen (vgl. BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 14 Link economy). 16 17 - 9 - bb) Durchgreifenden r echtlichen Bedenken begegnet auch die Annahme des Bundespa enommen werde, aber als gering - fügig anzusehen sei. Der Verkehr werde die angegriffene Bezeichnung ohne e nn en Die se Beurte ilung berücksichtigt nicht, Kunstwort ni cht nur denkbar ist, sondern so gar tatsächlich benutzt wird. So hat das Deutsche Patent - und Markenamt in seinem Beschluss vom 31. August 2009 festgestellt, d kennzeichenmäßig für ein Kraftfahrzeug (Renault Kangoo 1.5 dCi Kaleido) , eine Damenuhr ( Fossil BG2087 Kaleido Damenuhr) sowie für ein en Internetshop (Kaleido.Shop) verwen det wird (Anlag e 1 bis 3 zum Beschluss vom 31. August 2009). Abweichende Feststellu ngen hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Ob dem wie das Amt we i ter geltend macht als Bestandteil des lexikalisch nachweisbar ist, kann auf sich beruhen. cc) Dem Bundespatentgericht kann auch nicht in der Annahme gefolgt sei eine nur geringfügige Abweichung verständigen Durchschnittsverbraucher sind Begriffe wie etwa Mikr oskop, Teleskop und Periskop bekannt. Er wird aufgrund seiner Kenntnis der damit beschriebenen Gegenstände Wortbildungselement erkennen, das auf ein Gerät zur optischen Betrachtung hindeutet . Damit kommt der Nachsilbe eine wesentli che Funktion im Hinblick auf die Frage zu, welcher Gegenstand durch den Gesamtbegriff beschrieben ein wesentlicher Bezugspunkt 18 19 20 - 10 - für die Annahme einer konkreten beschreibenden Bedeutung des übrigen Wortbestandt eils. dd) Das Bundespatentgericht hat angenommen, seine Beurteilung werde auch durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sogenannten Assoziationstheorie oder Prototypentheorie gestützt, wonach der Wahr - nehmungs - und Verständnishorizont der Höre nden und Sehenden bei Fehle n eines Wortes, aber auch bei Fehlen von Wortteilen darauf ausgerichtet sei, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der Allgemeinsprache vorkomme und in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Sinn hier in Bezug bekannt sei. Auch diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. (1) Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziati v en Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechts frage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogenen werden. Wie dargelegt , ist für die Verneinung der Unterscheidungskraft ein im Vordergr und stehender beschreibender Begriffsi n- halt erforderlich . Eine bloße Assoziation , die dem Verkehr etwa durch ein sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die ge kennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme e iner Unterscheidungskraft nicht entgeg en (vgl. BGH, Beschluss vom 18. März 1999 I ZB 27/96, GRUR 19 99, 988, 990 = WRP 1999, 1038 House of Blues; Ingerl/Rohnke, Marken gesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 563). (2) Die Annahme, dass der Durchschnittsverbraucher nur als steht auch nicht mit der L e- 21 22 23 - 11 - benserfahrung im Einklang. Wie dargelegt, hat das Bundespatentgericht nicht hinreich e- griff verstanden werden kann und zudem tatsächlich kennzeic h nend verwendet wird. Das Deutsche Patent - und Markenamt ist in seinem Be schluss vom 31. August 2009 außerdem zutreffend davon aus a- und und das Bundespatentgericht nicht getroffen. Soweit es in diesem Zusammenhang mö g liche Begriffe stehen könnten (Endokrinologe, Endomorphose, Teleobje k- tiv), spricht auch dies gegen eine auf abs trakte n linguistische n Erkenntnisse n basi e rende pauschalierende Betrachtungsweise und für eine die Umstände der kon k ret zu beurteilenden Bezeichnung und der Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick nehmende Prüfung des Einzelfalls (vgl. auch BGH, Beschluss vom 31. März 2010 I ZB 62/09, BGHZ 185, 152 Rn. 18 f., 21 Ma r lene - Dietrich - Bildnis II). - 12 - IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht z u- rückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Bornkamm Büscher Schaffert Kirchhoff Löffler Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.09.2011 - 29 W (pat) 40/09 - 24
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