BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I Z B 7 2 /1 2 vom 18 . A pril 201 3 in de r Rechts beschwerdesache - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirch hoff und Dr. Koch beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 30. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentg e- richts vom 29. Oktober 2012 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. Gründe: I. Die Anmelderin hat am 25. September 2007 beim Deutschen Patent - und Markenamt die Eintragung der Wortfolge Fakten statt Akten als Marke für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt: Computersoftware (gespeichert), insbesondere für das Vertragsmanagement; Unternehmensberatung (Beratung bei Einführung, Konfiguration, Betrieb); EDV - Beratung (Beratung bei technischen Problemen rund um Einführung und B e- trieb); Programmierung von Software für das Vertragsmanagement. Die Markenstelle des Deutschen Patent - und Markenamts hat die Anmel - dung am 17. August 2009 wegen Fehlens der U nterscheidungskraft zurückg e- wiesen. 1 2 - 3 - Die dagegen gericht ete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2012 - 30 W (pat) 42/11, juris). Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr en Eintragun g s antrag weiter . II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die a ngemeldete Wortfo l- ge sei nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke ausg e- schlossen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle . Es hat hierzu ausg e- führt: Der Wortfolge Fakten statt Akten in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht schon von Haus aus jede Unterscheidung s- kraft abgesprochen werden. Die Wortfolge habe jedoch ihre von Haus aus b e- stehende Unterscheidungskraft verloren, weil sie zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Eintragung i m hier betroffenen Bereich des IT - gestützten Vertragsmanagements als Werbespruch verwendet und vom ang e- sprochenen Publikum daher nicht als betriebliche r Herkunfts hinweis , sondern als werbeübliche Anpreisung verstanden werde . III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des Bundespatentgerichts, b ei der Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistung en jegliche Unterscheidungskraft fehl e und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen sei , s ei auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen , hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistung en j egliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung 3 4 5 6 7 8 - 4 - ausgeschlossen. Ist die Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintr a- gung ausgeschlossen, wird die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG z u- rückgewiesen und die Marke nach § 41 Satz 1 MarkenG nicht i n das Register eingetragen. I st die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, wird die Eintragung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht. 2 . Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist a l- lerdi ngs sowohl im Eintragungsverfahren ( § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) als auch im Nichtigkeits verfahren ( § 50 Abs. 1 MarkenG) bei der Prüfung, ob ein em Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistung en jegliche U n- terscheidungskraft fehlt oder gefehl t hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist , auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke ab zus tellen ( zum Eintragungsverfahren BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 14 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; zu m Nichtigkeit s- verfahren BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 48 = WRP 2010, 260 - Rocher - Kug el, mwN ; vgl. zum Warenzeichengesetz BGH, Beschluss vom 13. Mai 1993, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHA N- NEL, mwN ; vgl. weiter zum absoluten Schutzhindernis der bösgläubigen Ma r- kenan meldung BGH, Beschluss vom 27. April 2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 42 - FUSSBALL WM 2006 ; Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal ; vgl. ferner Ströbele in Str ö- bele/ Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 15 und 18; Kirschneck in Ströbele/ Hacker aaO § 37 Rn. 3 , § 50 Rn. 5 ; Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 32; Fezer , Markenrecht, 4. Aufl., § 37 MarkenG Rn. 18; Kramer in Ekey/ Klippel/ Ben der, Marken recht, Bd. 1, 2. Aufl., § 37 MarkenG Rn. 4; Lange, Ma r- 9 - 5 - ken - und Kennzeichen recht, 2. Aufl., Rn. 574; Bingener in Fezer, Handbuc h der Marken praxis, 2. Aufl., Markenverfahren DPMA Rn. 282 ). Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens statt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens wird vor a l- lem damit begründet, dass es sich bei dem Eintra gungsverfahren um ein auf schnelle Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen gerichtetes Registri e- rungsverfahren handelt , in dessen Rahmen für eingehende, l angwierige Ermit t- lungen kein Raum ist ( BGH, Beschluss vom 13. Mai 1993 - I ZB 8/91 , GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL; vgl. auch BGH, Beschluss vom 23. Mai 1984 - I ZB 6/83 , BGHZ 91, 262, 270 - Indorektal ). Zwischen der Anmeldung des Zeichens und der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens k önnen insbesondere wenn gegen die Eintragungsentscheid ung Rechtsbehelfe eing e- legt werden - mehrere Jahre liegen . Wäre der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich, müssten bei der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens oft schwierige Ermittlungen zum Vorliegen von Schutzhindernissen am Anmeldeta g angestellt werden. Kommt es dagegen auf de n Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung de s Zeichens an , kann das Vorliegen von Schutzhindernissen schneller und zuverlässiger festgestellt werden ( vgl. Str ö- b e le in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 15 ). D er Anmelder muss da nach sowohl im Eintragungsverfahren als auch im Nichtigkeits verfahren nach der Anmeldung des Zeichens und vor der Entsche i- dung über die Eintragung des Zeichens entstandene Eintragungshindernisse wie hier den Verlust der Unterscheidungs kraft des Zeichens - gegen sich ge l- ten lassen. 3 . Nach der neueren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä i- schen Union zu r Gemeinschaftsmarkenverordnung ist dagegen f ür die Prüfung 10 11 12 - 6 - eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF ) gestützten Antrags auf Nichtigerklärung allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ( EuGH, Beschluss vom 5. Oktober 2004 - C - 192/03, Slg. 2004, I - 8993, juris Rn. 37 bis 41 - Alcon/HABM [BSS]; Beschluss vom 23. April 2010 C - 332/09, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 46 - HABM/Frosch Touristik [FLU G- BÖRSE]). Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF ) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie ent gegen den Vorschriften des Art. 7 GMV eingetra g en worden ist. Gemäß Art. 7 Buchst. b GMV sind Marken, die keine Unterscheidungskraft h a- ben, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach Ansicht des Gerichtshofs lässt sich nur mit dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF ) vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert ( EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 47 bis 54 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE] ). Daraus folgt, dass auch für die P rüfung , ob die Anmeldung ei ner Marke gemäß Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art . 37 Abs. 1 GMV nF ) zurück zuweisen ist, weil sie nach Art. 7 GMV und insbesondere wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach Art. 7 Buchst. b GMV von der Eintragung ausgeschlossen ist, a llein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Denn nur mit dieser Auslegung von Art. 38 Abs. 1 GMV aF (Art. 37 Abs. 1 GMV nF ) lässt sich vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragu ngsverfahren dauert. Der Anmelder muss da nach weder im Eintragungsverfahren noch im Nichtigkeitsverfahren eine nach dem Zeitpunkt der Anmeldung eingetretene nachteilige Veränderung der Marke, wie den Verlust ihrer Unterscheidungskraft oder ihre Umwandlu ng in eine gebräuchliche Bezeichnung, gegen sich gelten 13 14 - 7 - lassen (vgl. EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 53 - HABM/Frosch Touristik [FLUGBÖRSE]). 4 . Der Senat hält im Blick auf diese Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fes t . Für die im Eintragungsverfa h- ren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angeme l- deten Waren oder Dienstleistung en jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder g e- feh lt hat und es daher vo n der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG au s- geschlos sen ist oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen . Dafür spricht nicht nur das Interesse des Anmelders, durch die Dauer des Eintragungsverfahrens keine Nachteile zu erleiden. Hinzu kommt das Interesse der Allgemeinheit an einer grundsätzlich einheitlichen Auslegung d ieser miteinander übereinstimmende n Regelungen der Gemeinsch aftsmarken - verordnung einerseits und des Markengesetzes andererseits (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 477) . Diese Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit sind - jedenfalls in ihrer Gesamtheit - höher zu bewerten als das Interesse an einer schnellen Er ledigung einer Vielzahl von Anmeldungen . 5 . Es ist keine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV zu der Frage einzuh o- len, ob die Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie dahin auszulegen s ind , dass für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art. 3 Buchst. b MarkenRL wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, allein der Zeitpunkt der Anmeldung des Zei chens maßgeblich ist. 15 16 - 8 - a) E ine Vorlage wäre ausgeschlossen, wenn der Gerichtshof diese Frage nicht entscheiden könnte. Nach Erwägungsgrund 6 Satz 1 MarkenRL sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, Verfahrensbestimmungen für die Ei n- tragung, de n Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Bei der Regelung des für die Beurteilung der Untersche i- dungskraft einer Marke im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 Ma r- kenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) maßgeblichen Zei t- punkts könnte es sich um eine solche Verfahrensbestimmung handeln, auf die sich die Markenrechtsrichtlinie nicht erstreckt (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 16; Kirschneck in Ströbele/Hacker aaO § 37 Rn. 4, § 50 Rn. 6). Die Regelung könnte allerdings auch als eine von der Markenrechtsrichtlinie erfas s- te sachlich - rechtliche Bestimmung anzusehen sein, weil sie den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke betrifft und die Verwirklichung des mit der Angleichung verfolgten Ziels nach Erwägungsgrund 8 Satz 1 MarkenRL voraussetzt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetrag e- nen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten (vgl. Bölling, GRUR 2011, 472, 476; v gl. weiter zur Feststellungslast BPatG, Bes chluss vom 22. Januar 2013 - 33 W (pat) 103/09, juris Rn. 116 ff.) . Das kann aber offenbleiben. b) Eine Vorlage ist schon deshalb nicht geboten, weil im Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Gemeins chaftsmarkenverordnung jede n- falls kein vernünftiger Zweifel daran besteht , dass der Gerichtshof diese Frage bejahen würde (vgl. aber zur Frage, ob Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL dahin auszulegen ist, dass es auch dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Mar ke - und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung - ankommt, wenn der Markeni n- haber im Rahmen der Verteidigung gegen einen Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Untersche i- 17 18 - 9 - dungskraft erlangt habe, BPatG, Beschluss vom 22. Januar 2013 33 W (pat) 103/09, juris Rn. 97 ff.). Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sind gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL von der Eintragung au s- geschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung. Diese Regelung , die durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 , § 50 Abs. 1 MarkenG ins deutsche Recht umgesetzt worden ist, entspricht Art. 7 Buchst. b GMV und Art. 3 8 Abs. 1 , Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV aF (Art. 37 Abs. 1 , Art. 52 Abs. 1 Buchst. a GMV nF ). Es ist daher nicht zweifelhaft, dass der Gerichtshof für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art. 3 Buchst. b Ma r- kenRL wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausg e- schlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, ebenso wie für die entsprechende Prüfung bei Art. 7 Buchst. b GMV allein de n Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens fü r maßgeblich erachten würde . - 10 - IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und d ie Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Bornkamm Pokrant Schaffert Kirchhoff Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29 . 10 .2012 - 30 W(pat) 42/11 - 19
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