BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I Z B 75 /10 vom 17 . August 201 1 in de r Rechts beschwerdesache betreffend die Marke Nr. 306 79 701 - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17 . August 201 1 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B ü sche r, Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der B e- schluss des 27. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bunde s- patentgerichts vom 1. Februar 2010 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verh andlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. Gründe: I. Für den Markeninhaber ist seit dem 25 . April 2007 die am 29 . Dezem - ber 2006 angemeldete Wort - /Bildma rke Nr. 306 79 701 1 - 3 - für die Dienstleistungen " Werbung; Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Styling (industrielles Design) " e ingetragen. Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent - und Markenamt die L ö- schung der Marke beantragt, weil der Markeninh aber bei der Anmeldung bö s- gläubig gewesen sei. Die Markenabteilung des Deutschen Patent - und Markenamts hat die Löschung der Marke angeordnet . Di e Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht z u- rückgewiesen (BPatG, ZUM - RD 2010, 652 ). Hiergegen wendet sich d er Markeninhaber mit seiner nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der er die Versagung rechtlichen Gehörs rügt. II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, die Marke sei im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bös gläubig angemeldet worden. Zur Begründung hat es ausgeführt: Der Betreiber des Krystallpalast Varietés habe d as in Rede stehende Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Dezember 2006 bereits seit Jahren als Unternehmenskennzeichen im Geschäftsv erkehr verwendet . Die Antragstellerin habe dadurch einen schutzwürdige n Besitzstand an dem Ze i- chen erlangt . Der Markeninhaber habe durch die Anmeldung der Marke in di e- sen Besitzstand eingegriffen. Die Anmeldung habe allein bezweckt, finanzielle Forderungen gegen die Antragstellerin geltend zu machen. 2 3 4 5 6 7 - 4 - Der Markeninhaber k önne sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Antragstellerin das Zeichen unberechtigt nutze. Dabei komme es nicht auf die von den Parteien wiederholt erörterten Urheberrechtsfragen an. D en Koste n- voranschlägen vom 16. Juni 1997 und vom 30. Juli 1997, der Rechnung vom 17. November 1997 und Ziffer 6 der A llgemeinen Geschäftsbedingungen der B . KG (im Weiteren: B . KG) lasse sich entnehmen , dass die frühere Betreib e rin des Varietés , die K rystallpalast Leipzig GmbH, die Nutzungsrechte an dem Logo von der B . KG erworben ha be . Aus dem Veräußerung s - vertrag vom 19. Dezember 1999 ergebe sich , dass d ie Antragstellerin die Nu t- zungsrechte von der Krystallpalast Leipzig GmbH er langt habe . D ie Bezeic h- nung der Antragstellerin in dem Vertrag mit dem Zusatz " Neue " sei unschädlich ; ausweislich der vorgelegten Handelsregisterauszüge handele es sich um di e- selbe Gesellschaft. III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. 1. Die Statthaftigkeit der form - und fristgerecht eingelegten Rechtsb e- schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel ger ügt wird. Die Rechtsb e- schwerde beruft sich auf eine Versagung rechtlichen Gehörs ( § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde kommt es nicht d arauf an, ob die Rüge durchgreift (st. Rspr.; vg l. BGH, Beschluss vom 9 . September 20 10 - I ZB 81/09 , GRUR 20 11 , 654 Rn. 9 = WRP 2011, 753 - Yoghurt - Gums ). 8 9 10 - 5 - 2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Das Verfahren vor dem Bu n- despatentgericht verletzt d en Markeninhaber in seinem Anspruch auf rechtl i- che s G ehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). a) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Ve r- fahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entsche i- dung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtsla ge zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG, NJW - RR 2004, 1710, 1712; BGH, GRUR 2011, 654 Rn. 11 - Yoghurt - Gums ). b) Die Rechtsbeschwerde rügt mit Erf olg, das Bundespatentgericht habe den Anspruch de s Markeninhabers auf rechtliche s Gehör verletzt, indem es sein Vorbringen zu m Urheberrecht am Logo nicht berücksichtigt habe. aa) Der Markeninhaber hat vorgetragen , die B . KG habe der früheren Betreiberin des Varietés und diese sodann der Antragstell e- rin kein e urheberrechtliche n Nutzungsrecht e an dem als Marke eingetragenen Zeichen übertragen können, weil die B . KG nicht Inh a be - rin urheberrechtliche r Nutzungsrecht e an diesem Zeichen gewesen sei. Inhaber der urheberrechtlichen Nutzungsrechte sei er selbst gewesen. Die frühere B e- treiberin des Varietés habe ihn persönlich mit der Gestaltung des Logos beau f- tragt . Das Bundespatentgericht hat sich mit dies em unter Beweis gestellten Vorbringen des Markeninhabers nicht auseinandergesetzt. bb) D as vom Bundespatentgericht unberücksichtigt gelassene Vorbri n- gen des Markeninhabers ist entscheidungse r heblich. Falls die B . KG nicht Inhaberin u rheberrechtlicher Nutzungsrechte am Logo war, 11 12 13 14 15 - 6 - konnte sie solche Nutzungsrechte nicht auf die frühere Betreiberin des Varieté s übertragen und diese derartige Nutzungsrechte nicht auf die Antragstellerin we i- terübertragen. Sollte die Antragstellerin durch di e Nutzung des Logos ein daran bestehende s Urheberrecht des Markeninhabers verletzt haben, könnte sie sich - jedenfalls gegenüber dem Markeninhaber - nicht auf ei nen schutzwürdigen Besitzstand berufen . In diesem Fall wäre die Markenanmeldung nicht als bö s- gl äubig anzusehen (vgl. zu den Voraussetzungen einer bösgläubigen Marke n- anmeldung BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK, mwN). cc) Die Rechtsbeschwerdeerwiderung wendet ohne Erfolg ein , di e Rechtsbeschwerde äußere sich nicht dazu, dass der Markeninhaber im Schre i- ben seines Unternehmens " T . " vom 20. Novem - ber 200 0 selbst davon ausgegangen sei , dass die Rechte am Logo bei der B . KG gelegen hätten. D ie se habe die Rechte daher - ver t re - ten durch den Markeninhaber und somit mit seiner Zustimmung - auf die vorm a- lige Betreiberin des Varieté s übertragen können . Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung schließt dies die Ent scheidungserhe b lichkeit des Gehör verstoßes nicht aus. Es ist nicht auszuschließen, dass das Bundesp a- tentgericht, wenn es das von ihm bislang nicht gewürdigte Vorbringen des Ma r- keninhabers in Erwägung zieht, auch unter Berücksichtigung seines Schreibens vom 20. November 2000 nicht festzustellen vermag, dass d ie B . KG zum Zeitpunkt der Übertragung der urheberrechtlichen Nu t zungs - rechte auf die frühere Betreiberin des Varietés Inhaberin dieser Nu t zungsrechte war und der Markeninh aber als Urheber einer Weiterübertragung dieser R echte zugestimmt hat ( § 34 Abs. 1 UrhG). 16 - 7 - 3. Soweit die Rechtsbeschwerde weitere Verletzungen des Anspruchs auf rechtliche s Gehör rügt, sind diese Rügen allerdings un begründet. a) Die Rechtsbeschwer de macht ohne Erfolg geltend , das Bundes p a- tentgericht habe den Einwand des Markeninhabers übergangen, die Antragste l- lerin habe nicht schlüssig dargelegt, dass das in Rede stehende Zeichen Ve r- kehrsgeltung erlangt habe. Das Bundespatentgericht hat seine Anna hme, die Antragstellerin habe einen schutzwürdigen Besitzstand an dem Zei chen erlangt, mit der Erwägung begründet, der Betreiber des Krystallpalast Varietés habe das in Rede stehende Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Deze m- ber 2006 bereits se it Jahren im Geschäftsverkehr als Unternehmenskennze i- chen ( § 5 Abs. 2 MarkenG) verwendet. Vom Standpunkt des Bundespatentg e- richts kam es daher nicht darauf an, ob das Zeichen durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr als Marke Verkehrsgeltung erworben hat ( § 4 Nr. 2 Ma r- kenG). Das Bundespatentgericht hat d emnach insoweit kein von seinem Stan d- punkt aus entscheidungserhebliches Vorbringen des Markeninhabers überga n- gen. b) Die Rechtsbeschwerde rügt ferner vergeblich, das Bundespatentg e- richt habe den Vor trag des Markeninhabers nicht berücksichtigt , die B . KG habe der frühere n Betreiberin des Varietés nicht die Nu t - zungsrechte am Logo, sondern nur das Nutzungsrecht an der Gestaltung der teilweise mit dem Logo versehenen - Wer bematerialien übertragen . Das Bu n- despatentgericht hat dieses Vorbringen des Markeninhabers zur Kenntnis g e- nommen und in Erwägung gezogen. Es hat allerdings angenommen, den Ko s- tenvoranschlägen vom 16. Juni 1997 und vom 30. Juli 1997, der Rechnung vom 17. No vember 1997 und Ziffer 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der B . KG lasse sich entnehmen, dass die Krystallp a last 17 18 19 - 8 - Leipzig GmbH als frühere Betreiberin des Varietés die Nutzungsrechte an dem Logo von der B . KG erworben habe. Soweit die Rechts - beschwerde dem entgegenhält, dies lasse sich den Kostenvoranschlägen und der Rechnung nicht entnehmen, we n det sie sich lediglich gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, ohne dabei eine Verletzung des Anspruch s des Markeninhabers auf rechtliche s G e hör aufzuzeigen . c ) Die Rechtsbeschwerde rügt des weiteren ohne Erfolg, die Annahme des Bundespatentgerichts, aus dem Veräußerungsvertrag vom 15. Dezember 1999 ergebe sich, dass die Antragstellerin die Nutzungsre chte von der Krystal l- palast Varieté Leipzig GmbH erworben habe, beruhe auf einer Verletzung des Anspruchs des Markeninhabers auf rechtliche s Gehör. Das Bundespatentg e- richt hat den Einwand des Markeninhabers berücksichtigt , in dem Veräuß e- rungsvertrag sei al s Erwerber nicht die Antragstellerin, also die Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH & Co. KG, sondern eine andere Gesellschaft, nämlich die Neue Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH & Co. KG , aufg eführt. Das Bunde s- patentgericht hat diesen Einwand allerdings als unbeachtlich angesehen . Es hat angenommen , die Bezeichnung der Antragstellerin in dem Veräußerungsve r- trag mit dem Zusatz " Neue " sei unschädlich , weil sich aus den vorgelegten Handelsregisterauszügen ergebe, dass es sich um dieselbe Gesellschaft ha n- dele . Die Rechtsbeschwerde mach t ohne Erfolg geltend, das Bundespatentg e- richt habe damit das Vorbringen des Markeninhabers übergangen, aus den Handelsregisterauszügen ergebe sich nicht die Identität der Gesellschaften, weil im Handelsregister ausweislich der Auszüge keine Neue Krystallpalast V a- rieté Leipzig GmbH & Co. KG , sondern allein die K rystallpalast Variet é Leipzig GmbH & Co. KG eingetragen sei. Das Bundespatentgericht hat auch diesen 20 21 - 9 - Einwand des Markeninhabers berücksichtigt. Es hat sich zur Begründ ung seiner Entscheidung in zulässiger Weise den Ausführungen der Markenabteilung a n- geschlossen. Die se hat te ihre Auffassung, aus den Handelsregisterauszügen ergebe sich die Identität der Gesellschaften, damit begründet, dass die Krystal l- palast Varieté Leip zig GmbH & Co. KG ( ausweislich der Handelsregisterausz ü- ge) und die Neue Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH & Co. KG ( ausweislich des Veräußerungsvertrags ) von derselben persönlich haftende n Gesellschaft e- rin , der Neue Krystallpalast Varieté Leipzig Verwalt ungs GmbH, vertre ten we r- de. Die Antragstellerin habe in dem Veräußerungsvertrag nur deshalb als " Neue " Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH & Co. KG firmiert, weil das Recht zur Firmenfortführung erst mit dem Veräußerungsvertrag übertragen worden sei. Nach seinem Abschluss sei die Antragstellerin ohne den Zusatz " Neue " im Handelsregister eingetragen worden. d) Die Rechtsbeschwerde macht ebenfalls ohne Erfolg geltend, das Bu n- despatentgericht ha be sich nicht mit dem Vortrag des Markeninhabers ause i- nanderg esetzt, die vermeintlichen Nutzungsrechte seien durch den Veräuß e- rungsvertrag nicht auf die Antragstellerin übergegangen , weil die Antragstellerin nach diesem Vertrag nur in die darin aufgeführten Verträge der früheren Betre i- berin des Variet és eingetreten sei u nd die Nutzungsrechte dort nicht erwähnt seien. Das Bundespate nt gericht hat angenommen, aus dem Veräußerungsve r- trag ergebe sich, dass die Antragstellerin die Nutzungsrechte von der Krystal l- palast Leipzig GmbH erlangt habe. Nach § 2 des Veräußerungsver trages wird das gesamte Aktivvermögen der früheren Betreiberin des Varieté s veräußert. Dazu gehören auch die Nutzungsrechte. e) Die Rechtsbeschwerde rügt schließlich ohne Erfolg, das Bundesp a- tentgericht habe nicht geprüft, ob der Markeninhaber das Nut zungsrecht wir k- 22 23 - 10 - sam zurückgerufen habe, weil ihm eine unentgelt liche Übertragung des Nu t- zungsrechts auf die Antragstellerin nicht zumutbar gewesen sei . Das Bu n- desp a tengericht ist von einer entg eltlichen Übertragung des Nutzungsrechts an dem Logo ausgegangen . Von seinem Standpunkt aus war das von der Recht s- beschwerde als übergangen gerügte Vorbringen des Markeninhabers daher nicht entscheidungserheblich. Es stellt d eshalb keine Verletzung des Anspruch s des Markeninhabers auf rechtliches Gehör dar, dass sich d as Bundespatentg e- richt mit diesem Vorbringen nicht auseinandergesetzt hat. IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen ( § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Bornkamm Büscher Schaffert Koch Löffler Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.02.2010 - 27 W(pat) 87/09 - 24
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