BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 76/08 vom 19. November 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Markenanmeldung Nr. 300 89 714.6 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Farbe gelb MarkenG 247 8 Abs. 1 und 2 Nr. 1 Abstrakten Farbmarken fehlt im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ob besondere Umst344nde vorliegen, die gleich-wohl die Annahme rechtfertigen, die konturlose Farbmarke sei unterscheidungskr344f-tig, ist anhand einer umfassenden Pr374fung s344mtlicher relevanten Umst344nde vorzu-nehmen. In diesem Rahmen ist die Frage, ob die Marke f374r eine sehr beschr344nkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet und der ma337gebliche Markt sehr spezifisch ist, nur ein - wenn auch gewichtiges - Kriterium f374r die Beurteilung der Unterscheidungskraft. BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. November 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Koch beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatent-gerichts vom 13. August 2008 unter Zur374ckweisung des Rechts-mittels im 334brigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zur374ckweisung der Anmeldung bez374glich der Dienstleistun-gen der Klassen 35, 36 und 42 zur374ckgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-r374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. - 3 - Gr374nde: 1 I. Die Anmelderin ist die Yellow Strom Verwaltungsgesellschaft mbH. Sie hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Farbe Gelb mit der Farbklassifikationsnummer HKS 3 und RAL 0908090 im RAL-Designsystem wie nachfolgend dargestellt f374r verschiedene Waren und Dienstleistungen be-antragt. 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-meldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zur374ckgewiesen. Gegen die Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt und das Verzeichnis auf folgende Waren und Dienstleistungen beschr344nkt: 3 Klasse 9: Apparate zur Aufzeichnung, 334bertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten f374r die Telekommunikation, insbesondere Mo-dems (einschlie337lich DSL-Modems), Splitter, Router; Klasse 35: Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; Klasse 36: Finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; - 4 - Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen f374r die Telekom-munikation; Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellung von Telefon-Festnetzanschl374ssen; Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Pro-viders, n344mlich Bereitstellung von Internetzug344ngen (Software) auch mittels Internet-by-Call; Vermietung von Einrichtungen f374r die Telekom-munikation; Vermietung von Apparaten zur Aufzeichnung, 334bertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten f374r die Tele-kommunikation, insbesondere Modems (einschlie337lich DSL-Modems), Splitter, Router; Klasse 42: Technische und 366kologische Beratungsdienstleistungen im Energiebe-reich. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zur374ck-gewiesen (BPatG GRUR 2009, 161). 4 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter. 5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten ab-strakten Farbmarke fehle jegliche Unterscheidungskraft i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgef374hrt: 6 Bei einer abstrakten Farbmarke sei zu ber374cksichtigen, dass das ange-sprochene Publikum nicht daran gew366hnt sei, allein aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schlie337en. Nur unter au-337ergew366hnlichen Umst344nden k366nne einer Farbe daher Unterscheidungskraft zukommen. Davon sei regelm344337ig nur auszugehen, wenn die Zahl der bean-spruchten Waren oder Dienstleistungen sehr beschr344nkt und der ma337gebliche Markt sehr spezifisch seien. Dazu m374ssten die in Rede stehenden Waren und 7 - 5 - Dienstleistungen Teil eines in sich abgeschlossenen, von den Kennzeich-nungsgewohnheiten anderer Branchen unabh344ngigen sehr spezifischen Markt-segments sein. Nur unter diesen Voraussetzungen seien aussagekr344ftige R374ck-schl374sse aus dem Marktauftritt auf die Wahrnehmung des Verkehrs m366glich. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Tele-kommunikation und Energieversorgung erf374llten weder das Kriterium einer sehr beschr344nkten Zahl von Waren oder Dienstleistungen noch eines sehr spezifi-schen Marktes. Die im Zusammenhang mit der Telekommunikation stehenden Waren der Klasse 9 umfassten eine Vielzahl von Produkten, die regelm344337ig von unter-schiedlichen Herstellern am Markt angeboten w374rden. Auch die vielf344ltigen Dienstleistungen, f374r die die Marke angemeldet sei, geh366rten nach den tats344ch-lichen Gegebenheiten keinem spezifischen Marktsegment an. Daher komme es auf die Frage nicht an, ob eine Gew366hnung des Verkehrs an abstrakte Farben als Herkunftshinweis eingetreten sei. Auch die Pr374fung der konkreten Unter-scheidungskraft des angemeldeten Zeichens er374brige sich. Vielmehr sei eine Eintragung der angemeldeten Farbe nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung m366glich. Deren Voraussetzungen l344gen nicht vor. 8 III. Die Rechtsbeschwerde hat nur zum Teil Erfolg. Zu Recht hat das Bundespatentgericht die Eintragung der Marke f374r die Waren und Dienstleis-tungen der Klassen 9, 37 und 38 abgelehnt. Die angefochtene Entscheidung h344lt der rechtlichen Nachpr374fung dagegen nicht stand, soweit das Bundespa-tentgericht der Anmelderin die Eintragung der Farbe Gelb f374r die Dienstleistun-gen der Klassen 35, 36 und 42 wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat. 9 - 6 - 1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das angemeldete Zeichen die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nach 247 8 Abs. 1 MarkenG erf374llt. Aufgrund der Beschreibung der beanspruchten ab-strakten Farbmarke durch eine Benennung der Farbe, die Vorlage eines Farb-musters und die Bezeichnung nach zwei Farbklassifikationssystemen ist die Marke eindeutig und dauerhaft dargestellt. 10 2. Das Bundespatentgericht hat f374r die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 38 rechtsfehlerfrei das Eintragungshin-dernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht. 11 a) Unterscheidungskraft i.S. des 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-mittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleis-tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungs-identit344t der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gew344hrleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begr374ndet, ist ein gro337z374giger Ma337stab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gen374gt, um das Schutzhindernis zu 374berwinden (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 13 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben). Diese Grunds344tze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Ma337stab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C-447/02, Slg. 2004, I-10107 = GRUR Int. 2005, 227 Tz. 78 - Farbe Orange). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu 12 - 7 - beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrge-nommen werden wie eine herk366mmliche Wort- oder Bildmarke, die ein geson-dertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabh344ngig ist. H344ufig schlie337en Verbraucher aus der Form der Ware oder ih-rer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen (EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz. 30 - Mag Lite; Urt. v. 6.5.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Tz. 65 = WRP 2003, 735 - Libertel; Urt. v. 24.6.2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Tz. 38 f. - Heidelberger Bauchemie; EuGH GRUR Int. 2005, 227 Tz. 78 - Farbe Orange). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Pr374fung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininte-resse an der freien Verf374gbarkeit der Farben f374r die anderen Wirtschaftsteil-nehmer zu ber374cksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858 Tz. 41 - Heidelberger Bauchemie). Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch bei Zugrundele-gung des beschriebenen gro337z374gigen Pr374fungsma337stabs davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Bei abstrakten Farbmarken ist deshalb regelm344337ig zu pr374fen, ob besondere Umst344nde vorliegen, die gleichwohl die Annahme rechtfertigen, die angemeldete Marke sei unterscheidungskr344ftig. Diese Beurteilung erfordert eine umfassende Pr374fung des Verkehrsverst344ndnis-ses bei der Wahrnehmung der Farbe auf dem in Rede stehenden Waren- oder Dienstleistungssektor und des Interesses der Allgemeinheit an der freien Ver-f374gbarkeit der beanspruchten Farbe. Von Bedeutung f374r die Beurteilung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft ist in diesem Zusam-menhang auch, ob die Eintragung der Farbe f374r eine Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen oder eine bestimmte Gruppe von Waren oder Dienstleistungen 13 - 8 - beantragt worden ist. Besondere Umst344nde, bei deren Vorliegen eine abstrakte Farbmarke 374ber Unterscheidungskraft verf374gen kann, k366nnen insbesondere dann gegeben sein, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, f374r die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der ma337gebliche Markt sehr spezifisch ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 - Farbe Orange). b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die beanspruchten Wa-ren der Klasse 9 umfassten eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Zu dem Oberbegriff der Telekommunikation sei jede elektronische, akustische und visu-elle Nachrichten374bermittlung einschlie337lich der Bereitstellung von Internetzu-g344ngen und der Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen zu rechnen. F374r die angemeldete Marke werde deshalb Schutz f374r ganz unter-schiedliche Waren beansprucht, die regelm344337ig von unterschiedlichen Herstel-lern am Markt angeboten w374rden. 14 aa) Gegen diese Ausf374hrungen wendet sich die Rechtsbeschwerde oh-ne Erfolg mit der Begr374ndung, der Verkehr sei gegenw344rtig an die Kennzeich-nungsfunktion konturloser Farben gew366hnt, so dass die gegenteilige Ansicht des Bundespatentgerichts, die auf zwischenzeitlich 374berholten Vorgaben des Gerichtshofs der Europ344ischen Gemeinschaften beruhe, nicht mehr der Realit344t entspreche. 15 Ma337geblich f374r die Beurteilung des Verkehrsverst344ndnisses zur Kenn-zeichnungsfunktion konturloser Farben ist die Auffassung s344mtlicher Verbrau-cherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, f374r die die Marke angemeldet ist (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 16 - 9 - 760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen geh366ren daher auch die Richter des Bundespatentgerichts, die die allgemeine Auffassung des Verkehrs von der regelm344337ig fehlenden Kennzeichnungsfunktion konturloser Farben feststellen konnten. bb) Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht die R374ge zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe jedenfalls die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt f374r Apparate der Telekommunikation au337er Acht gelassen. Das Bundespatentgericht ist dieser Frage nachgegangen. Es ist zu dem Ergebnis gelangt, dass wegen der Vielzahl der beanspruchten Waren der Klasse 9 nicht von einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten ausgegangen werden k366nne. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgr374nden nicht zu beanstanden, weil die unter den weiten Oberbegriff der Telekommunikation fallenden unterschiedlichen Produkte regelm344337ig von verschiedenen Herstellern angeboten werden. 17 Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, dass die Anmelderin einige Waren der Klasse 9 konkret bezeichnet hat (Modems, Splitter, Router). Nach dem von der Rechtsbeschwerde als 374bergangen ger374gten Vortrag der Anmel-derin besteht in diesen Warensektoren nicht die Gewohnheit, Farben herkunfts-hinweisend zu verwenden. Dann hat der Verkehr in Anbetracht der konturlosen Farben im Allgemeinen fehlenden Unterscheidungskraft auch keine Veranlas-sung, in der beanspruchten gelben Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen. 18 c) Das Bundespatentgericht hat f374r die Dienstleistungen der Klassen 37 und 38 das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft ebenfalls zutreffend bejaht. Es hat angenommen, dass die vorstehenden Erw344gungen im Hinblick auf den weiten Oberbegriff der Telekommunikation f374r die angemelde-ten Dienstleistungen mit Bezug zur Telekommunikation entsprechend gelten. 19 - 10 - Zu den Dienstleistungen "Bereitstellung von Telefon-Festnetzanschl374ssen; Pre-Selection-Telefonie; Internet-Telefonie; Dienstleistungen eines Providers, n344m-lich Bereitstellung von Internetzug344ngen (Software) auch mittels Internet-by-Call" ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass diese Teil des Leistungsspektrums der Telefonanbieter und Internet-Provider sind und diese typischerweise nicht isoliert angeboten werden. Weiter ist das Bundespatentge-richt zu der Feststellung gelangt, dass die mit der Markenanmeldung in den Klassen 37 und 38 beanspruchten Dienstleistungen keinem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen sind. aa) Diese Ausf374hrungen halten der rechtlichen Nachpr374fung stand. An-ders als die Rechtsbeschwerde meint, hat das Bundespatentgericht keinen zu strengen Ma337stab gew344hlt, indem es bei den in Rede stehenden Dienstleistun-gen auf ein spezifisches Marktsegment und nicht auf einen spezifischen Markt abgestellt hat. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts ist vielmehr zu ent-nehmen, dass es den Begriff des spezifischen Marktsegments im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europ344ischen Gemeinschaften zu einem spezifischen Markt verstanden hat. Unterschiedliche Ma337st344be lassen sich dar-aus nicht ableiten. 20 bb) Aus Rechtsgr374nden nicht zu beanstanden ist auch die weitere An-nahme des Bundespatentgerichts, dass die unter dem Begriff der Telekommu-nikation beanspruchten Dienstleistungen so vielf344ltige Marktbereiche betreffen, dass sich Verkehrsgewohnheiten im Hinblick auf die Kennzeichnungsfunktion abstrakter Farben f374r diese Dienstleistungen nicht feststellen lassen. 21 Diesem Ergebnis steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht entgegen, dass das Bundespatentgericht vor der Entscheidung "Libertel" des Gerichtshofs der Europ344ischen Gemeinschaften (GRUR 2003, 604) davon aus- 22 - 11 - gegangen ist, im Telekommunikationsbereich habe eine Verkehrsgew366hnung an Farben als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (BPatG GRUR 2003, 149, 151 f.). Diese Entscheidung ist zu einer Zeit ergangen, in der an die Pr374fung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft bei konturlosen Farbmarken noch nicht die jetzt ma337geblichen Anforderungen gestellt wurden. 3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit das Bundespatent-gericht die Eintragung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG f374r die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 (betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; finanzielle Beratungsdienstleistungen im Energiebereich; tech-nische und 366kologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich) abge-lehnt hat. 23 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass auch diese Dienst-leistungen nicht einem sehr spezifischen Marktsegment zuzuordnen seien. Oh-ne Zuordnung zu einem spezifischen Marktsegment komme es nicht auf die Frage an, ob der Verkehr an die herkunftshinweisende Funktion abstrakter Far-ben f374r diese Dienstleistungen gew366hnt sei. 24 b) Diesen Ausf374hrungen kann nicht beigetreten werden. Das Bundespa-tentgericht hat zu strenge Anforderungen an die Unterscheidungskraft der an-gemeldeten Marke gestellt und keine umfassende und konkrete Pr374fung des Schutzhindernisses anhand s344mtlicher relevanten Umst344nde des Einzelfalls vorgenommen. 25 aa) Mit Erfolg r374gt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentge-richt einen spezifischen Markt f374r die in Rede stehenden Dienstleistungen ver-neint hat. Das Bundespatentgericht hat hierzu nur festgestellt, die beanspruch- 26 - 12 - ten Dienstleistungen des Energiebereichs umfassten eine Vielzahl von unter-schiedlichen Dienstleistungen. So fielen unter finanzielle Beratungsdienstleis-tungen die Beratung durch Verbraucherzentralen zur Stromersparnis und die Beratung durch einen Fachbetrieb zu den F366rder- und Finanzierungsm366glich-keiten f374r eine private Solaranlage oder eine kommunale Windkraftanlage. Aus diesen Ausf374hrungen des Bundespatentgerichts ergibt sich nicht, dass die jeweils gesondert zu pr374fenden Beratungsdienstleistungen der Klas-sen 35, 36 und 42 nicht spezifischen M344rkten zuzuordnen sind. 27 bb) Das Bundespatentgericht hat weiterhin rechtsfehlerhaft nicht gepr374ft, ob auf dem Sektor der beanspruchten Beratungsdienstleistungen eine Gew366h-nung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten ist und die konkret beanspruchte Farbe herkunftshinweisend wirkt. 28 Die Pr374fung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft hat umfassend anhand aller relevanten Umst344nde des Einzelfalls zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 und 76 - Libertel). Die Frage, ob die Marke f374r eine sehr beschr344nkte Anzahl von Waren oder Dienstleistungen angemeldet ist und der ma337gebliche Markt sehr spezifisch ist, ist nur ein Kriterium f374r die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Farbmarke (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 71 - Libertel; GRUR Int. 2005, 227 Tz. 79 - Farbe Orange). Allerdings werden sich im Regelfall die erforderlichen au337ergew366hnlichen Umst344nde nicht feststellen lassen, bei deren Vorliegen von einer Unterscheidungskraft abstrak-ter Farben i.S. von 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen ist, wenn die Anmel-dung nicht auf einen spezifischen Markt und auf eine sehr geringe Anzahl von Waren oder Dienstleistungen beschr344nkt ist. Die Rechtsbeschwerde r374gt jedoch zu Recht, dass das Bundespatentgericht den durch Beispiele belegten Vortrag 29 - 13 - der Anmelderin nicht gew374rdigt hat, der Verkehr habe sich an die Herkunfts-funktion formloser Farben bei Beratungsleistungen im Energiebereich gew366hnt. 30 IV. Auf die Rechtsbeschwerde ist der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben und die Sache insoweit an das Bundespatentgericht zur374ckzuver-weisen (247 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das die erforderlichen Feststellungen zum Vorliegen des Schutzhindernisses nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzu-holen hat. Bornkamm Pokrant B374scher Schaffert Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.08.2008 - 29 W(pat) 168/04 -
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