BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 77/13 Verkündet am: 3. Juli 2014 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in de r Rechts beschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ZOOM/ZOOM MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 Die W are "Papier für Kopierzwecke" und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" sind ein ander nicht ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. BGH, Beschluss vom 3. Jul i 2014 - I ZB 77/13 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 3 . Juli 201 4 durch d en Vorsitzenden Richter Prof. Dr. B üscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und die Richte rin Dr. Schwonke beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den Bes chluss des 27 . Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 16. September 2013 wird auf Kosten der Widersprechenden z u- rückgewiesen . Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 festgesetzt. Gründe: I. Für die Markeninhaberin ist die am 15. April 2009 angemeldet e Wort - Bild - Marke am 17. September 2009 unter anderem für die Waren Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitu n- ge n, Zeitschriften und Bücher, Fotografien 1 - 3 - eingetragen worden . Die Eintragung ist am 23. Oktober 2009 veröffentlicht wo r- den. Gegen diese Eintragung hat d ie Widersprechende aus ihrer am 9. Okto ber 1993 angemeldeten und am 2. März 1999 für die Waren Papie r für Schreib - , Kopier - und Bürozwecke eingetragenen Wortmarke ZOOM Widerspruch e rhoben . Die Markeninhaberin hat die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke bis auf die Ware " Papier für Kopierzwecke " erhoben. D as Deutsche Patent - un d Markenamt hat die angegriffene Marke für die genannten Waren gelöscht. Auf d ie Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 16 . September 201 3 27 W [pat] 76 /1 2 , juris). Dagegen wende t sich die Widersprechende mit der vom Bundespaten t- gericht zugelassene n Rechtsbeschwerde . Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt: Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Wide r- spruchsmarke ausschließlich die Ware " Papier für Kopierzwecke " zu berüc k- 2 3 4 5 6 7 - 4 - sichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung nicht bestritten w orden sei. Die hinsichtlich der übrigen Waren erhobene Einrede der mangelnden Benu t- zung der Widerspruchsmarke sei begründet, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für diese Waren nich t glaubhaft g e- macht habe. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen , weil d ie Ware " Papier für Kopierzwecke " einerseits und die Waren " Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitsch riften und Bücher, Fotografien " a ndererseits einander nicht ähnlich seien. Der Verbra u- cher nehme nicht an, diese Waren stammten vo n dem selben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist unb e- gründet. D as Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ohne Rechtsfehler verneint. 1. D ie Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorlieg t, ist ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter He r anziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen . D abei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der W a ren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnl ichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine geste i- gerte Ken n zeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr. ; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 C 16/06 P, Slg. 2008, I 10053 = GRUR - RR 2009, 356 Rn. 45 f. Éditions A l- bert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; Urteil vom 24. Jun i 2010 C 51/09, Slg. 2010, I 5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 3 2 f. Barbara Becker; BGH, Urteil vom 8 9 - 5 - 5. Dezember 2 012 I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 27. März 2013 I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 2 2 = WRP 2013, 1473 Baumann; Beschluss vom 6. November 2013 I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 DESPERADOS/DES - PERADO; Urteil vom 22. Januar 2014 I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 REAL - Chips, jeweils mwN). E ine Ver wechs lungsgefahr ist allerdings ausgeschlossen, wenn die W a- ren oder Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind. Eine absolute Unähnlic h- keit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgegl i- chen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 29. September 1998 C 39/97, Slg. 1998, I 5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 22 Canon; Urteil vom 7. Mai 2009 C 398/07 P, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 Waterford Wedgwood/ HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 30. März 2006 I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 TOSCA BLU; B e- schluss vom 28. September 2006 I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 2 0 = WRP 2007, 321 COHIBA; Be schluss vom 13. Dezember 2007 I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 = WRP 2008, 1092 idw; Urteil vom 5. Februar 2009 I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 METROBUS; Urteil vom 19. April 2012 I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 Pelikan ; BGH, GRUR 201 4, 488 Rn. 12 DESPERADOS/DESPERADO , mwN ). 2. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass danach keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen de n hier in Rede stehenden Marken besteh t , weil die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Ware " Papier für Kopierzwecke " und die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren " Printmedien, nämlich 10 11 - 6 - Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien " einande r nicht ähnlich s ind . a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke hat das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung ausschließlich die Ware " Papier für Kopierzwecke " berüc k- sichtigt , deren rechtserhaltende Benutzung die Mark eninhaberin nicht bestritten ha t . Di e hinsichtlich der übrigen Waren von der Markeninhaberin erhobene Ei n- rede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke ( § 43 Abs. 1 MarkenG) hat das B undespatentgericht als begründet erachtet, da die Wide r- sprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Ma rke für diese Waren nicht glaubhaft gemacht hat . Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von den Parteien auch nicht angegriffen. b) Das Bundespatentgericht hat seine Annahme, die Ware " Papier für Kopierzwecke " einerseits und die Waren " Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotogr a- fien " andererseits seien einander nicht ähnlich, wie folgt begründet: Das hier angesprochene allgemeine Publikum erwarte nicht, dass ein Hersteller von Kopierpapier auch Printmedien herausgebe. Allein der Umstand, dass es Geschäfte gebe, in denen der Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben könne, begründe keine Ähnlichkeit dieser Waren. Printmedien seien mit Inhalt en versehen ; Kopierpapier sei dagegen nach seiner Zweckbestimmung unbedruckt und weise allenfalls Farbe, Dekorationselemente oder Wasserzeichen auf. Kopierpapier und Printmedien seien weder miteina n- der konkurrierende noch einander ergänzende Produkt e. Der Verbraucher nehme daher nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 12 13 14 - 7 - a a) Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistu n- gen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem G e- biet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft we r- den, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den De nkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geu r- teilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellu n- gen getragen wird ( BGH, Urteil vom 20. September 2007 I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 Kinderzeit ; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 42 idw ; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERADOS/ DESPERADO ). bb) Das Bundespatentgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt, dass e ine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren grundsät z- lich anzunehmen ist , wenn diese unt er Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffe n- heit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs - und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzu ng, ihrer wir t- schaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demse lben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen U n- terne hmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 C 416/04 P, Slg. 2006, I 4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 VITAFRUIT; EuGH, GRUR - RR 2009, 356 Rn. 65 Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILI X]; BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kinderzeit ; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERA - DOS/ DESPERADO ). Es hat weiter mit Recht angenommen, dass von einer absoluten Ware n- unähnlichkeit nur dann ausgegangen werden kann, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des A b- 15 16 17 - 8 - stands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 METROBUS; GRUR 20 12 , 1145 Rn. 34 Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 DESPERADOS/ DESPERADO ). cc) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe sich i m angegriffene n Beschluss mit diesen Gesichtspunkten nicht näher befasst und das entsprechende Vorbri ngen der Widersprechenden nicht hinre i- chend berücksichtigt. Bei zutreffender Würdigung zeig e sich, dass die hier in Rede stehenden Waren zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufw i e- se n. (1 ) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, f ür die Ähnlichkeit der Waren " Papier für Kopierzwecke " und " Druckschriften, Druckerzeugnisse " sp reche der funktionale Zusammenhang dieser Produkte. Papier sei zwingende Voraussetzung für die E rstellung der von der angegriffenen Marke beanspruc h- ten Waren " Printmed ien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbeso n- dere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien " . Ohne Papier gäbe es keine einzige der genannten Warengruppen. Dabei sei Papier nicht einfach nur ein im Rahmen des Herstellungsprozesses eingeset zter Rohstoff, sondern ein zentraler , im fertigen Produkt erkennbarer und zudem wertbildender Bestan d- teil, da von der Wahl des Pa piers die Qualität des gesamten Druckerzeugnisses abhäng e . Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit ist allerding s insb e- sondere der Verwendungszweck der Waren von Bedeutung; i n diesem Z u- sammenhang kann ihre Eigenart als einander ergänzende Waren eine maßge b- liche Rolle spielen ( vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 Canon ; BGH, Urteil vom 16. November 2000 I ZR 34/98, G RUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 18 19 20 - 9 - EVIAN/REVIAN; Urteil vom 19. Februar 2004 I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 Ferrari - Pferd ) . F ür den Verkehr liegt im Allgemeinen die Annahme nahe , dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können ( BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 15 DESPERA - DOS/DESPERADO; Ingerl/Rohnke, Marken gesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735). Die Annahme, zwischen den hier in Rede stehenden Waren bestehe ein solcher funktionaler Zusammenhang , liegt allerdings fern. D ie Widerspruch s- m arke genießt keinen Schutz für die Ware " Papier " schlechthin ; vielmehr kann s ie allein Schutz für die Ware " Papier für Kopierzwecke " beanspruchen . Der Verwendungszweck der Ware " Papier für Kopierzwecke " ist im Unterschied zum Verwendungszweck der Ware " Papier " von vornherein beschränkt. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestell t, dass ein Hersteller von Printm edien für die Herstellung seiner Druck schriften und Druckerzeug nisse und insbeso n- dere von Zeitungen, Zeitschriften und Bücher n in der Regel Kopierp apier ve r- wendet . Die Rechtsbeschwerde hat nicht ge ltend gemacht , das Bundesp aten t- gericht habe entsprechenden Vortrag der Widersprechenden übergangen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Kopierpapier wie die Rechtsbeschwerde geltend macht regelmäßig für die Produktion von Prin t- medien verwendet wird und einen erke nnbaren und wertbildenden Bestandteil der produzierten Printmedien bildet. (2 ) Die Rechtsbeschwerde macht weiter vergeblich geltend, die einander gegenüberstehenden Waren ergänzten sich auch insoweit, als das von der W i- derspruchsmarke beanspruchte " Pap ier für Kopier zwecke " dazu eingesetzt werden k önne , die von der angegriffenen Marke beanspruchten " Printmedien, 21 22 - 10 - nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschri f- ten und Bücher, Fotografien " ganz oder teilweise zu vervielfältigen. Daraus ergibt sich kein rechtserheblicher Berührungspunkt dieser W a- ren. D erartige Vervielfältigungen werden nicht vom Hersteller der Printmedien, sondern in aller Regel von de re n Erwerbern oder Nutzern an gefertigt. D er U m- stand, dass Printmedien auf Ko pierpapier vervielfältig t werden können, ist daher nicht geeignet, die Vorstellung hervorzurufen, beide Waren stammten aus de m- selben Unternehmen oder zwischen dem Hersteller eines Printmediums und dem Produzenten von Kopierpapier bestünden wirtschaftliche Verbindungen. (3 ) Die Rechtsbeschwerde macht ferner ohne Erfolg geltend, ein funkti o- neller Zusammenhang der Vergleichswaren ergebe sich auch daraus, dass nach der Einführung des Digitaldrucks praktisch jedermann mit Hilfe eines Computers, eines Drucker s und von Kopier p apier dazu in der Lage sei , Druc k- schriften oder Druckerzeugnisse her zu stellen, die von in einem Druckbetrieb gefertigt en Druckschriften oder Druckerzeugnisse n k aum zu unterscheiden se i- en ; w er Druckschriften und Druckerzeugnisse in einem Um fang herstellen und vertreiben wolle , der die Beauftragung einer Druckerei nicht rechtfertig e , w erde für ihre Herstellung folglich Kopierpapier verwenden . Auch in einem solchen Fall wird der angesprochene Verkehr nicht a n- nehmen, der Hersteller der Druc kschrift oder des Druckerzeugnisses sei auch der Hersteller des Kopie rpapiers. Der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang herangezogene Beschluss des Bundespatentgerichts vom 4. April 2007 ( 29 W [ pat ] 98/06 , juris ) vermag ihre Auffassung nicht zu stützen. Diesem Beschluss lag eine andere Fallgestaltung zugrunde, bei der die Ware " Druckereierzeugnisse " den Waren " Papier, Pappe (Karton) und Waren aus 23 24 25 - 11 - diesen Materialien " gegenüberstand (vgl. BPatG, Beschluss vom 4. April 2007 29 W [pat] 98/06, juris Rn. 23) . (4 ) Die Rechtsbeschwerde rügt weiterhin im Ergebnis ohne Erfolg , das Bundespatentgericht habe sich dadurch, dass es dem Vertrieb von " Papier zu Kopierzwecken " und " Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien " in denselben Verkaufsstätten jede Bedeutung abgesprochen ha be , über den Grundsatz hi n- weggesetzt, dass Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Vertriebswege bei der B e- urteilung der Warenähnlich keit zu berücksichtigen seien. Richtig ist allerdings, dass die Vertriebswege der jeweiligen Waren s o- wohl nach der Begründung des Regierungsentwurfs zum Marken rechtsrefor m- gesetz (BT - Drucks. 12/6581, S. 72) als auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 Kinderzeit, GRUR 2008, 714 Rn. 32 idw ) bei der Beurte i- lung der Warenähnlich keit zu berücksichtigen sind. Allerdings komm t d en Ve r- hältnisse n beim Vertrieb der Waren häufig nur ein geringeres Gewicht zu (vg l. BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 16 DESPERADOS/DESPERADO; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN). Das Bundespatentgericht hat berücksichtigt, dass es Geschäfte gibt, in denen Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben kö n- nen. Es hat aber ohne Rechtsfehler angenommen, dass dieser Umstand keine Ähnlichkeit dieser Waren begründet. D er angesprochene Verkehr wird dar aus, dass in einer Verkaufsstelle wie etwa einem Sch reibwaren geschäft sowohl Zeit - schriften , Zeitungen oder Bücher als auch K opie rpapier erworben werden kö n- nen, erfahrungsgemäß nicht auf eine mögliche Herkunft der unterschiedlichen 26 27 28 - 12 - Waren aus demselben Betrieb oder von miteinander verbundenen Herstellern schließen . (5 ) Die Rechtsbeschwerde macht schließlich ohne Erfolg gelten d, der Umstand, dass die Parteien eines anderen Verfahrens vor dem Bundespaten t- gericht die Identität oder Ähnlichkeit der auch im vorliegenden Verfahren in R e- de stehenden Waren unstreitig gestellt hätten, könne als Indiz für eine Ähnlic h- keit d ieser Waren h erangezogen werden. Dass die Parteien eines Verfahrens die Identität oder Ähnlichkeit von Waren unstreitig gestellt haben, lässt nicht darauf schließen, dass diese Waren tatsächlich miteinander identisch oder einander ähnlich sind. Im Übrigen ging es i n dem von der Rechtsbeschwerde genannten Verfahren vor dem Bundesp a- tentgericht (Beschluss vom 7. April 2008 29 W [pat] 147/ 05) nicht um diese l- ben Waren wie i n der vorliegenden Sache . In jenem Verfahren wurde vielmehr au f grund eines unter anderem auf die Waren " " ge stützten Widerspruchs eine Marke unter a n- derem für die Waren " Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materi a- chreibwaren; [...] " gelöscht (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. April 2008 29 W [pat] 147/05, juris Rn. 34) . Die hier in Rede stehenden Waren " Printmedien " oder " Papier zu Kopierzwecken " waren dag e- gen nicht Gegenstand jenes Verfahrens. 29 30 - 13 - IV. Die Kostenentsc heidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG . Büscher Schaffert Kirchhoff Koch Schwonke Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.09.2013 - 27 W (pat) 76/12 - 31
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