I ZB 8/01 - I. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSSI ZB 8/01Verkündet am: 30. Oktober 2003WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein der Rechtsbeschwerdesachebetreffend die Marke Nr. 2 905 137 - 2 -Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlungvom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und dieRichter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffertbeschlossen:Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2000wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 e-setzt.Gründe: I.Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. April 1995 die Marke Nr.2 905 137P21Sfür Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-,Wasch- und Poliertücher und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Per-sonenkraftfahrzeuge, eingetragen.Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit etwa achtzig Mit-arbeitern, begehrt die Löschung dieser und einer weiteren für die Markeninhaberin - 3 -eingetragenen Marke (S100), weil die Markeninhaberin bei der Anmeldung derMarken bösgläubig gewesen sei. Die Marke „S100“, die für Reinigungs-, Pflege-,Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und-schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motorräder, eingetragen ist, ist Ge-genstand eines Parallelverfahrens (I ZB 9/01).Die Antragstellerin stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für Leichtmetallräderund seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädernher. Das Reinigungsmittel für Leichtmetallräder vertreibt sie unter der Bezeich-nung „P21S“, den Motorradreiniger unter der Bezeichnung „S100“. 1984 beschloßsie, diese beiden Produkte auch in die USA zu exportieren. Zu diesem Zweck ar-beitete sie mit der dort ansässigen (späteren) Markeninhaberin zusammen, dievereinbarungsgemäß den Vertrieb der beiden Produkte in den USA übernahm und„P21S“ und „S100“ als eigene Marken beim US-Patent- und Markenamt eintragenließ.1992 endete die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Streit. DieAntragstellerin stellte die Belieferung der Markeninhaberin mit den Produkten„P21S“ und „S100“ ein. Ihr Versuch, die beiden US-Marken „P21S“ und „S100“ aufsich übertragen zu lassen, schlug fehl. Seit Mai 1992 vertreibt vielmehr die Mar-keninhaberin in den USA unter diesen Zeichen zwei entsprechende Produkte – einReinigungsmittel für Leichtmetallräder und einen Motorradreiniger –, die sie inDeutschland von einem Wettbewerber der Antragstellerin herstellen und mit denZeichen „P21S“ bzw. „S100“ versehen läßt.Am 1. Oktober 1994 meldete die Markeninhaberin die Zeichen „P21S“ und„S100“ beim Deutschen Patentamt zur Eintragung als Warenzeichen an und er-klärte sich nach einer entsprechenden Anfrage hinsichtlich beider Anmeldungenmit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. Daraufhin - 4 -wurden beide Zeichen mit diesem Zeitrang in das Markenregister eingetragen.Auch die Antragstellerin meldete noch 1994 „P21S“ und „S100“ beim DeutschenPatentamt zur Eintragung an. Nachdem sie sich ebenfalls mit einer Zeitrangver-schiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide Zei-chen auch für sie in das Markenregister eingetragen, und zwar „P21S“ für „Rost-schutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifen-färbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, ins-besondere Metallreiniger und Felgenreiniger“, und „S100“ für „Rost- und Korrosi-onsschutzmittel, insbesondere für Motorräder; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- undSchleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei Kraftfahrzeugen“.Die Markeninhaberin vertreibt die beiden mit den Marken „P21S“ und „S100“versehenen Produkte in erster Linie in den USA. Der zu ihren Kunden zählendeMotorradhersteller Harley-Davidson verkauft jedoch die bei der Markeninhaberin inden USA erworbenen, mit dem Zeichen „S100“ versehenen Motorradreiniger auchin Deutschland. Nachdem die deutsche Tochtergesellschaft von Harley-Davidsonvon der Antragstellerin abgemahnt worden war, hat ihr die Markeninhaberin rück-wirkend eine Lizenz für die Benutzung der Marke „S100“ erteilt.Die Antragstellerin hat vorgetragen, sie habe an der Bezeichnung „P21S“ ei-nen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Umsätze mit dem ent-sprechenden Reinigungsmittel für Leichtmetallräder hätten von 1989 bis 1995 ins-gesamt fast 9 Mio. DM betragen, und zwar 1989 annähernd 1,2 Mio. DM und 1994annähernd 1,6 Mio. DM, davon mehr als 80% in Deutschland. Der Werbeaufwandfür das Produkt habe etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Das Produkt sei miteinem Marktanteil von 40% mit Abstand Marktführer in Deutschland. In Kenntnisdieses Besitzstandes habe die Markeninhaberin „P21S“ angemeldet, um die An-tragstellerin in ihrem Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise zubehindern. Die Markeninhaberin habe bösgläubig gehandelt. - 5 -Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt Antrag auf Löschung derfür die Markeninhaberin eingetragenen Marke „P21S“ gestellt. Die Markeninhabe-rin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.Die Markeninhaberin hat vorgetragen, sie habe bei der Anmeldung keineKenntnis von einem etwaigen (von ihr im übrigen bestrittenen) wertvollen Besitz-stand der Antragstellerin gehabt. Die Anmeldung sei auch nicht in Behinde-rungsabsicht, sondern in Ausübung eines berechtigten Interesses, nämlich alleinzu dem Zweck erfolgt, die Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezo-genen, für den Vertrieb in den USA bestimmten Reinigungsmittels für Leichtmetall-räder unbehelligt von denkbaren künftigen Schutzrechten der Antragstellerin ander Bezeichnung „P21S“ zu ermöglichen. Die Markeninhaberin sei wegen der fürdie Antragstellerin mit gleichem Zeitrang eingetragenen Marke „P21S“ auch recht-lich nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern.Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patentamts hat die Lö-schung der Marke beschlossen. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Mar-keninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG Mitt. 2001,389).Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Markenin-haberin. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.II.Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Markeninhaberinbei der Anmeldung bösgläubig gewesen und die Marke daher gemäß § 50 Abs. 1Nr. 4 MarkenG zu löschen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:Die Bestimmung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG erfasse unter anderem auchdie Fälle, in denen sich die Markenanmeldung als sittenwidriger Behinderungs- - 6 -wettbewerb darstelle. Danach liege ein Löschungsgrund vor, wenn der Markenin-haber ein von einem Dritten verwendetes Zeichen in Kenntnis des erwirtschaftetenBesitzstandes und mit dem Ziel, diesen Besitzstand zu stören, ohne hinreichendensachlichen Grund als Marke für identische oder ähnliche Waren angemeldet habe.Die Antragstellerin habe zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke einensowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsichtschutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „P21S“ für Leichtme-tallradreiniger erworben. Sie habe diese Bezeichnung seit 1976 ununterbrochenfür einen Leichtmetallradreiniger benutzt und damit erhebliche Umsätze erzielt.Die Umsätze hätten einen erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antrag-stellerin ausgemacht. Im Hinblick auf diese langjährige, von insgesamt steigendenUmsätzen gekennzeichnete und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtigeBenutzung des Zeichens „P21S“ sei ein wirtschaftlich wertvoller, nicht unerhebli-cher Besitzstand der Antragstellerin zu bejahen. Dabei sei auch zu berücksichti-gen, daß es sich bei einem Reinigungsmittel für Leichtmetallräder um ein verhält-nismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis handele. Zu-sätzlich bestätigt werde diese Beurteilung durch die vorgelegte GfK-Marktstudiefür 1992, nach der der Marktanteil des Reinigers „P21S“ im Kraftfahrzeugeinzel-handel bei 29% gelegen habe. „P21S“ habe damit 1992 mit einem Abstand vonsechs Prozentpunkten zum nächsten Konkurrenzprodukt an erster Stelle gelegenund habe in der Folge – wie sich aus einer weiteren GfK-Marktstudie ergebe –seine Marktstellung weiter ausgebaut.Der Besitzstand sei auch rechtlich schutzwürdig. Dem stehe nicht entgegen,daß nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung noch geltenden alten Recht Zeichen,die ausschließlich aus Zahlen oder einzelnen Buchstaben bestanden hätten,grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen gewesen seien und daß diesesEintragungshindernis auch auf Kombinationen von Zahlen und einzelnen Buch- - 7 -staben erstreckt worden sei. Dieser erweiternden Auslegung habe bereits seit dem1. Januar 1993 die – erst zum 1. Januar 1995 mit zweijähriger Verspätung in na-tionales Recht umgesetzte – Markenrechtsrichtlinie entgegengestanden, in der dieabsoluten Schutzhindernisse abschließend geregelt seien und die ein solchesEintragungshindernis nicht kenne.Die Markeninhaberin habe – so die Überzeugung des Beschwerdegerichts –zum Anmeldezeitpunkt hinreichende Kenntnis von dem schutzwürdigen Besitz-stand der Antragstellerin an der Bezeichnung „P21S“ gehabt. An den Nachweiseiner solchen Kenntnis dürften keine hohen Anforderungen gestellt werden. Dieangegriffene Marke sei von der Markeninhaberin auch mit dem Ziel einer Störungdes Besitzstands der Antragstellerin angemeldet worden. Dem stehe nicht entge-gen, daß die Markeninhaberin wegen der der Antragstellerin zustehenden zeit-ranggleichen identischen Marke „P21S“ rechtlich nicht in der Lage sei, aus der imStreit stehenden Marke gegen die Antragstellerin vorzugehen. Für die Annahmeeiner Störung des Besitzstandes genüge es vielmehr, daß die Antragstellerin esim Falle des Bestands der Streitmarke hinnehmen müsse, daß Konkurrenzware inDeutschland mit der Marke „P21S“ gekennzeichnet werde. Zwar werde die mit derangegriffenen Marke gekennzeichnete Konkurrenzware unmittelbar exportiert. DieAntragstellerin könnte aber nichts dagegen unternehmen, wenn die Markeninha-berin die mit der Marke „P21S“ gekennzeichnete Konkurrenzware in Deutschlandvertreibe oder – wie bereits im Fall Harley-Davidson geschehen – vertreiben lasse.Die Markeninhaberin habe auch kein eigenes schützenswertes Interesse ander Streitmarke, um den Bezug des Reinigungsmittels von einem anderen deut-schen Hersteller abzusichern. Fraglich sei schon, ob die Markeninhaberin in An-betracht des schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerin ein berechtigtes In-teresse daran beanspruchen könne, daß ihre Konkurrenzware gerade inDeutschland mit der Marke „P21S“ gekennzeichnet werde. Diese Kennzeichnung - 8 -könne ebenso gut in den USA vorgenommen werden, auch wenn dies mit einemgewissen Mehraufwand verbunden sei. Entscheidend sei, daß die angegriffeneMarke ihrer Inhaberin eine Rechtsmacht verleihe, die erheblich über das alsRechtfertigungsgrund für die Markenanmeldung angeführte Interesse an der mar-kenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschlandhinausreiche.III.Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerdehaben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daßdie Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke „P21S“ i.S. von § 50 Abs. 1Nr. 4 MarkenG bösgläubig war.1.Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 Mar-kenG ist – wie das Bundespatentgericht mit Recht ausgeführt hat – jedenfallsdann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrigerfolgt ist (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 =Sonderheft Bl.f.PMZ S. 89). Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zumaußerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGBunter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in derRechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläu-bigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH,Urt. v. 9.10.1997 – I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 – Analgin;Urt. v. 10.8.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1033 = WRP 2000, 1293 –EQUI 2000; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markenge-setz, 2. Aufl., § 50 Rdn. 10).Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann aus-gegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, daß ein andererdasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen - 9 -formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sitten-widrigkeit müssen vielmehr auf seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeitbegründende Umstände hinzutreten. Sie können darin liegen, daß der Markenin-haber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hateintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vor-benutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstandzu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2000,1032, 1034 – EQUI 2000, m.w.N.).2.Diese Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht im Streitfall zutref-fend bejaht.a)Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen,daß ein schützenswerter Besitzstand sich stets auf ein Zeichen beziehen muß,das zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Für eine sol-che Einschränkung besteht keine Veranlassung. Zwar handelte es sich bei denbislang entschiedenen Fällen durchweg um Sachverhalte, bei denen das Zeichenbereits zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Ein Be-dürfnis nach einem Schutz vor einer bösgläubigen Markenanmeldung besteht aberauch und gerade in Fällen, in denen ein Eintragungshindernis durch eine Geset-zesänderung entfällt. Denn in diesen Fällen wäre der Vorbenutzer, der sich mitdem bislang nicht eintragungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erar-beitet hat, sonst wehrlos den Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit dem-selben Zeitrang wie der Vorbenutzer dieses Zeichen eintragen lassen können. Beieiner Änderung der Rechtslage kann dem Vorbenutzer – anders als in Fällen, indenen sich die Benutzung auf ein eintragungsfähiges Zeichen bezieht – nicht vor-gehalten werden, er habe es versäumt, das Zeichen rechtzeitig anzumelden. - 10 -Im Streitfall bedarf es daher keiner Klärung, ob nach Ablauf der für die Um-setzung der Markenrechtsrichtlinie gesetzten Frist am 1. Januar 1993 jedenfallsKombinationen aus Zahlen und einzelnen Buchstaben – in Abkehr der bis dahingeübten, auf § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gestützten deutschen Praxis – hätten eingetra-gen werden müssen (vgl. zu Zahlwörtern BGH, Beschl. v. 3.6.1993 – I ZB 9/91,GRUR 1993, 825, 826 – Dos). Denn der Besitzstand, den die Antragstellerin erar-beitet hat, ist auch dann gegenüber einem bösgläubigen Anmelder schutzwürdig,wenn das in Rede stehende Zeichen vor dem 1. Januar 1995 nicht eintragungsfä-hig war.b)Nach den vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen verfügtedie Antragstellerin zum Zeitpunkt der Anmeldung (Oktober 1994) ebenso wie zudem für den Zeitrang der Streitmarke maßgeblichen Zeitpunkt (1.1.1995) über ei-nen wertvollen Besitzstand. Der Radreiniger „P21S“ der Antragstellerin ist seit1976 auf dem Markt. Die Umsätze bewegten sich bei durchweg steigender Ten-denz in der ersten Hälfte der neunziger Jahre im Millionen-DM-Bereich. Was denAbsatz über den Fachhandel angeht, war die Antragstellerin Marktführerin. Esunterliegt keinem Zweifel, daß ein solches im Markt hervorragend eingeführtesProdukt mit stetigen, wachsenden Absatzchancen für ein mittelständisches Unter-nehmen wie die Antragstellerin einen wertvollen Besitzstand darstellt. Auf die ab-soluten Stückzahlen der verkauften Produkte, die aus der Sicht der Rechtsbe-schwerde eher unbedeutend sind, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.c)Die Feststellung des Bundespatentgerichts, der Geschäftsführer derMarkeninhaberin habe Kenntnis von dem wertvollen Besitzstand gehabt, den sichdie Antragstellerin mit ihrem Produkt „P21S“ erarbeitet hatte, wird von der Rechts-beschwerde nicht angegriffen und läßt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen. - 11 -d)Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, die Markeninhaberinhabe die Streitmarke mit dem Ziel angemeldet, den Besitzstand der Antragstellerinzu stören. Auch diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.Dabei hat das Bundespatentgericht nicht verkannt, daß die Markeninhaberindie Streitmarke nicht dazu einsetzen kann, die Antragstellerin von der Benutzungihres eigenen (identischen) Zeichens auszuschließen. Denn nach der Registerlagebesteht zwischen den beiden „P21S“-Marken eine Koexistenz: Die Parteien kön-nen diese Marken nicht einsetzen, um eine Benutzung des Zeichens durch denjeweils anderen Inhaber zu unterbinden. Die Ausschließlichkeitsrechte des Mar-keninhabers können in diesem Fall nur jeweils gegen Dritte eingesetzt werden.Dennoch hat das Beschwerdegericht das Ziel der Besitzstandsstörung mitRecht bejaht. Es ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Markeninhaberin mitder Anmeldung der Streitmarke in Deutschland in erster Linie das Ziel verfolgt ha-ben mag, den bisherigen Produktionsablauf ihres eigenen Reinigungsmittels mar-kenrechtlich abzusichern und zu verhindern, daß die Antragstellerin es ihr unter-sagt, diesen Reiniger in Deutschland in Behältnisse abfüllen zu lassen, die mitdem Zeichen „P21S“ versehen sind. Das Bundespatentgericht hat auch zu Rechtangenommen, daß allein durch diese Nutzung der (inländische) Besitzstand derAntragstellerin noch nicht tangiert wird. Von der Eintragung der Streitmarke gehtaber darüber hinaus ein erhebliches Störpotential aus, weil sie der Markeninhabe-rin die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Reiniger unter dem eingeführten Namendes Produkts der Antragstellerin auch in deren Heimatmarkt anzubieten. Auchwenn diese Möglichkeit für die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Streitmar-ke nicht im Vordergrund gestanden haben mag, zeigt doch die Erteilung einer Li-zenz an der Marke „S100“ zugunsten der deutschen Tochtergesellschaft von Har-ley-Davidson, daß die Markeninhaberin gewillt war, die Eintragung ihrer Markeneinzusetzen, um ihr eigenes Produkt auch in Deutschland abzusetzen. - 12 -e)Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß sich die Mar-keninhaberin für die Anmeldung der Streitmarke nicht auf ein durchgreifendes ei-genes berechtigtes Interesse stützen kann. Dabei kann offenbleiben, ob für dasberechtigte Interesse bereits ausreicht, daß es für die Markeninhaberin kosten-günstiger ist, an der schon seit 1992 praktizierten Konfektionierung ihres Reini-gungsmittels in Deutschland festzuhalten, statt die Reinigungsflüssigkeit in dieUSA zu transportieren und dort in mit dem Zeichen „P21S“ versehene Behältnisseabzufüllen. Denn bei der Bewertung der Interessen der Markeninhaberin kannnicht außer Betracht bleiben, daß sie im Falle des Zeichens „S100“ die ihr einge-räumte Rechtsposition dazu benutzt hat, den Absatz ihrer Produkte auch inDeutschland zu ermöglichen. Das berechtigte Interesse an der Eintragung derStreitmarke muß unberücksichtigt bleiben, wenn die Gefahr besteht, daß die Stel-lung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zuziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden kann. - 13 -IV.Danach ist die gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts gerichteteRechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Mar-kenG zurückzuweisen.Ullmannv. Ungern-SternbergBornkammPokrantSchaffert

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