BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 81/09 vom 9. September 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 306 11 652 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Yoghurt-Gums MarkenG 247247 48, 50, 54; 247 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1 a) Ein Teilverzicht auf die Marke kann auch im L366schungsverfahren nicht be-dingt erkl344rt werden. b) Sieht der Markeninhaber in der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespa-tentgericht von der Erkl344rung eines Teilverzichts auf die Marke durch eine Beschr344nkung des Warenverzeichnisses ab, weil das Gericht die Erkl344rung eines Teilverzichts auch noch nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung als grunds344tzlich unbedenklich bezeichnet, ist der Anspruch auf rechtliches Ge-h366r verletzt, wenn der rechtliche Hinweis des Gerichts nicht hinreichend klar erkennen l344sst, dass es nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung lediglich einen Teilverzicht ber374cksichtigen will, der sich auf eine blo337e Streichung einzelner Begriffe des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses be-schr344nkt. BGH, Beschluss vom 9. September 2010 - I ZB 81/09 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Ver-k374ndungs Statt am 10. September 2009 zugestellte Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. F374r die Markeninhaberin ist seit dem 24. April 2006 die Wort-/Bildmarke Nr. 30611652 1 - 3 - unter anderem f374r Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (S374337waren) und Bonbons in das Markenregister eingetragen. 2 Auf Antrag der Antragstellerinnen hat die Markenabteilung des Deut-schen Patent- und Markenamts die L366schung der Marke f374r diese Waren ange-ordnet. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zu-r374ckgewiesen (BPatG, GRUR-RR 2009, 426). Hiergegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Versagung des rechtli-chen Geh366rs r374gt. 3 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzun-gen f374r eine L366schung der Marke nach 247 8 Abs. 2 Nr. 1, 247 50 Abs. 1 MarkenG f374r Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (S374337waren) und Bonbons vorl344gen. Zur Be-gr374ndung hat es ausgef374hrt: 4 Die Markenabteilung habe zutreffend festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "Yoghurt-Gums" im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren um einen sachbeschreibenden Hinweis auf Gummibonbons mit Joghurtanteil bzw. -geschmack handele. Das der englischen Sprache entnommene Wort "Gums" werde im inl344ndischen Verkehr zur Beschreibung von Fruchtgummiprodukten verwendet. Der Bestandteil "Yoghurt" gebe an, dass die beanspruchten Waren unter Verwendung von Joghurt hergestellt seien. Da die Kombination der f374r sich genommen schutzunf344higen Wortbestandteile "Yoghurt" und "Gums" kei-nen Gesamteindruck erwecke, der 374ber die Zusammenf374gung beschreibender Elemente hinausgehe, fehle ihr - auch unter Ber374cksichtigung der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke - die Eignung zur betrieblichen Herkunfts-bezeichnung. 5 - 4 - 6 Die Markeninhaberin k366nne auch nicht damit geh366rt werden, dass sie nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung das Warenverzeichnis in erster Linie auf die Waren Zuckerwaren, n344mlich Fruchtgummi, Weingummi, Schaumzuckerbonbons, Gummibonbons, Bonbons, Lakritze (S374337waren), Konfekt, Brausepulverkompri-mate zum Essen, Brausepulver zum Essen, Salzlakritz, Hartkaramellen, Marzi-pan, Eiskonfekt, Krokant, Lakritzstangen, Pfefferminzbonbons, Nougat, Brause-lutscher, Lutscher, kandierte Fr374chte, s344mtliche der vorgenannten Zuckerwaren insbesondere unter Beif374gung von Joghurt-Pulver sowie hilfsweise weitergehend beschr344nkt habe. Bei einem gem344337 247 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verk374ndungs Statt zu-zustellenden Beschluss k366nne ein Teilverzicht auf die angegriffene Marke nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung grunds344tzlich nur ber374cksichtigt werden, sofern er sich auf die blo337e Streichung eines im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltenen Begriffs beschr344nke. Dagegen sei eine nachtr344g-liche Ber374cksichtigung ausgeschlossen, wenn - wie hier - der Wortlaut einge-tragener Begriffe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ver344ndert werde, weil dies stets eine nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung nicht mehr m366gliche Pr374fung auf etwaige unzul344ssige Erweiterungen erfordere. Die 304u337erung des Senats, eine nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung erfol-gende Beschr344nkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der Anmel-dung begegne grunds344tzlich keinen durchgreifenden Bedenken, habe sich er-kennbar ohne weiteres nur auf den - hier nicht gegebenen - Fall der zul344ssigen Einschr344nkung bezogen und gebe daher zur Wiederer366ffnung der m374ndlichen Verhandlung keinen Anlass. 7 III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. 8 - 5 - 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgef374hrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde er366ffnender Verfahrensmangel ger374gt wird. Die Rechtsbe-schwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Geh366rs (247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgef374hrt. Darauf, ob die R374ge durchgreift, kommt es f374r die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Rn. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte). 9 2. Die Rechtsbeschwerde ist begr374ndet. Das Verfahren vor dem Bundes-patentgericht verletzt die Markeninhaberin in ihrem Anspruch auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs (Art. 103 Abs. 1 GG, 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). 10 a) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Ver-fahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entschei-dung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu 344u337ern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erw344gung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG, NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH, Beschluss vom 10. April 2007 - I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Rn. 10 = WRP 2007, 788 - MOON). Das rechtliche Geh366r vor Gericht umfasst auch das Recht, Antr344ge zu stellen (BGH, Beschluss vom 14. Oktober 1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 - COMPUTER ASSOCIATES). Dabei ist das rechtliche Geh366r grunds344tzlich in der Weise zu gew344hren, die f374r das in Betracht kommende Verfahren vorgeschrieben ist (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS, mwN). 11 b) In der m374ndlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat das Gericht, wie im angefochtenen Beschluss dargelegt, den rechtlichen Hinweis 12 - 6 - erteilt, eine Beschr344nkung des Warenverzeichnisses nach Schluss der m374ndli-chen Verhandlung begegne grunds344tzlich keinen Bedenken. Die Rechtsbe-schwerde macht geltend, dieser Hinweis sei in seiner Allgemeinheit unzutref-fend gewesen, weil das Bundespatentgericht einen nach der m374ndlichen Ver-handlung erkl344rten Teilverzicht nur dann ber374cksichtige, wenn er durch blo337e Streichung einzelner Begriffe des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erfolge. In der Erteilung des fehlerhaften und irref374hrenden Hinweises liege eine Verletzung des Verfahrensgrundrechts der Markeninhaberin auf rechtliches Geh366r, weil sie im Falle eines zutreffenden richterlichen Hinweises die sp344ter erkl344rte Beschr344nkung des Warenverzeichnisses noch w344hrend der m374ndlichen Verhandlung vorgenommen h344tte. c) Hat wie im vorliegenden Fall nach 247 69 MarkenG eine m374ndliche Ver-handlung vor dem Beschwerdegericht stattgefunden, so ist nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung (247 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) aufgrund der dort er366r-terten Sach- und Rechtslage zu entscheiden. Nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung eintretende Tatsachen k366nnen, auch wenn die Endentscheidung statt der Verk374ndung zugestellt werden soll (247 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), grunds344tzlich nur ber374cksichtigt werden, wenn erneut in die m374ndliche Ver-handlung eingetreten (247 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG) oder statt dessen mit Zu-stimmung der Beteiligten das schriftliche Verfahren angeordnet wird (247 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 247 128 Abs. 2 ZPO). 13 Das gilt auch f374r die Tatsache des (teilweise) Erl366schens der Marke infol-ge eines (teilweisen) Verzichts des Markeninhabers (BGH, GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS). Nach 247 48 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung auf Antrag des Markeninhabers jederzeit f374r alle oder f374r einen Teil der Waren oder Dienst-leistungen, f374r die sie eingetragen ist, im Register gel366scht. Die teilweise Ein-schr344nkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stellt einen Teilver- 14 - 7 - zicht im Sinne von 247 48 Abs. 1 MarkenG dar (vgl. BGH, Beschluss vom 13. De-zember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 35 = WRP 2008, 1092 - idw). Der Verzicht kann auch in einem anh344ngigen Widerspruchs- oder L366schungs-verfahren erkl344rt werden und wird mit Abgabe der Erkl344rung unmittelbar wirk-sam (vgl. Begr374ndung zu 247 48 MarkenG, BlPMZ Sonderheft 1994, S. 88; BGH, GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS). Da die Erkl344rung materiell-rechtlich ohne weiteres zum vollst344ndigen oder teilweisen Erl366schen der Marke f374hrt, kann sie auch im L366schungsverfahren nicht bedingt abgegeben werden (BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 35 - idw, mwN). Soweit sich aus der Senatsentscheidung vom 24. Februar 2005 - I ZB 2/04 - MEY/Ella May (GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744) etwas anderes ergibt, wird daran nicht festgehalten. d) Es kann dahingestellt bleiben, ob der in der m374ndlichen Verhandlung erteilte Hinweis des Beschwerdegerichts, gegen eine nach Schluss der m374ndli-chen Verhandlung erfolgende Beschr344nkung des Warenverzeichnisses best374n-den grunds344tzlich keine Bedenken, schon deshalb unzutreffend war, weil die Ber374cksichtigung einer solchen Verzichtserkl344rung wie jeder anderen nachtr344g-lich eintretenden Tatsache stets die Wiederer366ffnung der m374ndlichen Verhand-lung oder den 334bergang in das schriftliche Verfahren mit Zustimmung der Ver-fahrensbeteiligten (vgl. BGH, GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS) voraus-setzt, oder ob ein solcher Verzicht nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung auch ohne deren Wiederer366ffnung (ausnahmsweise) dann ber374cksichtigt wer-den kann, wenn er sich auf die blo337e Streichung eines im Waren- und Dienst-leistungsverzeichnis enthaltenen Begriffs beschr344nkt. Denn die Markeninhabe-rin ist in der Wahrnehmung ihrer Rechte jedenfalls dadurch erheblich beein-tr344chtigt worden, dass aus dem erteilten richterlichen Hinweis nicht mit der ge-botenen Klarheit erkennbar war, dass eine Ber374cksichtigung eines nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung erkl344rten Teilverzichts von bestimmten einschr344nkenden Voraussetzungen abh344ngig sein sollte. Der Auffassung des 15 - 8 - Bundespatentgerichts, der Hinweis habe sich erkennbar nur auf den - hier nicht gegebenen - Fall der nach Ansicht des Bundespatentgerichts zul344ssigen Ein-schr344nkung, also auf die blo337e Streichung eines Waren- oder Dienstleistungs-begriffs, bezogen, kann nicht gefolgt werden. Der Wortlaut des Hinweises, der sich angesichts der Verfahrenssituation aus der Sicht der Markeninhaberin er-sichtlich darauf beziehen sollte, ob ein Teilverzicht durch Beschr344nkung des Warenverzeichnisses nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung noch vom Beschwerdegericht ber374cksichtigt werden w374rde, bietet f374r ein solches Ver-st344ndnis keinen Anhaltspunkt. Die Erkl344rung einer Beschr344nkung des Waren-verzeichnisses nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung ist im Gegenteil als grunds344tzlich unbedenklich bezeichnet worden. Wird eine Verfahrenshandlung vom Gericht als grunds344tzlich unbedenklich bezeichnet, kann ein Verfahrensbe-teiligter davon ausgehen, dass sie - sofern die allgemeinen Voraussetzungen jeder Verfahrenshandlung gegeben sind - im Allgemeinen und nicht nur bei Vor-liegen weiterer besonderer Voraussetzungen zul344ssig ist. Die Markeninhaberin musste den Hinweis des Beschwerdegerichts auch nicht aus anderen Gr374nden dahin verstehen, dass ein Teilverzicht auf die Mar-ke nach Schluss der m374ndlichen Verhandlung trotz der grunds344tzlichen Unbe-denklichkeit einer solchen Erkl344rung nur ber374cksichtigt werden k366nnte, wenn er sich auf eine blo337e Streichung von Begriffen des Warenverzeichnisses be-schr344nkte. Eine der Ansicht des Bundespatentgerichts entsprechende gesetzli-che Regelung besteht nicht. Der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs l344sst sich gleichfalls nichts f374r eine solche Auffassung entnehmen. Soweit sich das Beschwerdegericht in der angefochtenen Entscheidung auf den (im Wider-spruchsverfahren ergangenen) Beschluss des 24. Senats des Bundespatentge-richts vom 13. August 2002 (24 W (pat) 32/01, GRUR 2003, 530, 531 - Wald-schl366337chen) bezieht, ist bei Erteilung des gerichtlichen Hinweises eine aus-dr374ckliche oder erkennbare Bezugnahme, aus der die Markeninhaberin ent- 16 - 9 - nehmen konnte, dass das Beschwerdegericht sich dieser Rechtsprechung (f374r das L366schungsverfahren) anschlie337en wollte, nicht erfolgt. 17 e) Das Bundespatentgericht hat sich nicht damit befasst, ob die von der Markeninhaberin erkl344rte Beschr344nkung des Warenverzeichnisses, soweit sie nicht hilfsweise, sondern unbedingt erkl344rt worden ist, einen wirksamen Teilver-zicht oder eine unzul344ssige Erweiterung enth344lt. Diese Beurteilung erfordert eine dem Tatrichter vorbehaltene Auslegung der Begriffe des (ge344nderten) Wa-renverzeichnisses, an der es hier fehlt. F374r die rechtliche Pr374fung in der Rechtsbeschwerdeinstanz ist daher das Vorbringen der Markeninhaberin zugrunde zu legen, dass die unbedingt erkl344rte 304nderung des Warenverzeich-nisses keine unzul344ssige Erweiterung enth344lt und auch im 334brigen inhaltlich zul344ssig ist. f) Da davon auszugehen ist, dass die Markeninhaberin bei einem zutref-fenden Hinweis des Beschwerdegerichts die Beschr344nkung des Warenver-zeichnisses schon in der m374ndlichen Verhandlung erkl344rt h344tte, hat das fehler-hafte Vorgehen des Bundespatentgerichts zur Verhinderung einer entsprechen-den prozessualen Erkl344rung der Markeninhaberin gef374hrt. In diesem Versto337 gegen die richterliche Hinweispflicht liegt demnach auch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Geh366r aus Art. 103 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 84, 188, 190). 18 - 10 - IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen (247 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). 19 Bornkamm RiBGH Pokrant ist in Urlaub Schaffert und kann daher nicht un-terschreiben. Bornkamm Bergmann Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.09.2009 - 26 W (pat) 72/07 -
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