BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 83/08 vom 29. Juli 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 398 45 189 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ATOZ III MarkenG 247 26 Abs. 1 und 3, 247 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art. 103 Abs. 1 Verweigert das Bundespatentgericht im markenrechtlichen Beschwerdeverfah-ren einem Beteiligten zu Unrecht Verfahrenkostenhilfe, ist der Anspruch auf rechtliches Geh366r nach Art. 103 Abs. 1 GG, 247 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG verletzt, wenn nicht auszuschlie337en ist, dass bei Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe eine anwaltlich vertretene Partei den Vortrag in tats344chlicher oder rechtlicher Hinsicht bereits im Beschwerdeverfahren und nicht erst im Rechtsbeschwerde-verfahren gehalten und das Bundespatentgericht deshalb eine f374r sie g374nstige-re Entscheidung getroffen h344tte. BGH, Beschluss vom 29. Juli 2009 - I ZB 83/08 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. B374scher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der an Ver-k374ndungs Statt am 4. Januar 2008 zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. Gr374nde: I. F374r den Markeninhaber ist seit dem 17. Juni 1999 die Marke Nr. 398 45 189 1 ATOZ - 3 - unter anderem f374r Dateienverwaltung mittels Computer; Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vervielf344ltigung von Dokumenten; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Textverar-beitung; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Aktualisieren von Com-puter-Software; Computer, Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software, Wartung; Computerberatungsdienste; Ver-mietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Betrieb von Datenbanken u.a. Analy-sieren, Aktualisieren und Weitergabe; Datenverarbeitung, Erstellen von Pro-grammen; Design von Computer-Software; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenverarbeitung; Erstellen von Programmen; Vermietung von Computer-Software, Datenverarbeitungsger344ten; Wartung von Computer-Software; Nach-richten374berbringung durch Internet eingetragen. Gegen die Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 13. Novem-ber 1997 f374r bestimmte EDV-Dienstleistungen (siehe unten Tz. 7) international registrierten Marke Nr. 685 856 2 Widerspruch erhoben. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch zun344chst die L366schung der angegriffenen Marke beschlossen. Auf die Erinnerung des Markeninhabers hat die Markenstelle die L366schung der Marke auf einen Teil der eingetragenen Dienstleistungen beschr344nkt. 3 - 4 - Dagegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und beantragt, ihm Verfahrenskostenhilfe f374r die Durchf374hrung des Beschwerdeverfahrens zu bewilligen. Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Bewilligung von Ver-fahrenskostenhilfe f374r das Beschwerdeverfahren als unzul344ssig verworfen (BPatG, Beschl. v. 12.1.2007 - 25 W (pat) 254/03, juris). Die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht hinsichtlich s344mtlicher vorstehend aufgef374hrter Dienstleistungen zur374ckgewiesen (BPatG, Beschl. v. 4.1.2008 - 25 W (pat) 254/03, juris). 4 Gegen diesen Beschluss richtet sich die (nicht zugelassene) Rechtsbe-schwerde des Markeninhabers. 5 II. Das Bundespatentgericht hat zur Begr374ndung des Beschlusses, mit dem es die Teil-L366schung der angegriffenen Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt zum Teil best344tigt hat, ausgef374hrt: 6 Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Wider-spruchsmarke durch Vorlage von Unterlagen hinsichtlich folgender Dienstleis-tungen glaubhaft gemacht: 7 Services in connection with the installation of point-of-sale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in the field of computing management of computer servers and value-added data transmission networks; programming for data processing machines. 8 Diese Dienstleistungen seien der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der kollidierenden Marken i.S. von 247 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zugrunde zu le-gen. Danach sei von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchs-marke und der angegriffenen Marke f374r die vorstehend unter I angef374hrten Dienstleistungen auszugehen. - 5 - III. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat Erfolg. 9 10 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbe-schwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgef374hrter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde er366ffnender Verfahrensmangel ger374gt wird. a) Der Senat hat entschieden, dass im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Vorschriften 374ber die Prozesskostenhilfe nach 247247 114 ff. ZPO gem344337 247 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend anwendbar sind und dass die gegenteilige Beurteilung des Bundespatentgerichts den Anspruch des Markeninhabers auf Gew344hrung rechtlichen Geh366rs verletzen kann (vgl. BGH, Urt. v. 14.8.2008 - I ZA 2/08, GRUR 2009, 88 Tz. 10 und 18 = WRP 2008, 1551 - ATOZ I). 11 b) Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Geh366rs, weil dem Markeninhaber die im Beschwerdeverfahren nachgesuchte Verfahrenskostenhilfe vom Bundespatentgericht versagt worden ist und er kei-nen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren mit seiner Vertretung beauftragen konnte. Sie hat im Einzelnen ausgef374hrt, was der Markeninhaber vorgetragen h344tte, wenn er durch einen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren vertreten gewesen w344re. Darauf, ob die R374gen durchgreifen, kommt es f374r die Statthaf-tigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (BGH, Beschl. v. 30.4.2008 - I ZB 4/07, GRUR 2008, 731 Tz. 8 = WRP 2008, 1110 - alphaCAM). Es ist deshalb entge-gen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung insoweit auch nicht ent-scheidend, ob die Rechtsbeschwerde neuen Tatsachenvortrag enth344lt, den der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht vorgebracht hat, weil er anwalt-lich nicht vertreten war. F374r die Zul344ssigkeit der Rechtsbeschwerde reicht es aus, dass im Einzelnen dargelegt wird, was der Markeninhaber 374ber den Vor-trag im Beschwerdeverfahren hinaus in tats344chlicher oder rechtlicher Hinsicht 12 - 6 - vorgebracht h344tte und dass dies die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu seinen Gunsten beeinflusst h344tte. Dies ist mit der Rechtsbeschwerdebegr374n-dung geschehen. 13 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begr374ndet. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Geh366rs des Markeninhabers. Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfah-rens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu 344u337ern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erw344gung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH, Beschl. v. 10.4.2007 - I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Tz. 10 = WRP 2007, 788 - MOON). 14 a) Das Bundespatentgericht hat die rechtserhaltende Benutzung der Wi-derspruchsmarke im Zeitraum von f374nf Jahren vor der Entscheidung nach 247247 26, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aufgrund der mit den Schrifts344tzen der Wi-dersprechenden vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten Un-terlagen f374r die in Rede stehenden Dienstleistungen als glaubhaft gemacht an-gesehen. Es hat als 374berwiegend wahrscheinlich angenommen, dass die Wi-dersprechende in den Jahren 2004 und 2005 mit verschiedenen Dienstleis-tungspaketen Ums344tze von 374ber 80 Mio. 200 erzielt hat und von dem Dienstleis-tungspaket "Infrastructure Solutions" mit einem Umsatzanteil von 30 Mio. 200 im Jahr 2006 ein Teil unter Verwendung der Widerspruchsmarke mit den in Rede stehenden Dienstleistungen erzielt worden ist. Es hat dahinstehen lassen, ob die Verwendung der Widerspruchsmarke in abweichender Form, und zwar mit dem Zusatz "Origin", den kennzeichnenden Charakter gem344337 247 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ver344ndert. Eine 304nderung des kennzeichnenden Charakters im 15 - 7 - Sinne dieser Vorschrift hat das Bundespatentgericht jedenfalls f374r die Benut-zung der Widerspruchsmarke mit den Zus344tzen "Workplace Solutions" und "Infrastructure Solutions" verneint. 16 b) Mit Erfolg r374gt die Rechtsbeschwerde, aus den vom Bundespatentge-richt in Bezug genommenen Unterlagen ergebe sich keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, was der Markeninhaber, wenn er anwalt-lich vertreten gewesen w344re, im Einzelnen geltend gemacht h344tte. aa) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von 247 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in 374blicher und sinnvoller Weise f374r die Wa-re oder Dienstleistung verwendet wird, f374r die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine k366rperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht m366glich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des 247 26 MarkenG kommen bei ihr daher grunds344tzlich nur die Anbringung der Mar-ke am Gesch344ftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenst344nden in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Gesch344ftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preis-listen, Rechnungen, Ank374ndigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen k366nnen, dass mit der Verwen-dung der Bezeichnung nicht nur der Gesch344ftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kenn- 17 - 8 - zeichengebrauch bezieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA). 18 Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach 247 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht ver344ndert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen ge-rade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL; Urt. v. 5.11.2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Tz. 50 = WRP 2009, 831 - Stofff344hnchen). bb) Zur Begr374ndung der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-spruchsmarke hat das Bundespatentgericht ausschlie337lich auf deren Verwen-dung im Jahre 2006 abgestellt und die rechtserhaltende Benutzung aus den mit den Schrifts344tzen vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten Un-terlagen hergeleitet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren sind daher auch nur diese Feststellungen zur Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-spruchsmarke heranzuziehen. Anders als von der Rechtsbeschwerdeerwide-rung geltend gemacht, sind die mit dem Schriftsatz vom 25. Oktober 2006 vor-gelegten Unterlagen zur Begr374ndung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht ma337geblich, weil sie den tatrichterlichen Feststellungen des Bundespatentge-richts nicht zugrunde liegen. 19 cc) Zutreffend macht die Rechtsbeschwerde geltend, dass die vom Bun-despatentgericht herangezogenen Unterlagen und die dazu getroffenen Fest-stellungen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nicht tragen. 20 - 9 - Die mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2006 vorgelegten Informationsbro-sch374ren und Unterlagen zeigen die Verwendung der Widerspruchsmarke ohne Zus344tze oder Aussparungen nur in den Beilagen "Atos Inside" und "Atos Re-port" und weiterhin in der Verwendung f374r die Atos Processing Services GmbH. Die Beilagen "Atos Inside" und "Atos Report" betreffen die Jahre 1999 und 2000 und geben f374r den Zeitraum, auf den das Bundespatentgericht abgestellt hat, nichts her. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, ob die Verwendung der Widerspruchsmarke durch die Atos Processing GmbH mit Zustimmung der Widersprechenden erfolgt ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, erlauben diese Unterlagen keine zeitliche Zuordnung und geben deshalb f374r eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmar-ke f374r den in Rede stehenden Zeitraum nichts her. 21 Im 334brigen ist die Widerspruchsmarke in abgewandelter Form und zwar ganz 374berwiegend mit den Zus344tzen "Worldline" oder "Origin" oder im Flie337text unter Aussparung des Fischmotivs verwandt worden. Das Bundespatentgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass diese Abwandlungen den kenn-zeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht ver344ndern. F374r das Rechtsbeschwerdeverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass der kenn-zeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch diese Abwandlungen nicht i.S. von 247 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG unver344ndert bleibt. 22 Das Bundespatentgericht hat zwar angenommen, dass Zus344tze zu der Widerspruchsmarke wie "Workplace Solutions" und "Infrastructure Solutions" ihren kennzeichnenden Charakter unver344ndert lassen. Werden auch ohne aus-dr374ckliche Feststellungen des Bundespatentgerichts zu den Zus344tzen, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke unver344ndert lassen, die weiteren Bestandteile "Enterprise Architecture", "Applications Management" und "Solutions" gerechnet, verbleiben gleichwohl nur wenige Verwendungsbei- 23 - 10 - spiele. Diese erlauben keinen sicheren R374ckschluss auf eine rechtserhaltende Benutzung im Jahr 2006. 24 Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke l344sst sich auch nicht den mit den Schrifts344tzen vom 26. Oktober 2006 und 12. Oktober 2007 vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen entnehmen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 26. Oktober 2006 des Vorstandsmitglieds D. I. wird zwischen den einzelnen Abwandlungen der Widerspruchsmarke nicht diffe-renziert. Im 334brigen ergibt sich aus ihr auch keine Zuordnung der beigef374gten Unterlagen zum Jahr 2006. In der eidesstattlichen Versicherung des Mitarbeiters W. S. der Atos Origin GmbH vom 28. September 2007 wird ebenfalls nicht zwischen den verschiedenen Abwandlungen der Widerspruchsmarke unterschieden. Der ei-desstattlichen Versicherung l344sst sich aber auch nicht mit dem f374r eine Glaub-haftmachung erforderlichen Grad von Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass die Widerspruchsmarke ohne Abwandlungen benutzt worden ist. Denn zur Ver-wendungsform verweist der Mitarbeiter S. in seiner eidesstattlichen Versi-cherung auf eine beigef374gte Brosch374re, in der die Verwendungsformen "Atos Origin", "Atos Workplace Solutions", "Atos Enterprise Architecture", "Atos Appli-cations Management" und "Atos Infrastructure Solutions" jeweils mit und ohne Fischsymbol angef374hrt sind. 25 dd) Der Umstand, dass die Angriffe gegen eine rechtserhaltende Benut-zung vom Markeninhaber nicht bereits in der Beschwerdeinstanz, sondern erst im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebracht worden sind, beruht auf einer Ver-letzung des rechtlichen Geh366rs des Markeninhabers. Das Bundespatentgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass im markenrechtlichen Beschwerdever-fahren die Bestimmungen der Prozesskostenhilfe nicht entsprechend anwend- 26 - 11 - bar sind (vgl. BGH GRUR 2009, 88 Tz. 9 ff. - ATOZ I). Es hat dem Markeninha-ber daher rechtsfehlerhaft Verfahrenskostenhilfe verweigert. W344re der Marken-inhaber bereits im Beschwerdeverfahren anwaltlich vertreten gewesen, ist nicht auszuschlie337en, dass er die im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebrachten Einwendungen gegen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmar-ke bereits im Beschwerdeverfahren vorgebracht und das Bundespatentgericht eine f374r ihn g374nstigere Entscheidung getroffen h344tte. Danach beruht der ange-fochtene Beschluss auf einer Versagung des rechtlichen Geh366rs (vgl. BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top Selection) durch Ablehnung der gebotenen Bewilligung von Verfahrenskosten-hilfe. - 12 - c) Die Rechtsbeschwerde hat sich auch gegen die Annahme des Bun-despatentgerichts gewandt, es liege eine Verwechslungsgefahr i.S. von 247 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den kollidierenden Marken vor und hat auch insoweit eine Verletzung des Anspruchs des Markeninhabers auf rechtliches Geh366r ger374gt. Ob auch diese R374ge berechtigt ist, braucht nicht entschieden zu werden, weil der Beschluss bereits aus den Gr374nden zu III 2 b aufzuheben ist. 27 Bornkamm B374scher Schaffert Bergmann Kirchhoff Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 4.1.2008 - 25 W (pat) 254/03 -
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