ECLI:DE:BGH:2019:090519BIZB83.18.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I Z B 83/18 vom 9. Mai 2019 in dem Kostenfestsetzungsverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kosten des Patentanwalts V ZPO § 91, § 104; MarkenG § 140 Abs. 3 Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ans prüche (hier: namens- rechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Ver- bindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestset zung beantragt. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18 - OLG München LG München I - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. Mai 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richte rinnen Dr. Schwonke und Dr. Schmaltz beschlossen: Auf d ie Rechtsbeschwerde des Beklagten wird der Beschluss des Oberlandesgerichts München - 6. Zivilsenat - vom 8. Oktober 2018 aufgehoben. Auf die sofortige Beschwerde des Beklagten wird der Kostenfest- se tzungsbeschluss des Landgerichts München I vom 27. Septem- ber 2016 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Die von dem Beklagten an den Kläger nach dem Ur- teil des Landgerichts München I vom 7. Juni 2016 zu erstattenden Kosten Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssa tz gemäß § 247 BGB seit dem 16. Juni 2016 festgesetzt. Die Kosten der Rechtsmittel trägt der Kläger. Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 4.066,2 - 3 - Gründe: I. Der Kläger hat den Beklagten wegen Namensrechtsverletzung und hilfsweise wegen Verletzung einer Unionsmarke auf Unterlassung der Benut- zung mehrerer Zeichen, Löschung eines Facebook - Accounts, Auskunftsertei- lung , Schadensersatz feststellung sowie Ersatz von Abmahnkosten und immate- rieller Schäden in Anspruch genommen. Für ihn hat im Rechtsstreit erster In- stanz neben seinem Prozessbevollmächtigten ein in derselben Sozietät tätiger Patentanw alt mitgewirkt. Das Landgericht hat der Kl age nach dem Hauptantrag weit überwiegend stattgegeben und die Kosten des Rechtsstreits dem Beklag- ten auferlegt. Das Landgericht hat die von dem Beklagten an den Kläger zu erstatten- den Kosten erster Instanz auf ; darin sind vom Kläger zur Festsetzung angemeldete Kosten des Patentanwalts enthalten. Die gegen die Festsetzung der Patentan- waltskosten gerichtete sofortige Beschwerde des Beklagten ist ohne Erfolg ge- blieben. Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde ver- folgt der Beklagte seinen Antrag weiter, den angefochtenen Kostenfestset- zungsbeschluss aufzuheben, soweit darin Patentanwaltskosten gegen ihn fest- gesetzt worden sind. II. Das Beschwerdegericht hat angenommen, nach § 140 Abs. 3 Mar- kenG, der gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG entsprechend für Streitigkeiten we- gen Verletzung einer Unionsmarke gelte, seien die durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten zu ersta tten. Der Umstand, dass der Klä- ger die Klage vorrangig auf eine Verletzung des Namensrechts gestützt und nur hilfsweise Ansprüche wegen einer Verletzung der Unionsmarke geltend ge- 1 2 3 4 - 4 - macht habe, stehe nicht entgegen. Auch bei einer hilfsweisen Klagehäufung wür den die markenrechtlichen Ansprüche nicht erst Gegenstand der Klage, so- bald das Gericht den vorrangig geltend gemachten Klagegrund nicht für durch- greifend erachte. Die Parteien hätten vielmehr bis zum Zeitpunkt der Rechts- kraft des Urteils Veranlassung, sic h mit den hilfsweise geltend gemachten An- sprüchen zu befassen. Dies gelte auch dann, wenn - wie im Streitfall - über die markenrechtlichen Ansprüche keine Entscheidung ergehe. Bei Vorliegen einer Kennzeichenstreitsache sei im Kostenfestsetzungsverfahren ni cht zu prüfen, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO erforderlich gewesen sei. Entgegen der Ansicht des Beklagten sei dies mit Art. 3 Abs. 1 Satz 2 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vereinbar. Es bestehe auch keine Veranlassung, zur Frage der Verhältnismäßigkeit des § 140 Abs. 3 MarkenG das Bundesverfassungsge- richt gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG anzurufen. III. Die gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO statthafte und auch im Üb- rigen zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Dabei bedarf die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG mit dem Verfassungs - und dem Unionsrecht vereinbar ist , kei- ner Entscheidung . Die Vorschr ift gelangt im vorliegenden Kostenfestsetzungs- verfahren nicht zur Anwendung. 1. Nach § 140 Abs. 3 MarkenG ( seit 14. Januar 2019 : § 140 Abs. 4 MarkenG) sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache ent stehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Die se Vorschrift ist gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG auf Verfahren vor den Unions- markengerichten entsprechend anzuwenden. Patentanwaltskosten sind im Kos- te nfestsetzungsverfa hren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzu- 5 6 - 5 - setzen (vgl. BGH, Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 16 f. = WRP 2007, 1205 - Consulente in marchi). 2. Das Beschwerdegericht ist zu Recht davon ausgegangen , dass die in der Hauptsache vom Kläger geltend gemachten namensrechtlichen Ansprüche keine Kennzeichenstreitsachen darstellen ( vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2006 I ZR 231/01, GRUR 2006, 158 Rn. 15 = WRP 2006, 90 - ; Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 5; Büscher in Büscher/ Dittmer/ Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Auf l., § 140 MarkenG Rn. 15 ; Thiering in Ströbele/ Hacker/ Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 10 ) . Auf Namensrechtsstr eitigkeiten ist die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG deshalb nicht anwendbar. 3. Bei den vom Kläger hilfsweise geltend gemachten , auf die Verletzung einer Unionsmarke gestützten Ansprüche n handelt es sich allerdings um Kenn- zeichenstreitsachen. Davon i st das Beschwerdegericht zu Recht ausgegangen. 4. Die dem Kläger im Streitfall entstandenen Patentanwaltskosten sind nicht nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig. a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist hinsichtlich der durch die Mitwirkung ei nes Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstan denen Kosten nicht zu prüfen , ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentspre- chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nic ht darauf an, ob der Patentan- walt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02 , GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februa r 2011 - I ZR 181/09 , GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, 7 8 9 10 - 6 - GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kos ten des Patentanwalts IV) . Es kann im S treitfall offenbleiben, ob an dieser Rechtsprechung festgehalten werden kann. b) Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach diesen Maß- stäben setzt voraus, dass über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, für die die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt, entschieden worden und eine da- rauf bezogene Kosten grund entscheidung zugunsten des Klägers erg angen ist . Daran fehlt es im Streitfall. aa ) Das Kostenfestsetzungsverfahren setzt gemäß § 103 Abs. 1 ZPO ei- ne Kostengrundentscheidung voraus, auf deren Grundlage die Höhe der zu er- stattenden Kosten festgesetzt wird. Die Kostengrundentscheidung rechtfertigt eine Kostenfestsetzung zugunsten des Kostengläubigers nur, soweit ihre forma- le Reichweite die anwaltlic he Tätigkeit erfasst, deren Kosten der Kostengläubi- ger zur Festsetzung angemeldet hat . So scheidet die Festsetzung von Kosten aus, die von der Kostenentscheidung zeitlich nicht erfasst werden. Deshalb können außergerichtliche Kosten nicht festgesetzt werde n, wenn sie nach der die Kostengrundentscheidung enthaltenden gerichtlichen Entscheidung ent- standen sind ( vgl. BGH, Beschluss vom 7. Februar 2017 - VI ZB 43/16, ZfSch 2017, 344, 346 Rn. 10 ). Die Kostengrundentscheidung rechtfertigt eine Kosten- festsetzung a uch dann nicht, wenn sie die zur Festsetzung angemeldeten Ge- bühren inhaltlich nicht erfasst (vgl. BGH, ZfSch 2017, 344, 345 f. Rn. 8) . So liegt der Fall hier. bb) Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts kann im Streitfall die Kostengrundentscheidun g nicht bereits deshalb Grundlage für die beantragte Kostenfestsetzung sein, weil die hilfsweise geltend gemachten markenrechtli- chen Ansprüche Gegenstand der Klage waren. Dieser Umstand ist für die Fra- ge unerheblich, ob die Patentanwaltskosten festsetzungs fähig sind. Es ist dafür auch nicht von Bedeutung, dass beide Parteien Veranlassung hatten, zu d en hilfsweise geltend gemachten Ansprüchen vorzutragen. Maßgeblich ist allein, 11 12 13 - 7 - dass die Kostengrundentscheidung nur diejenigen Ansprüche erfasst, über die eine gerichtliche Entscheidung er gangen ist . Wird ü ber hilfsweise geltend ge- machte Ansprüche nicht entschieden, werden sie von der Kostengrundent- scheidung nicht erfasst. (1) Im Falle einer Klagehäufung von nichtkennzeichenrechtlichen und kennzeichenrechtlic hen Streitgegenständen können Patentanwaltsgebühren nur aus dem Teilstreitwert erstattet werden, der auf die Kennzeichenstreitsache entfällt (vgl. OLG Stuttgart, GRUR - RR 2009, 79, 80 [juris Rn. 15 f.]; I n- gerl/Rohnke aaO § 140 Rn. 60; Ekey in Ekey/Bender/Fu chs - Wissemann, Mar- kenrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Büscher in Büscher/ Dittmer/ Schiwy aaO § 140 MarkenG Rn. 27; Thiering in Ströbele/ Hacker/ Thiering aaO § 140 Rn. 69). Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten setzt außerdem vo- raus , dass hinsichtlich der kennzeichenrechtlichen Ansprüche zugunsten desje- nigen entschieden wird, der die Kostenerstattung beansprucht, und dieser Um- stand in die Kostenentscheidung einfließt (Thiering in Ströbele/ Hacker/ Thiering aaO § 140 Rn. 69). (2) Danach kann im Fall einer eventuellen Klagehäufung § 140 Abs. 3 Mar kenG nur zur Anwendung gelangen, wenn über die hilfsweise geltend ge- machten kennzeichenrechtlichen Ansprüche entschieden wird . Nur in diesem Fall werden die kennzeichenrechtlichen Ansprüche gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG bei der Streitwertfestsetzung und der Kostenentscheidung berücksichtigt. (3) Allerdings wird die Ansicht vertreten , dass Patentanwaltskosten auch dann nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig sind, wenn die Klage auf nichtkennzeichenrecht l icher Grundlage Erfolg hat und über einen hilfsw eise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Anspruch nicht entschieden wird ( OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 736 f. [juris Rn. 11] ; zu § 52 Abs. 4 De- signG: OLG Frankfurt, GRUR - RR 2013, 184 [juris Rn. 3]) oder wenn ein An- spruch nur auf nichtkennzeichenrech tlicher (wettbewerbsrechtlicher), nicht da- 14 15 16 - 8 - gegen auf kennzeichenrechtlicher (markenrechtlicher) Grundlage besteht (OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 737 [juris Rn. 12 und Rn. 19]) . Dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden. Ein solches Ergebnis liefe dem Gru ndsatz zu- wider, dass zur Kostenerstattung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur verpflichtet ist, wer mit seiner Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung keinen Erfolg ge- habt hat. Eine Erstattung von Patentanwaltskosten nach § 140 Abs. 3 MarkenG kann danach nur beanspruchen, wer bezogen auf kennzeichenrechtliche An- sprüche im Rechtsstreit obsiegt hat. ( 4 ) Das Landgericht hat der Kl age auf namensrechtlicher Grundlage stattgegeben und über die hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht entschieden. Deshalb war der Streitwert der kennzeichenrecht- lichen Ansprüche nicht nach § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG mit dem Hauptanspruc h zusammenzurechnen. Damit waren a llein die namensrechtlichen und nicht die kennzeichenrechtlichen Ansprüche s treitwertbestimmend und maßgeblich für die Kostenentscheidung . Danach fehlt es f ür eine F estsetzung von Patentan- waltskosten gegen den Beklagten an d er erforderlichen, auf eine Kennzeichen- rechtssache bezogenen Kostengrundentscheidung . 5. Dass d ie Kosten der Mitwirkung des Patentanwalts neben seinem Prozessbevollmächtigten unabhängig von § 140 Abs. 3 MarkenG für die Rechtsverfolgung hinsichtlich d er namensrechtlichen Ansprüchen notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO waren, hat der Kläger nicht geltend gemacht. I V . Nach alledem ist der angefochtene Beschluss aufzuheben. Der Senat hat in der Sache selbst zu entscheiden, da die Aufhebung der Entscheidung nur wegen einer Rechtsverletzung bei Anwendung des Rechts auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist ( § 577 Abs. 5 Satz 1 ZPO ). Dementsprechend ist der Kostenfestsetzungsbe- schluss de s Landgerichts teilweise abzuändern. Die von dem Beklagten an den 17 18 19 - 9 - Kläger zu erstattenden Kosten erster Instanz sind auf 7.601,69 nebst Zinsen festzusetzen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Koch Schaffert Löffler Schwonke Schmaltz Vorinstanzen: LG München I, Entscheidun g vom 27.09.2016 - 33 O 4888/15 - OLG München, Entscheidung vom 08.10.2018 - 6 W 339/18 - 20
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