BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 9/04 Verk374ndet am: 17. November 2005 F374hringer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Gesch344ftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 1 034 262 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Scherkopf MarkenG 247 162 Abs. 2; WZG 247247 1, 4 Abs. 3 Bei der Pr374fung, ob eine vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke auf einen nach diesem Zeitpunkt gestellten Antrag wegen Schutzunf344higkeit zu l366schen ist, ist davon auszugehen, dass der Abbildung einer Ware oder von Teilen einer Ware, die sich auf die Wiedergabe von technisch bedingten Gestaltungsmerk-malen beschr344nkt, die das Wesen der Ware ausmachen, nach dem Warenzei-chengesetz der Schutz als Warenzeichen grunds344tzlich zu versagen war, weil sie zur kennzeichenm344337igen Unterscheidung gegen374ber gleichartigen Erzeug-nissen anderer Hersteller ungeeignet ist und derartige Merkmale im Allgemein-interesse freizuhalten sind. Dieses Schutzhindernis konnte daher auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung 374berwunden werden. BGH, Beschl. v. 17. November 2005 - I ZB 9/04 - Bundespatentgericht - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die m374ndliche Verhand-lung vom 17. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. B374scher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 15. April 2004 an Verk374ndungs statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zur374ckverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 200 festgesetzt. - 3 - Gr374nde: 1 I. F374r die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1982 die Bildmarke Nr. 1 034 262 f374r die Waren "Rasierapparate; Einzelteile der genannten Waren, soweit in Klasse 8 enthalten" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen. 2 Die Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 nach 247 50 Abs. 1 MarkenG die L366schung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, der Marke fehle als blo337er Wiedergabe des Kopfs eines elektrischen Rasierapparats nach 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Markenf344higkeit. Die Markeninhaberin hat dem L366schungsantrag widersprochen. 3 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den L366schungsantrag zur374ckgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben. 4 - 4 - 5 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr L366schungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-schwerde zur374ckzuweisen. 6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Voraussetzungen f374r eine Schutzentziehung nach 247 50 Abs. 1, 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG l344gen nicht vor. Zur Begr374ndung hat es ausgef374hrt: Nach 247 162 Abs. 2 MarkenG m374sse f374r die L366schung von vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Altmarken die Schutzunf344higkeit nach altem und neuem Recht vorliegen. Die Voraussetzungen f374r die Markenf344higkeit im Wa-renzeichengesetz, unter dessen Geltung die Marke eingetragen worden sei, und im Markengesetz wichen insoweit voneinander ab, als der Ausschluss-grund des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Warenzeichengesetz keine direkte An-wendung gehabt habe und nicht als Fall der Zeichenf344higkeit, sondern lediglich der konkreten Unterscheidungskraft geregelt gewesen sei. Dieses Eintragungs-hindernis habe aber ohne weiteres im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung 374berwunden werden k366nnen, wie es vorliegend der Fall gewesen sei. Eine andere nunmehr an 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG orientierte rechtliche Betrachtungsweise sei im Nachhinein nicht mehr m366glich, da zumin-dest insoweit die Zehn-Jahres-Ausschlussfrist des 247 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eingreife. Andere Einw344nde gegen die Markenf344higkeit im Zeitpunkt der Eintra-gung seien nicht geltend gemacht und auch nicht ersichtlich, so dass bereits nicht davon ausgegangen werden k366nne, dass die Eintragung nach den Be-stimmungen des Warenzeichengesetzes zu Unrecht erfolgt sei. Eine Pr374fung, ob die angegriffene Marke den tatbestandlichen Voraussetzungen des 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfalle, sei damit nicht mehr erforderlich. 7 - 5 - III. Die zul344ssige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die bislang vom Bun-despatentgericht getroffenen Feststellungen tragen seine Auffassung, von einer Schutzunf344higkeit der Marke nach den Bestimmungen des Warenzeichenge-setzes k366nne nicht ausgegangen werden, nicht. 8 9 1. Der Antrag auf L366schung der vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Streitmarke gem344337 247 50 Abs. 1, 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach dem 1. Januar 1995 gestellt worden. Gem344337 247 162 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Satz 1 MarkenG ist daher, wovon das Bundespatentgericht zutreffend ausgegangen ist, die Eintragung der Streitmarke zu l366schen, wenn sie sowohl nach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes nicht schutzf344hig ist. 2. Das Bundespatentgericht hat eine Schutzunf344higkeit der Streitmarke nach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichenge-setzes verneint. Dem kann aus Rechtsgr374nden nicht gefolgt werden. 10 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der von der Antrag-stellerin geltend gemachte L366schungsgrund nach 247 50 Abs. 1, 247 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die angegriffene Marke bestehe ausschlie337lich aus der bildlichen Darstellung eines Produktteils - n344mlich eines Scherkopfansatzes mit drei rotie-renden Scherk366pfen, der zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich sei - nach der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes gegebenen Rechtslage nicht die Frage der Zeichenschutzf344higkeit an sich betreffe. Viel-mehr habe es sich um eine Frage der Unterscheidungskraft i.S. von 247 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gehandelt, so dass gem344337 247 4 Abs. 3 WZG die Eintragung zuzulas-sen gewesen sei, wenn sich das Zeichen - wie die Streitmarke - im Verkehr als Kennzeichen der Waren des Anmelders durchgesetzt gehabt habe. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht, geben diese Ausf374hrungen des 11 - 6 - Bundespatentgerichts die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht zu-treffend wieder. 12 b) Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war vielmehr ein Wa-renzeichen- oder Ausstattungsschutz an Merkmalen, die das Wesen einer Wa-re bestimmen, grunds344tzlich ausgeschlossen. Der Kennzeichenschutz war nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs in diesen F344llen zu versagen, weil derartige Merkmale nicht geeignet sind, die betreffende Ware von gleichen Erzeugnissen anderer Hersteller zu unterschei-den, und weil die Anerkennung eines Warenzeichenschutzes an solchen das Wesen der Ware bestimmenden Merkmalen einem Alleinherstellungsrecht an der Ware gleichk344me und sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren durch andere auswirkte, was mit dem begrenzten Zweck eines Warenkennzeichnungsmittels unvereinbar w344re (zum Warenzei-chen vgl. RGZ 115, 235, 239 - Bandmaster; BGH, Urt. v. 8.5.1959 - I ZR 16/58, GRUR 1959, 423, 424 - Fu337ballstiefel; Urt. v. 21.1.1977 - I ZR 49/75, GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; zum Ausstattungsschutz gem344337 247 25 WZG vgl. BGHZ 5, 1, 6 f. - Hummel; 11, 129, 132 - Z344hlkassette; 35, 341, 345 - Bunt-streifensatin; BGH, Urt. v. 19.3.1971 - I ZR 102/69, GRUR 1972, 122, 123 - Schablonen). Dieses Schutzhindernis bestand auch bei Abbildungen der Ware oder von Warenteilen (vgl. BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer). Den Gestaltungsmitteln der Ware, die deren Wesen ausmachen, und deren Abbil-dung fehlte der Zeichencharakter i.S. von 247 1 WZG, so dass eine Eintragung auch nicht wegen Verkehrsdurchsetzung gem344337 247 4 Abs. 3 WZG erfolgen konnte (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., 247 4 WZG Rdn. 42; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl. 1990, 247 4 Rdn. 20; zum fehlenden Zeichencharakter der Darstellung einer im Verkehr durchgesetzten Verpackung einer Ware vgl. BGHZ 41, 187, 191 - Palmolive). Auch ein Ausstat-tungsschutz gem344337 247 25 WZG war bei solchen Merkmalen, selbst wenn sie - 7 - Verkehrsgeltung erlangt hatten, grunds344tzlich ausgeschlossen (vgl. BGH, Urt. v. 6.11.1963 - Ib ZR 37/62, GRUR 1964, 621, 623 - Klemmbausteine I; vgl. fer-ner v. Gamm, Warenzeichengesetz, 247 25 Rdn. 5 f. m.w.N.). Zu den Elementen, die das Wesen der Ware selbst ausmachen und f374r die Warenkennzeichen-schutz - auch bei Verkehrsdurchsetzung - grunds344tzlich zu versagen war, wur-den solche Merkmale gez344hlt, die der Ware ihre charakteristische Eigenart ver-leihen, insbesondere durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt sind (BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; BGHZ 35, 341, 345 - Bunt-streifensatin). Andere Elemente des 344u337eren Gesamtbilds der Ware konnten Gegenstand des Warenzeichen- oder Ausstattungsschutzes sein, also etwa Verzierungen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, 384 - BMW-Niere; Baumbach/Hefermehl aaO) oder Merkmale, die zwar techni-sche Zwecke erf374llen, ohne aber allein durch sie bedingt zu sein (vgl. BGHZ 11, 129, 132 - Z344hlkassette). c) Die Antragstellerin hat unter Darlegung im Einzelnen und unter Vorla-ge eines Sachverst344ndigengutachtens geltend gemacht, es handele sich so-wohl bei den einzelnen Merkmalen als auch bei der Gesamtkonfiguration des abgebildeten Gegenstands der angegriffenen Marke um Gestaltungsmerkmale, die ausschlie337lich rein funktional oder technisch bedingt seien. Die als Bildmar-ke eingetragene Gestaltung mache das Wesen der hiervon erfassten Ware selbst aus und k366nne auch nicht willk374rlich gew344hlt werden. Da das Bundespa-tentgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob und in welchem Umfang die Produktteile, die die Streitmarke abbildet, technisch bedingt sind, ist dieses Vorbringen der Antragstellerin f374r die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbe-schwerdeinstanz zugrunde zu legen. Danach ist davon auszugehen, dass der Streitmarke wegen Fehlens der Zeichenf344higkeit i.S. von 247 1 WZG die Eintra-gung zu versagen war und dieses Eintragungshindernis auch nicht durch Ver-kehrsdurchsetzung 374berwunden werden konnte. Entgegen der Auffassung des 13 - 8 - Bundespatentgerichts kann somit auf der Grundlage der bisherigen Feststel-lungen die Schutzf344higkeit der Streitmarke nach den Vorschriften des Waren-zeichengesetzes nicht bejaht werden. 14 3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auch nicht aus anderen Gr374nden als richtig dar. Sollte die Streitmarke nach den Vorschriften des Wa-renzeichengesetzes schutzunf344hig gewesen sein, weil es ihr schon an der Zei-chenf344higkeit i.S. von 247 1 WZG fehlte, dann kann sich die Markeninhaberin ins-besondere nicht auf einen Bestands- oder Vertrauensschutz berufen. Nach 247 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG war ein Zeichen, dessen Eintragung h344tte ver-sagt werden m374ssen, zu l366schen, wenn ein Dritter die L366schung formgerecht beantragt hatte (vgl. BGHZ 42, 151, 161 f. - Rippenstreckmetall II). Der L366-schungsantrag war weder an eine Frist gebunden noch konnte ihm grunds344tz-lich mit dem Einwand des Vertrauens auf den rechtlichen Bestand der Ent-scheidung 374ber die Eintragung begegnet werden (BGHZ 42, 151, 162 - Rippen-streckmetall II). Bei dem im vorliegenden Fall in Betracht kommenden Eintra-gungshindernis der Zeichenunf344higkeit kann auch nicht ausnahmsweise ein Bestands- oder Vertrauensschutz aus Treu und Glauben (247 242 BGB) gew344hrt werden (vgl. dazu BGHZ 42, 151, 162 f. - Rippenstreckmetall II; Baumbach/ Hefermehl aaO 247 10 Rdn. 7). Denn dieses Schutzhindernis beruht auf dem All-gemeininteresse an der Freihaltung der das Wesen der Ware ausmachenden Gestaltungselemente, das einem etwaigen Vertrauens- oder Bestandsschutz des Zeicheninhabers vorgeht. Aus diesem Grunde k366nnen auch sonstige auf Verfristung oder Verwirkung gest374tzte Einw344nde dem L366schungsbegehren nicht entgegengehalten werden. Ebenso scheidet eine (entsprechende) Anwendung der Zehn-Jahres-Frist des 247 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aus. Bestandsschutz besteht nach dieser Vorschrift nur bei den in 247 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG genannten Eintragungshindernissen, dagegen nicht im Falle des Schutzhinder-nisses des 247 3 Abs. 2 MarkenG, dem das nach 247 1 WZG gegebene Eintra- - 9 - gungshindernis der Zeichenunf344higkeit wegen technischer Bedingtheit der ab-gebildeten Gestaltungsmerkmale der Sache nach entspricht. Die Frage, ob 247 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG 374berhaupt auf Altmarken anwendbar ist, kann daher offen bleiben. 15 IV. Danach war die angefochtene Entscheidung auf die Rechtsbe-schwerde aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent-scheidung an das Bundespatentgericht zur374ckzuverweisen (247 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Ullmann Bornkamm B374scher Schaffert Bergmann Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.04.2004 - 28 W (pat) 2/02 -
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