BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 91/10 vom 19. Oktober 2011 in der Rechtsbeschwerdesache - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büsch er, Dr. Schaffert und Dr. Koch beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den am 28. Oktober 2010 an Ve r- kündungs Statt zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken - Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiese n. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000 festgesetzt. Gründe: I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 3. November 2003 für die Markeninhaberin für die Dienstleistungen "Briefdienst , Frachtdienst , Expressdienst , Paketd ienst und Kurierdienstlei s- tungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mit - teilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, W a- rens endungen, Wurfsenden, adressierten und unadressierten Werbesendu n- gen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druc k- schriften" aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 POST beantragt. 1 - 3 - Das Deutsche Paten t - und Markenamt hat die Löschung der Marke an - geordnet. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg ge blieben (BPatG, Beschluss vom 11 . April 2007 26 W (pat) 2 9 /06, juris). Auf die Rechts beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die Entscheidu ng des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung zurückve r- wiesen, ob die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungs und zum Entscheidungszeitpunkt nicht vo r- liegen (BGH, Beschluss vom 23. O ktober 2008 I ZB 45/07, juris; vgl. auch das Parallelverfahren BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 = WRP 2009, 815 POST II). Das Bundespat entgericht hat daraufhin den Be schluss des Deutschen Patent und M arkenamts aufgehobe n und den Lö schungsantrag zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2010 26 W (pat) 29/06, juris) . Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt. II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzu n- gen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht vorl ä- gen. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei durch eine Ve r- kehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. 1. Die form - und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG auch ohne Zulassung durch das Bundespatentg e- richt statthaft, da die Antragstellerin den im Gesetz aufgeführten, die zula s- sungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel der Versagung rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet (vgl. BGH, B e- schluss vom 28. Oktober 2010 I ZB 13/10, MarkenR 2011, 177 Rn. 5 2 3 4 5 - 4 - Ivad al II; Beschluss vom 22. Juni 2011 I ZB 9/10 , GRUR 2012, 89 Rn. 5 = WRP 2011, 1461 Stahlschluessel). 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Antragstellerin nicht in ihrem Anspruch auf G ewährung rechtlichen Gehörs. a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten e i- nes gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer geri chtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt vor Erlass der En t- scheidung zu äußern. Dazu gehört auch, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden Sorgfalt erkennen können, auf we l- chen Tatsachenvortrag es für die Entsc heidung ankommen kann. Aus Art. 1 03 Abs. 1 GG ergibt sich allerdings ke ine Verpflichtung des Gerichts, vor der En t- scheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Das Verfahrensg rundrecht aus Art. 103 Abs. 1 GG ist dementsprechend nicht verletzt, wenn d er Richter einer durch einfaches Verfahrensrecht begründeten Hinweis - oder Aufklärung s- pflicht nicht nachkommt. Eine Versagung des rechtlichen Gehörs liegt erst vor, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleic h- kommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG, NJW 1994, 1274; BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 = WRP 2010, 1399 LIMES LOGISTIK). b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespat entgericht h a- be bei der Annahme der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" nicht von 6 7 8 - 5 - einer markenmäßigen Verwendung der Kennzeichnung ausgehen dürfen, ohne die Antragstellerin zuvor auf die gegenüber der ersten Beschwerdeentsche i- dung geänderte Auffassung hi nzuweisen. Es kann offenbleiben, ob das Bundespatentgericht die Antragstellerin gemäß § 76 Abs. 4 MarkenG darauf hinweisen musste, dass es auf der Grund - lage der im Eintragungs und im Löschungsverfahren vorgelegten Unterlagen beabsichtigte, von einer V erwendung des Zeichens "POST" als Marke ausz u- gehen . Aus einem unterlassenen Hinweis ergibt sich vorliegend kein Gehörve r- stoß. Die Antragstellerin musste nach dem Verfahrensverlauf damit rechnen, dass das Bundespatentgericht eine markenmäßige Benutzung des Zeichens "POST" in der zweiten Beschwerdeentscheidung bejahen würde. Das Bunde s- patentgericht hatte in der ersten Beschwerdeentscheidung zwar erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die Markeninhaberin vor dem Eintragungszei t- punkt das Zeichen "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen markenm ä- ßig benutzt hatte. Es hatte die Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Darauf hatte der Senat im e rsten Rechtsbeschwerdeverfahren hingewiesen und eine markenmäßige Verwendung unterstel lt (vgl. BGH, Beschluss vom 23 . Oktober 2008 I ZB 45 /07 Rn. 19 , juris ; vg l. auch BGH, GRUR 2009, 669 Rn. 19 POST II). Im weiteren Beschwerdeverfahren musste einem gewissenhaften und kundigen Verfahrensbeteiligten danach klar sein, dass es auf die marke n- mäßige Verwendung als Vorauss etzung einer Verkehrsdurchsetzung ankam. Das hat die Antragstellerin auch erkannt und zu dieser Frage nach der Senat s- ents cheidung im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren vorgetragen. c) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die Beanstandungen der Antragstellerin zur Fragestellung des demoskopischen Gutachtens nicht erfasst und gewürdigt und dadurch ihren Anspruch auf G e- währung rechtlichen Gehörs verletzt. Die Formulierung der Antwortmöglichkeit "Die Bezeichnung 'POST' im Zus ammenhang mit der Beförderung von Briefen 9 10 - 6 - und Paketen ist für mich ein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen" sei im Hinblick auf die notwendige Dienstleistungsbezogenheit der Marke ungeeignet. Die Formulierung stelle vielmehr eine Verbindung zum Unterneh men her, um die es bei der mar kenmäßigen Verwendung nicht geh e. Daraus folgt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin. Das Bundespatentgericht hat ihren Vortrag zur Kenntnis genommen und in E r- wägung gezogen. Es ist nach d er schriftli chen Stellungnahme vo m 30. April 2010 und der mündlichen Befragung der Gutachterin vom 7. Juli 2010 zum Ve r- kehrsgutachten vom Februar 2003 zu dem Ergebnis gelangt, dass die Frag e- stellung dieses Verkehrsgutachtens einen ausreichenden Bezug zu den Diens t- leis tungen herstellte, für die die angegriffene Marke geschützt ist. Es hat dies daraus gefolgert, dass die interviewten Personen nicht abstrakt nach der B e- kanntheit des Unternehmens befragt worden sind, durch die Formulierung "im Zusammenhang mit der Beförder ung von Briefen und Warensendungen" der notwendige Dienstleistungsbezug hergestellt worden ist und der Durchschnitt s- verbraucher im Zusammenhang mit einem Waren und Dienstleistungsangebot regelmäßig nicht in der Lage ist, zwischen einer ausschließlich firm enmäßigen und einer auch markenmäßigen Verwendung eines Zeichens zu unterscheiden. Diese Erwägungen lassen erkennen, dass das Bundespatentgericht den Vo r- trag der Antragstellerin berücksichtigt hat. d) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgeri cht habe nicht auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens von Februar 2003 eine Verkehr s- durchsetzung der Marke "POST" annehmen dürfen, greift ebenfalls nicht durch. Nachdem das Bundespatentgericht aufgrund des Gutachtens von Februar 2003 in Verbindung mit de r schriftlichen Stellu ngnahme der Gutachterin vom 30. April 2010 und ih rer mündlichen Befragung vom 7. Juli 2010 zu dem Ergebnis g e- langt war, dass die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung der Marke 11 12 - 7 - "POST" vorlagen, war es zur Wahrung des rechtlichen Ge hörs der Antragstell e- rin nicht gehalten, ein weiteres Gutachten einzuholen. Das Bundespatentgericht hat das rechtliche Gehör der Antragstellerin auch nicht dadurch verletzt, dass es sie nicht vor der Beschwerdeentscheidung darauf hingewiesen hat, auf d er Grundlage des Verkehrsgutachtens vom Fe b- ruar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. Nach dem schriftlichen Au s- kunftsverlangen des Bundespatentgerichts vom 27. Januar 2010, der schriftl i- chen Stellu ngnahme der Gutachterin vom 30. April 2010 und ihrer mündlichen Befragung vom 7. Juli 2010 musste die Antragstellerin damit rechnen, dass das Bundespatentgericht auf der Grundlage des Gutachtens vom Februar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke bejahen würde. 13 - 8 - IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Bornkamm Pokrant Büscher Schaffert Koch Vorinstanz: Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2010 - 26 W(pat) 29/06 - 14
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