BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 100/99 Verkündet am: 12. Juli 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Fabergé MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3 Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Marke als bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzusehen ist. BGH, Urt. v. 12. Juli 2001 - I ZR 100/99 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mndliche Ver- handlung vom 12. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Schaffert fr Recht erkannt: Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dsseldorf vom 2. März 1999 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurck- verwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin zu 1, eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, ist eine von insgesamt zwei Holding-Gesellschaften des weltweit tätigen U. - Konzerns. Die Klägerin zu 2 ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1; sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von kosmetischen Produkten des U. -Konzerns in Deutschland. - 3 - Die Klgerin zu 1 ist Inhaberin der am 4. Juli 1989 angemeldeten Wort-/ Bildmarke Nr. 1 189 993 (Klagemarke 2) gemß der nachfolgenden Darstellung eingetragen fr eine Flle von Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, darunter Seifen, Parfmerien, Juwelier- und Schmuckwaren, sowie der am 13. Januar 1990 angemeldeten Wortmarke Nr. 1 164 222 "FABERGÉ" (Klage- marke 3), eingetragen fr zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 24 bis 27, unter anderem fr Seifen, Parfmerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren. Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2 018 855 "Fabergé", angemeldet am 22. April 1992, eingetragen am 13. August 1992 fr "alkoholische Getrnke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke Nr. 395 21 321 "Fabergé", angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Okto- ber 1995 fr verschiedene Getrnkearten, u.a. fr "alkoholische Getrnke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke 395 25 334 "Fabergé", an- gemeldet am 21. Juni 1995, eingetragen am 24. November 1995 u.a. fr ver- schiedene alkoholfreie Getrnkearten und Biere, sowie der Gemeinschafts- marke Nr. 7252 "Fabergé", angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 6. Oktober 1997 u.a. fr alkoholfreie und alkoholische Getrnke. Die Beklagte beabsichtigt, unter ihren Marken "Fabergé" verschiedene hochpreisige alkoholische Getrnke, u.a. Sekt, zu vertreiben. - 4 - Mit ihrer Klage haben die Klgerinnen unter Berufung auf marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprche die Beklagte auf Unterlassung, Auskunfts- erteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Löschung der drei deutschen Marken "Faberg" in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Ansprche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht bereinstim- mend fr in der Hauptsache erledigt erklrt. Die Klgerinnen haben die Klage im brigen auch auf die Löschung der Gemeinschaftsmarke erweitert. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Mit der Revision, deren Zurckweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klgerinnen ihre Klageantrge weiter. Entscheidungsgrnde: I. Das Berufungsgericht hat marken- und wettbewerbsrechtliche Anspr- che der Klgerinnen verneint und dazu ausgefhrt: An einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehle es schon deshalb, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, fr welche die Klagemarken Schutz genössen, und den Produkten der Beklagten nicht gegeben sei. - 5 - Der weitergehende Schutz fr bekannte Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greife nicht ein, weil es an der erforderlichen Bekanntheit der Klagemarken fehle. Den beiden von den Klgerinnen vorgelegten Meinungs- forschungsgutachten knne lediglich entnommen werden, daß etwa 16 % bzw. 17,5 % der Befragten die Bezeichnung "Faberg" berhaupt als Warenkenn- zeichnung bekannt sei. Hiervon mßten noch Abschlge gemacht werden, so daß nur von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw. 12,64 % ausgegangen werden knne. Es sei nicht gerechtfertigt, der rechtlichen Beurteilung nur die durchweg hheren Prozentstze zugrunde zu legen, die sich in der Gruppe der Befragten mit hherem Bildungsstand und berdurchschnittlichem Einkommen ergeben htten. Es sei nicht ersichtlich, daß als aktuelle oder potentielle Abnehmer der unter den Klagemarken vertriebenen Waren ausschließlich oder zumindest berwiegend Kufer aus dieser Gruppe angesprochen wrden. Dem Vorbringen der Klgerinnen, Einkufern von Handelsunternehmen fr Luxus- gter seien die Klagemarken zu weit ber 70 % bekannt, brauche nicht weiter nachgegangen zu werden, weil allein eine hohe Bekanntheit der Marken beim (Groß- oder Einzel-) Handel fr die Feststellung, es handele sich um eine im Inland bekannte Marke im Sinne der vorgenannten Bestimmung, nicht aus- reiche. Auch aus § 1 UWG ergben sich die Klageansprche nicht. Es fehle an einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Beklagten. Von einer wettbewerbs- widrigen Rufausbeutung knne nicht ausgegangen werden, weil nicht festge- stellt werden knne, daß der Verkehr mit den Klagemarken den Ruf von Hochpreisigkeit und Exklusivitt in dem erforderlichen hohen Umfang verbinde. - 6 - II. Diese Beurteilung hlt der revisionsrechtlichen Nachprfung nicht in allen Punkten stand. 1. Soweit die angegriffenen Kennzeichnungen (hier die Wortmarke Nr. 2 018 855) bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen worden sind, stehen den Klgerinnen die aus Markenrecht geltend gemachten Ansprche nach § 153 Abs. 1 MarkenG nur zu, wenn sie sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes gegeben sind. Fr die Prfung in der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daû die Klgerin zu 1 Inhaberin der Kla gemarken ist und daû der Klgerin zu 2 daran ein ausschlieûliches Benut- zungsrecht zusteht. 2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht markenrechtliche Ansprche der Klgerinnen wegen einer Verwechslungsgefahr verneint. In nicht zu beanstandender Weise hat es eine Verletzung der Klagemar- ken gemû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge Verwechslungsgefahr schon wegen fehlender Ähnlichkeit der von den Klagemarken erfaûten Waren und der von der Beklagten fr einen Vertrieb vorgesehenen alkoholischen Getrnke fr nicht gegeben erachtet. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechts- fehler sind auch nicht ersichtlich. Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar bernommenen Vor- schrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ergibt sich, daû eine Verwechs- - 7 - lungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Bestimmung, nmlich die Marken- oder die Waren- hnlichkeit, gnzlich fehlt. Denn in derartigen Fllen ist es nicht (mehr) mglich, davon auszugehen, daû wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der lteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaûten Waren ... fr das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (vgl. fr die Warenhnlichkeit z. B. EuGH Slg. 1998, I -5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 - Canon; BGH, Beschl. v. 13.11.1997 - I ZB 22/95, GRUR 1999, 158, 159 = WRP 1998, 747 - GARIBALDI; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB). 3. Das Berufungsgericht hat den Klagemarken auch den weitergehenden Schutz fr bekannte Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG versagt. Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg. a) Nach dieser Vorschrift liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein hnliches Zeichen fr Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen hnlich sind, fr die die Marke Schutz genieût, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschtzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlau- terer Weise ausnutzt oder beeintrchtigt. Das Berufungsgericht hat fr die Klagemarken die Voraussetzung, daû es sich um bekannte Marken handelt, verneint, weil schon der aus den vor- gelegten Meinungsforschungsgutachten entnehmbare Bekanntheitsgrad der - 8 - Klagemarken nicht ausreiche, deren Einstufung als bekannte Marken zu recht- fertigen. Das erweist sich im Ergebnis als nicht frei von Rechtsfehlern. b) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts erscheint, soweit dieses fr die Annahme einer Bekanntheit der Marke im Inland im Sinne der vorgenannten Bestimmung eine bestimmte prozentuale Bekanntheit im Verkehr voraussetzen will, nicht zutreffend. Der Gerichtshof der Europischen Gemein- schaften hat - nach Erlaû des Berufungsurteils - im Rahmen der ihm nach Art. 234 EG zustehenden, die nationalen Gerichte bindenden Ausle gungskom- petenz die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin ausgelegt, daû die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekannt- heitsgrad der lteren Marke beim Publikum erfordere, ohne daû ein bestimmter Prozentsatz zu fordern sei. Denn nur wenn die Marke einen gengenden Be- kanntheitsgrad habe, knne das Publikum, wenn es mit der jngeren Marke konfrontiert werde, bei nichthnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Ver- bindung zwischen den beiden Marken herstellen, so daû die ltere Marke be- eintrchtigt werden kann (EuGH Slg. 1999, I -5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 = MarkenR 1999, 388 Tz. 23 ff. - Chevy ). Der erforderliche Bekanntheitsgrad sei danach als erreicht anzusehen, wenn die ltere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfaûten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu. Bei der danach anzustellenden Prfung der Bekanntheit knne weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, daû die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publi- - 9 - kums bekannt sei. Bei der Prfung dieser Voraussetzung habe das (nationale) Gericht bei der Anwendung der auf Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beruhenden natio- nalen Rechtsvorschriften alle relevanten Umstnde des Falles zu bercksich- tigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensitt, die geo- graphische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Frderung gettigt habe. c) Das Berufungsgericht hat sich dagegen bei seinen Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarken im wesentlichen mit den aus den Mei- nungsforschungsgutachten ersichtlichen Prozentstzen zur Kenntnis von den Klagemarken im Verkehr beschftigt und seine Schluûfolgerungen allein darauf gesttzt. Das kann nach den vorerwhnten Rechtsprechungsgrundstzen des Gerichtshofs der Europischen Gemeinschaften fr die Verneinung der Be- kanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr als rechts- fehlerfrei erachtet werden. Auf die gegen die vom Berufungsgericht festge- stellten Prozentstze gerichteten Angriffe der Revision kommt es daher nicht entscheidend an. Nach den vorerwhnten, fr die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verbindlichen Vorgaben des Gerichtshofs der Europischen Ge- meinschaften sind fr die Prfung, ob eine Marke bekannt ist, also insbe- sondere der Marktanteil der Marke, die Intensitt, die geographische Ausdeh- nung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Frderung gettigt hat, von Bedeutung. Hierzu haben die Parteien - mit Ausnahme des Vortrags der Klgerinnen zu den erteilten Lizenzen - im Rechtsstreit bisher, weil die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europischen Gemeinschaften erst nach Abschluû der Be- - 10 - rufungsinstanz bekannt geworden ist, nicht vorgetragen. Deshalb war das Be- rufungsverfahren erneut zu erffnen, um ihnen Gelegenheit zu weiterem Vor- bringen zu geben. Allerdings hat das Berufungsgericht bei dem fr die Beurteilung der Bekanntheit zu bestimmenden Kreis der von den in Frage stehenden Waren angesprochenen Personen zutreffend den allgemeinen Verkehr und die Ein- kufer der entsprechenden Gter zugrunde gelegt. Bei den in Betracht zu zie- henden Waren, insbesondere auch den Seifen, Parfmerien, Juwelier- und Schmuckwaren, handelt es sich nach deren Eigenschaften, auf die es maûgeblich ankommt, um Produkte des persnlichen tglichen Bedarfs, die sich an alle Verkehrskreise wenden. Die Revision vertritt die Auffassung, dar- ber hinaus gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgtern, der nach dem Vortrag der Klgerinnen den Kern ihres Markenverwertungssystems ausmache, und sich in den Lizenzvergaben an die Firma V. M. (Faberg-Schmuck- waren), die Firma A. & D. (Faberg-Damast-Seiden) und die Firma L. d M. S.A. (Faberg-Brillengestelle) widerspiegelten. Mit diesen Gtern wen- deten sich die Klgerin zu 2 und die Lizenznehmer der Klgerin zu 1 an Verbraucher mit hherem Bildungsstand und berdurchschnittlichem Einkom- men; mithin seien es die Angehrigen dieser Personengruppe, die als Nachfra- ger in Betracht kmen. Damit vernachlssigt die Revision, daû die Produkte bei der markenrechtlichen Beurteilung, wie auch im Rahmen der Prfung der Warenhnlichkeit, einander nach Warengattungen gegenberstehen. Diese sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen, nicht nach Werbekonzeptionen, die jederzeit gendert werden knnen (Ingerl/Rohnke, Mar kengesetz, § 14 Rdn. 284). Darber hinaus hat das Berufungsgericht festgestellt, daû unter den Klagemarken auch Waren des persnlichen - 11 - tglichen Gebrauchs vertrieben werden, die selbst fr Bezieher niedriger Ein- kommen erschwinglich sind. So wrden von der Klgerin zu 2 die Herrenserien "Hero" und "Axe" unter den Klagemarken zu Verkaufspreisen um 10 DM ver- trieben. Des weiteren biete die Firma V. M. eine Vielzahl von Schmuck- stcken an, die mit Verkaufspreisen unter 1000 DM auch fr Durchschnitts- verdiener bezahlbar seien. Die Revision macht dagegen geltend, jedenfalls gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgtern, die den Kern des von der Klgerin zu 1 entwickelten Markenverwertungssystems ausmache. Hierauf kann es jedoch nicht maûgeblich ankommen, weil dieser Bereich, wie die Re- visionserwiderung zu Recht hervorhebt, in den von den Klgerinnen vorgeleg- ten Meinungsforschungsgutachten keinen ausreichenden Niederschlag findet. So haben von den Bevlkerungsgruppen mit hherem Bildungsstand und/oder hherem Einkommen, obwohl Mehrfachnennungen mglich waren und erfolgt sind, lediglich zwischen 5 und 12 % die Bezeichnung "Faberg" mit "Luxus- gtern (auch teure Produkte, exklusiv)" in Verbindung gebracht. Schon daraus ergibt sich, daû eine gemischte Werbe- und Vertriebskonzeption, wie sie von den Klgerinnen praktiziert wird, nicht geeignet ist, die Art der maûgeblichen Warengattung auf hochpreisige Luxusgter zu beschrnken. Aber auch auf die von der Revision hervorgehobene Tatsache, daû die Klagemarken, wie das Berufungsgericht als zutreffend unterstellt hat, den Ein- kufern von Handelsunternehmen fr Luxusgter zu weit ber 70 % bekannt seien, kann nicht maûgeblich abgestellt werden. Nach der angefhrten Recht- sprechung des Gerichtshofs der Europischen Gemeinschaften kommt es je- denfalls auch auf die Bekanntheit in den von den Waren betroffenen Kreisen des Publikums an. Damit sind jedoch nicht lediglich die als Einkufer in ihrer beruflichen Ttigkeit betroffenen Personen gemeint, sondern auch die von den - 12 - Waren als Verbraucher angesprochenen Personen, mithin bei den in Betracht zu ziehenden Waren der allgemeine Verkehr. Die weiteren fr die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarken erfor- derlichen Feststellungen und gegebenenfalls auch die weiteren tatbestand- lichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird das Berufungs- gericht noch zu treffen haben. 4. Das Berufungsgericht hat die Klageansprche auch aus § 1 UWG verneint. Das kann aus Rechtsgrnden nicht beanstandet werden. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt sich der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit wel- cher der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausge- baut werden sollte (vgl. Begrndung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/ 6581, S. 72 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und lût in ihrem Anwendungsbereich fr eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundstzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog). Dieser Grundsatz gilt auch im Streitfall. Die Klgerinnen haben in ihrem Vortrag keine zustzlichen wettbewerbswidrigen Umstnde geltend ge- macht, die nicht schon der Prfung im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugrunde gelegen haben. Auf § 1 UWG ist die Revision selbst auch nicht mehr zurckgekommen. - 13 - III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurckzuverweisen. Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant Schaffert
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