BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 106/11 Verkündet am: 6. Februar 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja VOODOO Gemeinschaftsmarkenverordnung Ar t. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 15 Abs. 1 und 2, Art. 104 Abs. 1 a) Eine Verfahrensaussetzung nach Art. 104 Abs. 1 GMV kommt nicht in B e- tracht, wenn die Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a GMV vor dem A n- trag auf Erklärung des Verfalls oder der Nicht igkeit der Gemeinschaftsma r- ke nach Art. 56 GMV erhoben worden ist. b) Ob die Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne des Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der Prozessführungsbefugnis des Prozessstands chafters. c) Die Verwendung einer Gemeinschaftsmarke ausschließlich in Deutschland kann für ihre rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV genügen. d) Eine Lizenzvereinbarung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet kein e rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 und 2 GMV. BGH, Urteil vom 6. Februar 2013 - I ZR 106/11 - OLG Karlsruhe LG Mannheim - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 6. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 4. Mai 2011 im Koste n- punkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das B e- rufungsgericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen T atbestand: Die Klägerin, eine in der Schweiz ansässige Aktiengesellschaft, ist Inh a- berin einer Lizenz an der Gemeinschafsmarke Nr. 1 911 742 VOODOO (Kl a- gemarke) . Diese ist mit Priorität vom 20. O ktober 2000 am 13. Januar 2005 für die Waren Sportartike l eingetragen worden. Der Markeninhaber Andreas M. hat die Klägerin ermächtigt, die Rechte aus der Marke im eigenen Namen ge l- tend zu machen . Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte) , deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, betreibt die Interne tseiten . de und .de . Zu ihrem Angebot gehören Artikel für den Angelsport. Ende 1 2 - 3 - 2008/Anfang 2009 bot sie auf ihren Internetseiten unter den Bezeichnungen VOODOO Bait Partikelfutter , VOODOO Bait Futtermix und VOODOO Pe l- lets Anlockfutter für Fische an. Die Klägerin sieht in der Verwendung des Begriffs VOODOO durch die Beklagte n eine Verletzung ihres Markenrechts. Sie hat die Beklagte n auf Unte r- lassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und auf Zahlung von Abmah n- kosten in Höhe von 3.160 t- stellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt. Die Beklagten haben den Einwand mangelnder Benutzung der Klag e- marke erhoben. Das Landgericht hat die Beklagten mit Ausnahm e der Abmahnkosten a n- tragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten z u- rückgewiesen und sie auf die Anschlussberufung der Klägerin zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 2.759,60 Mit der vom Senat z ugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage. Entscheidungsgründe: A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden der U n- terlassungsanspruch aus Art. 9 Abs. 1 Sat z 2 Buchst. b , Art. 102 Abs. 1 GMV sowie die geltend gemachten Folgeansprüche zu. Zu r Begründung hat es au s- geführt: 3 4 5 6 7 - 4 - Der Rechtsstreit sei nicht im Hinblick auf die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt gegen die Klagemarke gerichteten Anträge auf L öschung wegen Verfalls und Nichtigkeit der Klagemarke auszusetzen. Das Landgericht Mannheim sei international zuständig. Die Klägerin sei prozessführungsbefugt. Sie sei vom Markeninhaber zur Geltendmachung der Ansprüche im eigenen Namen ermächtigt worden . Zwischen der Klagemarke und der von den Beklagten genutzten B e- zeichnung VOODOO bestehe Verwechslungsgefahr. Die Beklagten hätten den Begriff VOODOO markenmäßig verwendet. Die Klagemarke verfüge für den Bereich der Sportartikel über durchschnittlic he Kennzeichnungskraft. D ie Kennzeichnungskraft der Klagemarke werde nicht dadurch beeinträchtig t , dass durch den Begriff VOODOO beim Publikum Assoziationen an eine magische Wirkung des Fischanlockfutters entstehen könnten . Es bestehe Zeichenidentität oder - soweit das Zeichen VOODOO von den Beklagten mit weiteren Bestandteilen verwandt worden sei - hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die Begriffe Bait/Baits (englisch für Köder), Futtermix oder Partikelmix seien beschreibend und prägten die zusamme ngesetzten Zeichen nicht. Zu den Sportartikeln , für die die Klagemarke geschützt sei, rechneten Produkte, die unmittelbar der Ausü bung des Angelsports dient en. Zwischen diesen Erzeugnissen und den mit dem Zeichen VOODOO versehenen Natu r- ködern, die die Beklagte vertrieben habe, bestehe jedenfalls erhebliche Ware n- ähnlichkeit. Die Klagemarke sei auch für Sportartikel rechtserhaltend benutzt worden. Sie sei mit Zustimmung des Markeninhabers von dem Unternehmen VOODOO Flyfishing Ltd. und seinem Inhaber Kr istian G. für Angelhaken, in s- 8 9 10 11 12 - 5 - besondere Angelfliegen und Köder für den Angelsport , noch vor Ablauf der B e- nutzungsschonfrist in der Werbung verwendet worden. Der Klägerin steh e ein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten ei n- schließlich der Kosten eines Paten tanwalts in Höhe von 2.759,60 n- sen zu. B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. I. Entgegen der Ansicht der Revisi onserwiderung ist das vorliegende Ve r- fahren nicht im Hinblick auf die beim Amt gestellten Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Klagemarke auszusetzen. 1. Es liegen weder die Voraussetzungen des Art. 104 Abs. 1 noch des Art. 104 Ab s. 2 Satz 2 GMV für eine Aussetzung des Verfahrens vor. a) Die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1 GMV sieht die Aussetzung des Verfahrens über eine Klage im Sinne des Art. 9 6 GMV - mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung - vor, wenn be im Amt bereits ein A n- trag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke gestellt worden ist. Das vorliegende Verfahren betrifft zwar eine Verletzung s- klage im Sinne des Art. 96 Buchst. a GMV. Die Aussetzung nach Art. 104 Abs. 1 GMV setzt aber voraus, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtig keit oder des Verfalls vor Erhebung der Klage gestellt worden ist (vgl. österr. OGH, GRUR Int. 2003, 861, 863; OLG Hamburg, GRURRR 2005, 251; Schennen in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenve rordnung, 3. Aufl., Art. 104 Rn. 7; Hoffrichter - Daunicht in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., Art. 104 GMV Rn. 2; v. Mühlendahl/Ohlgart, 13 14 15 16 17 - 6 - Die Gemeinschaftsmarke, § 26 Rn. 32 und 35; zum inhaltsgleichen Art . 91 Abs. 1 GGV BGH, Urteil vom 28. September 2011 - I ZR 23/10, GRUR 2012, 512 Rn. 21 = WRP 2012, 558 - Kinderwagen I). Andernfalls hätte , soweit keine besonderen Gründe vorliegen, jede gegen die Rechtsgültigkeit einer Gemei n- schaftsmarke gerichtete Widerk lage - auch eine solche in einem anderen Ve r- fahren - und jeder Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke zwingend eine Aussetzung des Verfahrens nach Art. 104 Abs. 1 GMV zur Folge. Das würde die Durchsetzung der Rechte a us Gemei n- schaftsmarken wesentlich erschweren und stünde mit Sinn und Zweck des Art. 99 Abs. 1 GMV nicht in Einklang, wonach die Gemeinschaftsmarkengeric h- te von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen haben, sofern diese nicht durch den Bekla gten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten ist. b) Die Anträge auf Erklärung der Nichtig keit und des Verfalls sind beim Amt am 15. Juli 2009 und am 8. Februar sowie 15. März 2010 und damit nach Rechtshängigkeit der Klage am 15. Mai 2009 eingereicht worden. c) Ohne Erfolg macht die Revisionserwiderung geltend, ein Verfahren sei nach Art. 104 Abs. 1 oder 2 Satz 2 GMV auch dann auszusetzen, wenn der Einwand des Verfalls der Marke gemäß Art. 99 Abs. 3 GMV nach An tragste l- lung beim Amt erhoben worden sei . Art. 104 Abs. 1 GMV stellt auf eine vor Kl a- geerhebung in einem anderen Verfahren erhobene Widerklage oder einen A n- trag beim Amt gegen die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke ab. Dem steht der im vorliegenden Ve rfahren erhobene Einwand des Verfalls der G e- meinschaftsmarke nach Art. 99 Abs. 3 GMV nicht gleich. Er wirkt nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits und ist deshalb - anders als die Entscheidung über den Verfall der Gemeinschaftsmarke im Wege der Widerk lage oder auf Antrag beim Amt nach Art. 55 Abs. 1 GMV - nicht geeignet, über das Verfahren 18 19 - 7 - hinausgehende Wirkungen zu entfalten. Aus diesem Grund kommt - anders als die Revisionserwiderung meint - auch keine Verfahrensaussetzung nach Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GMV in Betracht. Diese Vorschrift setzt die Erhebung e i- ner Widerklage über die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke voraus, an der es vorliegend fehlt. 2. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Art. 101 Abs. 3 GMV in Verbi n- dung mit § 148 ZPO kommt eben falls nicht in Betracht. Ob ein Verletzungsve r- fahren im Hinblick auf einen Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 148 ZPO auszusetzen ist, entscheidet sich anhand der Abwägung der Erfolgsaussichten des Verfahrens über den Verfall der Klagemarke und der m it der Aussetzung verbundenen Prozessverzögerung (vgl. BGH, GRUR 2012, 512 Rn. 22 - Kin - derwagen I). Die Anträge, die Gemeinschaftsmarke für die hier in Rede stehe n- de Ware Sportartikel für verfallen zu erklären, sind erst während des Ber u- fungsverfahrens gestellt worden. Mit der Aussetzung des Verfahrens wäre eine unzumutbare Verfahrensverzögerung verbunden . Zwar hat vorliegend die Kl ä- gerin die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Dieser haben jedoch die B e- klagten widersprochen. Deren Interessen an einer a bschließenden Klärung der Frage, ob sie die Verwendung des Zeichens VOODOO unterlassen müssen, überwiegt das Interesse der Klägerin an der Verfahrensaussetzung. Der Zei t- raum bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Ve r- falls nach Art. 5 6 ff GMV ist derzeit nicht abzuschätzen, weil die Verfahren noch vor den Beschwerdekammern des Amtes anhängig sind. II. Die Klage ist zulässig. 1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu pr ü- fen ist, folgt aus Art. 97 Abs. 1 GMV. Die Beklagte zu 1 hat ihren Sitz und der 20 21 22 - 8 - Beklagte zu 2 seinen Wohnsitz in Deutschland. Für die internationale Zustä n- digkeit kommt es nicht darauf an, dass die Beklagten ni cht im Zuständigkeitsb e- reich des Landgerichts Mannheim als Gemeinschaftsmarkengericht ansässig sind, sondern im Bezirk des Oberlandesgerichts München, für den das Landg e- richt München I nach § 30 Nr. 1 der bayerischen Verordnung über gerichtliche Zuständigk eiten im Bereich des Staatsministeriums der Justiz und für Verbra u- cher schutz vom 16. November 2004 (GVBl. 200 4, 471) vorliegend zuständig war . Dies berührt nur die örtliche Zuständigkeit, die der revisionsgerichtlichen Nachprüfung nach § 545 Abs. 2 ZPO ent zogen ist (vgl. BGH, GRUR 2012, 512 Rn. 18 - Kinder wagen I; BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 102/11 , GRUR 2013, 285 Rn. 17 = WRP 2013, 341 - Kinderwagen II). 2. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Klägerin sei b e- rechtigt, die Rechte au s der Klagemarke im eigenen Namen geltend zu m a- chen. a) Nach Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV kann der Lizenznehmer ein Verfa h- ren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung des Markeninhabers anhängig machen. Das Berufungsgericht hat festgest ellt, dass die Klägerin Inhaberin einer Lizenz an der Klagemarke ist und aufgrund der E r- mächtigung vom 1. April 2009 über die Zustimmung des Markeninhabers ve r- fügt, die Rechte aus der Klagemarke im eigenen Namen geltend zu machen. b) Die Revision beanst andet, das Berufungsgericht habe keine Festste l- lungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Rechte aus der Klagemarke anstelle des Markeninhabers nicht nur deshalb geltend mache, um die Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen auszuschließen oder zu ersc hweren. Die Rüge der Revision greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat hierzu zwar ke i- ne Feststellungen getroffen. Das ist jedoch unschädlich. Die Prozessstan d- 23 24 25 - 9 - schaft der Klägerin, die vorliegend in Rede steht, betrifft eine Prozessvorau s- setzung, deren Vorliegen das Revisionsgericht von Amts wegen zu prüfen hat (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1999 - VIII ZR 78/98, NJW 2000, 738 f.; U r teil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 52 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II). Anhaltspunkte dafür, dass d er Markeninhaber die Kläg e- rin zur Klageerhebung ermächtigt hat, um das Prozesskostenrisiko zu Lasten der Beklagten zu verringern oder auszuschließen, bestehen nicht. Die Klägerin ist eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 10 0.000 Schweizer Franken. Dass sie nicht in der Lage ist, das Prozesskoste n- risiko zu tragen, zeigt die Revision nicht auf und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Möglichkeit der Vollstreckung etwaiger Kostenerstattungsansprüche im Fa l- le des Unterliegens d er Klägerin sind nach Maßgabe des hier einschlägigen Art. 38 des Lugano - Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 gewährleistet. c) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe unberüc k- sichtigt gelassen, dass bei der Klägerin als Prozessst andschaf ter eine Situation vorlie ge, aus der sich beim Markeninhaber eine bösgläubige Markenanmeldung ergebe. In einem derartigen Fall fehle beim Prozessstandschafter ein schut z- würdiges Interesse an der Geltendmachung der Ansprüche. Die Frage, ob die Anmeldung der Klagemarke im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV bösgläubig erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der Prozessführungsbefugnis. Es kommt daher im vorliege n- den Zusammenhang auch nicht darauf an, ob der Antrag beim Amt sowie die Widerklage im Verletzungsverfahren nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV eine abschließende Regelung darstellen. 26 27 - 10 - III. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Klage bis auf einen Teil der Abmahnkosten begründet ist, hält der revisionsrechtlich en N achprüfung nicht stand. 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellu n- gen kann ein Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1 GMV wegen der Gefahr einer Verwechslung zwischen der Kl a- gemarke und den beanstandeten Bezeichnungen nicht bejaht werden. a) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV. Die Klagemarke sei für die Ware Sportartikel durc hschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei der beanstandeten Bezeichnung VOODOO Pellets diene aufgrund der Packungsgestaltung als einziges herkunftshinweisendes Zeichen. Deshalb liege zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeic hnung Zeichenidentität vor. Zwischen der Klagemarke und den übrigen beanstandeten Bezeichnungen VOODOO Bait Futtermix und VOODOO Bait Partikelmix bestehe hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die W a- ren, für die die beanstandeten Bezeichnungen verwendet worde n seien, und d ie Sportartikel, für die die Klagemarke Schutz beanspruche, seien zumindest in erhebliche m Maße ähnlich. Da die Klagemarke dem Benutzungszwang unte r- liege und die Beklagten den Einwand erhoben hätten, die Marke sei für Sporta r- tikel verfallen, seien bei der Klagemarke von der eingetragenen Ware Sporta r- tikel nur diejenigen Produkte der Prüfung der Warenähnlichkeit zugrunde zu legen , die unter diesen Warenoberbegriff fielen und für die die Klagemarke rechtserhaltend benutzt worden sei. Dies seie n Angelhaken, insbesondere A n- gelfliegen und Köder für den Angelsport , die unter die Ware Sportartikel fi e- len. 28 29 30 - 11 - b) Auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Fes t- stellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Einwand der B e- klagten, die Klagemarke sei verfallen, unbegründet ist . aa) Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagten der vorliegenden Verletzungsklage nach Art. 96 Buchst. a GMV den Einwand des Verfalls der Gemeinschaftsmarke wege n mangelnder Benu t- zung nach Art. 99 Abs. 3 GMV entgegenhalten können. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, dass die Benu t- zung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Markeninhabers Andreas M. als Benutzung durch den Inhaber gilt (Art. 15 Abs. 2 GMV). Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Warenähnlichkeit von den unter den weiten Warenoberbegriff der Sportartikel fallenden Waren nach A b- lauf der Benutzungsschonfrist zu Recht nur diejenigen berücksichtigt, für die die Klägerin ei ne rechtserhaltende Benutzung geltend gemacht hat (vgl. BGH, U r- teil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 22 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). bb) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des B e- rufungsgerichts, die Klagema rke sei rechtserhaltend durch die Voodoo Fl y- fishing Ltd. im Sinne von Art. 15 GMV benutzt worden. (1) Nach Art. 15 Abs. 1 GMV setzt eine rechtserhaltende Benutzung vor - aus, dass der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstlei s- tungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung ernsthaft in der Union benutzt hat. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 10 Abs. 1 MarkenRL. Für beide Vorschriften - und damit auch für § 26 Ma r- kenG, durch den Art. 10 Abs. 1 Marke nRL in deutsches Recht umgesetzt wird - 31 32 33 34 35 36 - 12 - gelten danach einheitliche Maßstäbe (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C234/06, Slg. 2007, I7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 83 - Il Ponte Fina n- ziaria/ HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschluss vom 17. August 2011 I ZR 84/09, GRUR 2011, 1142 Rn. 19 = WRP 2011, 1615 - PROTI I ). Unter Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV ist eine Verwendung der Marke zu verstehen, die ihrer Hauptfunktion entspricht, dem Ver braucher oder Enda b- nehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden , ohne einer Verwech s- lungsgefahr zu u nterliegen (EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2008 - C442/07, Slg. 2008, I9223 = GRUR 2009, 156 Rn. 13 - Verein Radetzky - Orden; BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 18 = WRP 2012, 940 - ZAPPA). Ernsthaft ist die Benutzung einer Ma rke, wenn sie verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu s i- chern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch b e- nutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernstha ftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsve r- kehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung de r Marke ( vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 15 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig aus reichend ist, um Marktanteile f ür die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeu r- teilung ab (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 73 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, GRUR 2012 , 832 Rn. 49 - ZAPPA). 37 - 13 - Diese Maßstäbe gelten auch für die Frage der erforderlichen territorialen Reichweite der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art. 15 Abs. 1 GMV. Danach ist die Größe des Gebiets , in dem die Marke benutzt wo r- den ist, ei n Aspekt im Rahmen der Prüfung, ob von einer ernsthaften Benu t- zung auszugehen ist. In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend auf die Grenzen de r Hoheitsgebiet e der Mitgliedstaaten an. Dementsprechend kann von einer ernsthaften Benutzung einer Geme inschaftsmarke auch dann auszugehen sein, wenn ihre Benutzung auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Mitgliedstaats beschränkt ist (vgl. EuGH, Urteil vom 19. Dezember 2012 C149/11, GRUR 2013, 182 Rn. 36, 50 und 57 - Leno Merken /Hagelkruis Beheer [ONEL/OM EL]). (2) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgega n- gen. Es hat jedoch zu Unrecht angenommen, die Klägerin habe den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke während des maßgebl i- chen Fünfjahreszeitraums durch die Voodo o Flyfishing Ltd. geführt. Der ma ß- gebliche Fünfjahreszeitraum, innerhalb dessen die Marke rechtserhaltend b e- nutzt werden musste, begann mit Eintragung der Marke am 13. Januar 2005 und endete am 13. Januar 2010. (3) Nicht zu beanstanden ist indes der rec htliche Ausgangspunkt des B e- rufungsgerichts, wonach auch eine erst kurz vor Ablauf des Fünfjahreszei t- raums aufgenommene Benutzung rechtserhaltend wirken kann. Für eine erns t- hafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 bis 74 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 18. Okto - ber 2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Rn. 23 = WRP 2008, 802 - AKZE N- TA; vgl. bereits zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG BGH, Urteil vom 17. Januar 1985 I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit). Die Benutzungsaufnahme 38 39 40 - 14 - muss nur die Kriterien erfüllen, die an eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV zu stellen sind. D azu kann auch eine erst kurz vor Ab lauf des Fünfjahreszeitraums aufgenommene Markenverwendung ausreichen , wenn sie sich als Beginn einer ernsthaften Benutzung darstellt. Ob die Benutzung diese Anforderungen erfüllt, ist unter Einbeziehung des weiteren Verlaufs der Markennutzung zu beurteile n (vgl. BGH, GRUR 1985, 926, 928 - topfitz / topfit). (4) Anders als die Revision meint, konnte das Berufungsgericht für die Frage einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke auch ausschließlich auf deren Verwendung in Deutschland abstellen, weil durch eine auf das Bunde sgebiet beschränkte Verwendung eine rechtserhaltende B e- nutzung nicht von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. EuGH, GRUR 20 1 3, 182 Rn. 5 0 - Leno Merken /Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]). (5) Das Berufungsgericht hat die rechtserhaltende Benutzung aus der Ve rwendung der Klagemarke durch die Voodoo Flyfishing Ltd. in München und ihren Inhaber Kristian G. gefolgert. Das hält den Angriffen der Revision nicht stand. Die Beklagten habe n eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke bestritten. Aus den vom Berufun gsgericht herangezogenen Anlagen K 53 bis K 56 ergibt sich keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke im Sinne des Art. 15 GMV während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums. (6) Die Anlage K 53 zeigt eine Internetseite der Voodoo Flyfishing Ltd. Die Verwendung der Klagemarke durch diese Gesellschaft kann zwar eine rechtserhaltende Benutzung begründen, weil d ie Voodoo Flyfishing Ltd. au f- grund des Lizenzvertrages von Dezember 2009 Unterlizenznehmerin der Kläg e- rin ist und die Benutzung mit Zustimmung de s Markeninhabers erfolgt e (Art. 15 Abs. 2 GMV). 41 42 43 - 15 - Eine r rechtserhaltende n Benutzung der Klagemarke steht - anders als die Revision meint - auch nicht der Umstand entgegen, dass die Lizenzverei n- barung möglicherweise infolge einer Abmahnung der Voodoo Flyfi shing Ltd. durch die Klägerin abgeschlossen worden ist. Das ist für die Wirksamkeit der Zustimmung des Markeninhabers und der Klägerin als Hauptlizenznehmerin zur Benutzung der Klagemarke durch die Voodoo Flyfishing Ltd. und ihren Inhaber als Unterlizenzne hmer und für die Frage der Ernsthaftigkeit der Markenbenu t- zung ohne Belang. Der Ausdruck der Internetseite (Anlage K 53) zeigt jedoch das Datum 31. Mai 2010. Daraus folgt mithin keine Benutzungsaufnahme während des in Rede stehenden Fünfjahreszeitraums. Die Anlage K 54 zeigt eine weitere Internetseite der Voodoo Flyfishing Ltd. Das Datum des Ausdrucks ist nicht erkennbar ; Feststellungen des Ber u- fungsgerichts hierzu fehlen . Zum Beleg der Benutzungsaufnahme innerhalb des maßg eblichen Zeitraums ist diese r Aus druck daher ungeeignet. Entspreche n- des gilt für den in der Anlage K 55 wiedergegebenen Internetauftritt der Voodoo Flyfishing Ltd. Die von der Revisionserwiderung als Anlagen BG 1 und BG 2 vorgelegten Ablichtungen, die die vollständigen Abdrucke der I nternetseiten mit jeweiligem Datum zeigen, stellen neuen Tatsachenvortrag dar, den der Senat im Revisionsverfahren nicht berücksichtigen kann (§ 559 Abs. 1 ZPO) . Die A n- lage K 56 zeigt ein Ausdruckdatum, das nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums liegt (31. Ma i 2010) und die rechtzeitige Aufnahme der Benutzung nicht belegt. Zudem ist die Verwendung der Bezeichnung Voodoo Flyfishing Ltd. In Groß - und Kleinschreibung sowie mit und ohne R im Kreis in den vom Ber u- fungsgericht herangezogenen Anlagen K 53 bis K 56 ungeeignet, eine recht s- erhaltende Benutzung der Klagemarke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV zu b e- 44 45 46 47 - 16 - legen. Eine rechtserhaltende Benutzung liegt nicht vor, wenn der Verkehr das Zeichen im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen als rein firmenmäßigen H inweis auffasst, weil die Verwendung des Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen erfolgt (vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C17/06, Slg. 2007, I7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 24 bis 27 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Das Ze i- chen Voodoo Flyfishing Ltd. wird der Verkehr - auch bei Verwendung des R im Kreis bei dem Wort Voodoo - ausschließlich als Hinweis auf das entspr e- chende Unternehmen und nicht als Verwendung einer Marke verstehen, die i h- rer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher die Ursprungsidentität einer W a- re oder Dienstleistung zu gara ntieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistu n- gen anderer Herkunft zu unterscheiden. Auch wenn das angesprochene Publ i- kum dem R im Kreis häufig den Hinweis auf eine eingetragene Mar ke en t- nehmen wird, gilt dies nicht im vorliegenden Fall, weil das R im Kreis innerhalb eines Unternehmenskennzeichens und damit innerhalb eines anderen Kennze i- chens als einer Marke angebracht worden ist . 2. Die Anträge auf Auskunft, Rechnungslegung un d Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie der Antrag auf Zahlung der Abmahnkosten sind auf der Grundlage der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls nicht begründet. Auch insoweit greift der Nichtbenutzungseinwand aus Art. 15 , 99 Abs. 3 GMV durch. C. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufz u- heben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Ber u- fungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann auf der 48 49 - 17 - Grundlage des vo m Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht a b- schließend beurteilen, ob der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche z u- stehen. Bei seiner neuen Entscheidung wird das Berufungsgericht Folgendes zu beachten haben: I. Die Klägerin hat geltend gema cht, die Unterlizenznehmerin Voodoo Flyfishing Ltd. habe die Marke vor und nach Abschluss des Lizenzvertrages vom 18./21. Dezember 2009 rechtserhaltend benutzt. 1. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsrechtszug die erforderlichen Fests tellungen dazu treffen müssen, von wann der Interne t- auftritt der Voodoo Flyfishing Ltd. datiert, aus dem die Klägerin eine rechtserha l- tende Benutzung der Klagemarke herleitet und ob sich aus den Internetseiten eine markenmäßige Verwendung des Zeichens VOO DOO ergibt. 2. Das Berufungsgericht wird zudem zu prüfen haben, ob eine rechtse r- haltende Benutzung durch die Voodoo Flyfishing Ltd. oder ihren Inhaber schon vor Abschluss des Lizenzvertrages vom 18./21. Dezember 2009 erfolgt ist. a) Diese ergibt sic h allerdings nicht schon aus der weiteren Lizenzve r- einbarung vom 14./21. Dezember 2009 zwischen der Klägerin und der Voodoo Flyfishing Ltd. und ihrem Inhaber über die Verwendung der Klagemarke im Zei t- raum vom 1. Januar 2005 bis 8. März 2009. Die nachträgli che Lizenzvereinb a- rung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet keine erns t- hafte rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke (vgl. Eisenführ in Eisenführ/ Schennen aaO Art. 15 Rn. 53; v. Mühlendahl/Ohlgart aaO § 8 Rn. 12; zu § 5 Abs. 7 Sat z 2 WZG BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1984 - I ZB 14/83, GRUR 1985, 385 f. - FLUOSOL; zu § 26 MarkenG Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 162; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 26 Rn. 116). 50 51 52 53 - 18 - Das Amt ist in der Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu 1 zum Verfall der Klagemarke allerdings vom gegenteiligen Ergebnis ausgegangen (Entscheidung vom 2 4 . Mai 2012 - 4241 C Rn. 53). Das ist jedoch unschädlich. Es ist Sache der Gerichte der Mitgliedstaaten, die Umstände zu beurteilen und zu gewich ten, aus denen sich eine ernsthafte Benutzung der Gemeinschaft s- marke ergeben kann (vgl. EuGH, GRUR 2013, 182 Rn. 56 - Leno Merken / Hagelkruis Beheer [ONEL/OMEL]). Der rückwirkende Abschluss einer Lizen z- vereinbarung, mit dem eine zuvor rechtsverletzende Mar kenverwendung durch einen Dritten nachträglich vom Markeninhaber gebilligt wird, rechnet nicht zu den Faktoren, die den Schluss auf eine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 GMV zulassen. b) Die Klägerin hat jedoch auch geltend gemacht , nach der Unterwe r- fungserklärung vom 6. März 2009 habe die Voodoo Flyfishing Ltd. mit Zusti m- mung des Markeninhabers die Klagemarke benutzt. Diesen Vortrag hat die Kl ä- gerin zwar erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufung s- instanz gehalten. Das Berufungsgericht hat ihn deshalb zu Recht in seiner En t- scheidung unberücksichtigt gelassen (§§ 296a, 525 ZPO). Soweit die Klägerin diesen Vortrag zum Gegenstand ihres Vorbringens im wiedereröffneten Ber u- fungsrechtszug macht, wird das Berufungsgericht - falls der Vortrag noch zuz u- lassen ist - auch zu prüfen haben, ob sich hieraus eine rechtserhaltende Benu t- zung ergibt. 3 . So llte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelang en , dass inne r- halb des Fünfjahreszeitraums eine Benutzung aufgenommen worden ist , wird es anhand sämtlicher relevanten Merkmale zu prüfen haben, ob sich daraus auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung ergibt. In diesem Zusammenhang wird es gegebenenfalls au ch den Zeitraum nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in die Betrachtung einzubezi ehen haben. 54 55 56 - 19 - II. Hinsichtlich des Antrags auf Feststellung der Schadensersatzverpflic h- tung der Beklagten ist zu beachten, dass dem Lizenznehmer nach der Rech t- sprechung des S enats kein eigener Schadensersatzanspruch zusteht, sondern der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation einen dem Lizenznehmer entstandenen Schaden geltend machen kann (vgl. BGH, U r teil vom 19. Juli 2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 8 77 Rn. 32 = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate). Auch wenn die Klägerin als Lizenznehmerin zur Ge l- tendmachung dieses Schadensersatzanspruchs im eigenen Namen ermächtigt ist, handelt es sich um einen Schaden sersatzanspruch de s Lizenzgeber s , was in dem Feststel lungsantrag zum Ausdruck kommen muss. I I I. So weit das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erstattung der A b- mahnkosten nach Art. 102 Abs. 2 GMV in Verbindung mit §§ 670, 683, 677 BGB dem Grunde nach bejah t , wird es weiter prüfen müssen, ob der Anspruch d ie Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts umfasst (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 19 ff. = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. Dezember 2011 I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 2 4 ff. - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 201 2 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des P a- tentanwalts IV). Dagegen bestehen entgegen der Ansicht der Revision keine Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Recht sanwalts bei der in Rede stehenden Abmahnung. Anders als die Revision meint, ist auch nicht zu bea n- standen, dass das Berufungsgericht die Fälligkeit des Anspruchs auf Zahlung der Abmahnkosten bejaht hat. Zwar besteht - sollten die mit der Abmahnung beauftr agten Anwälte der Klägerin noch keine Rechnung gestellt haben - z u- nächst lediglich ein Anspruch auf Freistellung von den entsprechenden Kosten. Auch geht nach § 250 Satz 2 BGB der Befreiungsanspruch nach § 257 BGB 57 58 59 - 20 - erst dann in einen Geldanspruch über, wenn der Gläubiger erfolglos eine Frist zur Freistellung mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat. Allerdings wandelt sich der nach § 257 BGB bestehende Befreiungsanspruch in einen Zahlungsa n- spruch um, wenn der Schuldner die Zahlung ernsthaft und endgültig verweige rt und der Gläubiger Geldersatz fordert (vgl. BGH, Urteil vom 10. Februar 1999 VIII ZR 70/98, NJW 1999, 1542, 1544; Urteil vom 13. Januar 2004 XI ZR 355/02, NJW 2004, 1868 f.). D avon ist vorliegend auszugehen . Bornkamm Pokrant Büscher Koch Löffler V orinstanzen: LG Mannheim, Entscheidung vom 18.12.2009 - 7 O 77/09 - OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 04.05.2011 - 6 U 19/10 -
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