BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 107 /1 0 Verkündet am: 30 . Januar 2014 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja H 15 MarkenG § 52 Abs. 2; UWG § 4 Nr. 10 a) Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösglä u- bigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende Anwendung. b) Auch oh ne ausdrückliche Anordnung in der Urteilsformel kann sich eine Rückwirkung der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Marke aus einer Auslegung der Entscheidungsgründe ergeben. BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10 - OLG Stuttgart LG Stuttgart - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhan d- lung vom 1 3 . November 2013 durch den Vorsitze nden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher , Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 2 . Zivilsenats des Oberlandesg e- richts Stuttgart vom 10 . Juni 2010 wird auf Kosten der Klägerin z u- rückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung " H 15 " ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff " Weihrauch Boswe l lia serrata " . Sie war Inhaberin folgender , während des Revisionsverfahrens gelöschter Ma r- ken : - der deutschen Wortmarke Nr. 39539263 " H 15 " (Klagemarke 1), mit Priorität vom 26. Septem ber 1995 eingetragen für p harmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Pr ä- parate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse/Lebens - mittel für medizinische Zwecke, diätetische Lebensmittel/Nahrungs - ergänzungsmittel zur Gesundheitspfleg e auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombin a- tion; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtm e- dizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen , Mineralstoffen, Spurenelementen, Ar o- 1 - 3 - ma - und Geschmacksstoffen, Süßstoff entweder einzeln oder in Ko m- bination, soweit in Klasse 29 enthalten; diätetische Lebensmittel/ Nah - rungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten , Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, M i- neralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombinat i- on, Aroma - und Geschmacksstoffen, Süß stoff , soweit in Klasse 30 enthalten. der deutschen Wortmar ken Nr . 30030362 " Hecht H 15 " und Nr. 300302 50 " Weihrauc h H 15 (Klagemarken 2 und 3) , jeweils mit Priorität vom 18. April 2000 eingetragen für Arzneimittel aller Art, Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß oder Kohlenhydrate n oder Vitam i- nen, Mineralstoffen, Sp urenelementen und Enzymen . Die Klägerin hat die Klagem arke 1 am 22 . Okt ober 2003 von der Hexal AG erworben. D ie Klagemarken zu 2 und 3 sind von ihr angemeldet worden. Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt in Deutsch land unter der Bezeichnung " H 15 Gufic " ein Präparat des indischen Herst ellers Gufic Limited , das ebenfalls den Inhaltsstoff Wei hrauch enthält. Di e- ses Präparat ist in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen , allerdings gemäß § 73 Abs. 3 AMG vom grund sätzlichen Verbot des Inverkehrbringens ausgenommen. Die Klägerin hat geltend gemacht , die Bezeichnung " H 15 Gufic " verletze ihre R echte an den Klagemarken . Sie hat beantragt, die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unter lassen, im geschäftlichen Verkehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Leben s- mitteln oder Arzneimitteln die Bezeichnung " H 15 Gufic " zu benutzen, insbesond e- re diese Bezeichnung auf ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnu ng anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder auszuführen, oder diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen. 2 3 4 - 4 - Weiterhin hat die Klägerin die Beklagten auf Au skunftserteilung sowie Za h lung von Abmahnkosten in Höhe von 3.452 in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt . Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen R e- visi on hat die Klägerin ihre Klageanträge weiterverfolgt . Während des Revisionsverfahrens wurde die Klägerin in einem Recht s- streit vor dem Oberlandesgericht Hamburg zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarken verurte ilt (OLG Hamburg, Urteil vom 7. Juni 2012 3 U 1 86 /10). Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die Klagemarken wurden zwischenzeitlich im Register gelöscht. Die Klägerin beantragt nunmehr , festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat. Die Beklagten beantragen, die Feststellungsklage abzuweisen. Entscheidungsgründe: I . Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten A n- sprüche verneint und z ur Begründung ausgeführt : D ie Klagemarke n seien zwar rechtserhaltend benut zt worden. Es fehle aber an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Bezeichnung , weil die Ang a- 5 6 7 8 9 10 11 - 5 - be "H 15 " nach der Anschauung der Fachkreise und des allgemeinen Publ i- kums eine Gattungsbe zeichnung für " Weihrauchextrakt " sei . II. Die Revision hat keinen Erfolg. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klag e- marken erledigt hat, ist zwar zulässig , aber unbegründet. 1. Die einseitige Erledigungserklärung der Klägerin ist zulässig. Die Erl e- digung der Hauptsache kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die Hauptsache erledigt haben soll , als solches wie vorl iegend außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis z ulässig und begründet war und wenn das der Fall ist ob sie durch dieses Ereignis unz u- lässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Vorauss etzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abz u- weisen oder - wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war - das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH , Urteil vom 29. Oktober 2009 I ZR 168/06 , GRUR 2010, 57 Rn. 15 = WRP 2010, 123 Scannertarif; Urteil vom 27. Oktober 2011 I ZR 131/10, GRUR 2012, 651 Rn. 17 = WRP 2012, 1118 regierung - ). 2. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat , ist unbegründet. Die v on der Klägerin gest ellte n Anträge auf Unterlassung , Auskunft, Fes t- stellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten sind als bereits zum Zeitpunkt der Klage erhebung unbegründe t anzusehen, weil die Klagemarken während des Revisionsverfahrens wegen b ösgläu bigen Erwer bs und Einsatz es rechtskräftig gelöscht w o rden sind und die Löschung der Klag e- 12 13 14 15 - 6 - marke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke von der Hexal AG und die Lösc hung der Klagemarken 2 und 3 auf deren Eintragungszeitpunkt zurüc k- wirkt. a ) Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschluss vom 13. März 1997 I ZB 4/95, G RUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 Turbo II; Urteil vom 24. Februar 2000 I ZR 168/97, GRUR 2000 , 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 Ballermann; Urteil vom 5. Juni 2008 I ZR 169/0 5, GRUR 2008, 798 Rn. 14 = WRP 2008, 1202 POST I; Urteil vom 5. Juni 2008 I ZR 108/05, WRP 2 008, 1206 Rn. 16 City Post). Die Veränderung der Schutzrechtslage ergibt sich im Streitfall aus der L ö- schung der Klagemarken aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin durch die Entscheidung des Oberlandesgericht s Ham burg vom 7. Juni 2012 3 U 186/10 , die Gegenstand der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfa h- ren gewesen ist . b ) Wegen der Löschung der fraglichen Marken sind die Klageanträge als von Anfang an unbegründet anzusehen. aa) Die rechtskräftige Löschung einer Marke fü h r t i n einem Verletzung s- prozess, der auf die Marke gestützt ist, hinsichtlich des Verbotsantrags zur E r- ledigung der Hauptsache ( Fezer, Markenrecht , 4. Aufl., § 52 Rn. 18; Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 52 Rn. 19; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 52 Rn. 27 ; v. Gamm in Büscher / Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 6 ; zum Löschungsverfahren vgl. BGH, Urte il vom 10. April 2008 I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 41 = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD ) . Reicht die Rückwirkung 16 17 18 19 - 7 - nach § 52 Abs. 1 oder Abs. 2 MarkenG auf den Tag der Erhe bung der Klage zurück, ist die auf Unterlassung gerichtete Klage von Anfang an unbegrün det ( Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 52 Rn. 27 ). Bei einer Klage, die auf Sch a- densersatz gerichtet ist, kommt es auf den Zeit raum an, für den Ersatz verlangt wird (Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 19 ) . Entsprechendes gilt für den Auskunft s- anspruch. Reicht die Lö schung einer Marke auf den Zeitpunkt einer Abma h- nung zurück, die auf diese Marke gestützt ist, besteht kein Anspruch auf Ersta t- tung der Abmahnkosten (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 12 = WRP 2009, 441 pcb). bb) I m Streitfall wirkt die Löschung der Klagemarken 2 und 3 auf den Ei n- tragungszeitpunkt im Jahr 2000 und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke im Jahr 2003 zurück . Das folgt aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vom 7. Juni 2012 3 U 186/10. Dessen U r- teilsformel enthält zwar keine Angabe, auf welchen Zeitpunkt die Anordnung der Löschung bezogen ist. Das ist vorliegend jedoch unschädlich, weil zur Ausl e- gung der Urteilsformel Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils hera n- gezogen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 11 Rohrreinigungsdüse II; Urteil vom 16. Mai 2013 I ZR 216/11, GRUR 2013, 1229 Rn. 25 = WRP 2013, 1613 Kinderhochstühle im Internet II) und sich hier aus ergibt, dass die Löschungsanordnungen auf die vorstehend angegebenen Zeitpunkte zurückwirken. (1) Das Oberlandesgericht Hamburg hat in seinem Urteil angenommen, dass die Klagemarken gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG zu l ö- schen sind. Ihre E intragung und ihr Einsatz hätten eine wettbe werbswidrige B e- hi nderung zur Folge . Di e Klägerin habe die Klagemarken 2 und 3 im Jahr 2000 in Kenntnis dessen angemeldet, dass die Gufic Limited bereits zuvor seit (j e- denfalls ) 1999 ihr Produkt als " H 15 Ay urmedi ca " in Deutschland vertrieben h a- 20 21 - 8 - be. Die Anmeldungen der Klagemar ken 2 und 3 und der Erwerb der Klagema r- ke 1 im Jahr 2003 hätten dazu gedient, durch eine breit an gelegte Beleg ung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen für Nahrungsergä n- zungsmitt el Vorbereitungen dafür zu treffen, mit den Mitteln des Markenrechts in wettbewerbswidriger Weise den Vertrieb des Arzneimittels der Gufic Limited in Deutschland zu vereiteln. Das Verhalten der Klägerin sei als bösgläubig zu beurteilen. (2) Die Rückwirk ung der Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der Klagemarken 2 und 3 im Jahr 2000 und auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Kl a- gemarke 1 im Jahr 2003 ergibt sich aus einer analogen Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den im Markengesetz nicht geregelten außerkennzeiche n- rechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG gelten die Wirkungen der Eintr a- gung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit g e- löscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG unterfallen die vor dem Deutschen Patent - und Markenamt geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§ 51, 55 MarkenG). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besond erer Antrag ist hierzu anders als bei der Löschungsklage wegen Verfalls nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht erforderlich. Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine vergleichbare I nteressenlage wie beim Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG, auf den § 52 Abs. 2 MarkenG unmi t- 22 23 - 9 - telbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände en t- sprechen sich (vgl. BG H, Beschluss vom 20. Mai 2009 I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 16 = WRP 2009, 1104 Schuhverzierung). Mit ih nen sollen rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig angemeldete Marken zur Löschung g e- bracht werden (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 I ZB 8/0 6 , GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 Ivadal ; BGH, GRUR 2009, 992 Rn. 16 Schuh - verzierung; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsr e- formgesetzes, BT - Drucks. 12/6581, S. 95). Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 Buchst. c des Geschmacksmuste rreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung einer Marke seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Dadu rch soll das Entst e- hen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden (BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 LIMES LOGISTIK ; Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterr e- formgesetzes, BT - Drucks. 15/1075, S. 67). Daraus ergibt sich, dass der bö s- gläubig handelnde Markenanmelder es grundsätzlich hinnehmen muss, aus seiner Marke von Anfang an keine positiven Rechtswirkungen herleit en zu kö n- nen . Für das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 52 Abs. 2 MarkenG. Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für den auße r- kennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch trotz gleicher Interessenlage. Di e- se Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 Ma r- kenG zu schließen. Dadurch wird der aus einer bösgläubig angemeldeten Ma r- ke in einem Verletzungsprozess in Anspruch Genommene in die Lage versetzt, nicht ein gesondertes Nichtigkeitsverfahren anstrengen z u müssen, sondern in demselben Verfahren im Wege der Widerklage den Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung geltend machen zu können . Eine entspr e- - 10 - chende Wahlmöglichkeit besteht ebenfalls nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV für die Gemeinschaftsm arke. (3 ) Die Rückwirkung der Löschung führt in Bezug auf alle Klagemarken dazu, dass die Klage als von Anfang an unbegründet anzusehen ist. Im Hinblick auf die Klagemarken 2 und 3 ergibt sich dies daraus, dass die Klägerin nach den Feststellungen d es Oberlandesgerichts Hamburg i n de m U r- teil vom 7. Juni 2012 bereits bei der en Anmeldung im Jahr 2000 bös gläubig handelte . Wegen der Rückwirkung der Löschung dieser Klagemarken auf das Jahr 2000 konnten sie die geltend gemachten Ansprüche nicht begründen. Nichts anderes gilt im Ergebnis in Bezug auf die Klagemarke 1, die von der Hexal AG 1995 angemeldet und von der Kläge rin im Jahr 2003 erworben wurde. Zwar hat das Oberlandesgericht Hamburg in seiner Entscheidung offe n- gelassen, ob wie die Löschungs wide r klägerin jenes Verfahrens geltend g e- macht hatte bere its die Hexal AG die Klagemarke 1 bösgläubig angemeldet hat te . Es hat den Löschungsgrund jedoch in einem bösgläubigen Verhalten der Klägerin beim Erwerb der Klagemarke 1 als Bestandteil eines insgesamt pla n- vollen Handelns gesehen. Damit lag auch der Grund für die Löschung der Kl a- gemarke 1 zu m Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage vor. 24 25 26 - 11 - III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Vorsitzender Richter am BGH Büscher Schaffert Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm ist erkrankt und daher verhin - dert zu unterschreiben. Büscher Koch Löffler Vorinstanzen: LG Stuttgart, Entscheidung vom 17.11.2009 - 17 O 154/09 - OLG Stuttgart, Entscheidung vom 10.06.2010 - 2 U 87/09 - 27
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