ECLI:DE:BGH:2017:091117UIZR110.1 6.0 BUNDESGERICHTSHOF I M N AMEN DES V OLKES URTEIL I ZR 110/16 Verkündet am: 9. November 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamt in der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja form - strip II Verordnung (EG) Nr. 207/ 2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 97, Art. 99; Ve r- ordnung (EU) 2015/2424 Art. 1 Nr. 11, Art. 1 Nr. 92; Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. b, Art. 127 a) Die Neufassung des Art. 127 Abs. 3 UMV, die - anders als Art. 99 Abs. 3 Fall 2 GMV - nicht mehr die Einrede des Inhabers des älteren Rechts vorsieht, hat nichts daran geändert, dass ein älteres Recht der Inanspruchnahme aus der Unionsma r- ke im Wege der Einrede entgegengesetzt werden kann. Dies folgt aus der Ne u- fassung des Art. 9 Abs. 2 UMV, die durch die ausdrückliche Erwähnung des Prior i- tätsprinzips klarstellt, dass der Markeninhaber (weiterhin) sein Recht aus der Un i- onsmarke nicht mit Erfolg gegen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens geltend machen kann, das Gegen stand eines älteren Rechts ist. b) Der Prioritätsgrundsatz regelt, wie im Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 UMV zum Au s- druck kommt, das zeitliche Rangverhältnis von Rechten. Einer tatsächlichen B e- nutzungsform kann mangels Rechtscharakters kein Vorrang im Sinne de s Art. 9 Abs. 2 UMV zukommen. BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 110/16 - OLG München LG München I - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver - handlung vom 9. November 20 17 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, di e Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen für Recht erkannt: Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlande s- gerichts München vom 28. April 2016 wird auf Kosten der Bekla g- ten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand : Die Klägerin und die Beklagte zu 1 stellen Sportartikel her. Die Beklagte zu 2 ist die in der Schweiz ansässige Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1, die die Produkte ihrer Muttergesellschaft über das Internet vertreibt. Die Klägerin i st Inhaberin folgender Marken: - Unions - Bildmarke Nr. 3517646, die am 3. November 2003 angemeldet und am 26. Januar 2006 für Schuhwaren eingetragen wurde und die folgende r- maßen beschrieben ist: 1 2 - 3 - Die Marke besteht aus drei gleich großen und gleich breiten, p arallel laufe n- den Streifen, die auf dem Schuh angebracht sind; die Streifen sind auf der Oberseite des Schuhs auf der Fläche zwischen Schnürsenkel und Sohle a n- gebracht: - DE - Positionsmarke Nr. 39950559, die am 14. Dezember 1999 für "Schuh - waren einschlie ßlich Sport und Freiz eitschuhe" eingetragen worden ist: - DE - Bildmarke Nr. 2094933, die am 19. April 1995 für "Sport - und Freizeit - schuhe" eingetragen worden ist: - DE - Bildmarke Nr. 944623, die am 18. Mai 1976 für "Sport und Freizeitsch u- he" eingetrag en worden ist: - 4 - - DE - Bildmarke Nr. 720836, die am 8. Januar 1959 für "Schuhwaren" eing e- tragen worden ist: Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin folgender Marken: - Unions - Bildmarke Nr. 3513694 mit einer Priorität vom 31. Oktober 2003, eingetragen am 7. Janu ar 2009 für Waren der Klassen 18, 25 (u.a. Schu h- waren) sowie der Klasse 28: - DE - Bildmarke Nr. 968937 mit einer Priorität vom 4. November 1975, eing e- tragen am 16. März 1978 für Schuhwaren: 3 - 5 - - DE - Bildmarke Nr. 30660586 (sog. "kickback") mit einer Priorit ät vom 30. September 2006, eingetragen am 7. November 2006 für Waren der Klassen Nizza 18, 25 (u.a. Schuhwaren) und 28: - Wort - Bild - Marke Nr. 730270 mit einer Priorität vom 7. Februar 1958, eing e- tragen am 23. Oktober 1959 für Waren der Klasse Nizza 25: Die Beklagten bewarben im Jahr 2013 in ihren Online - Stores folgende Laufschuhe des Typs " BioWeb " : 4 - 6 - Die Klägerin hält diese Verwendungsformen der Laufschuhe der Bekla g- ten für marken - und wettbewerbswidrig. Sie stützt ihre Ansprüche in erster Linie a uf ihre Unionsmarke (Klagemarke 1) , hilfsweise auf eine deutsche Benu t- 5 - 7 - zungsmarke (§ 4 Nr. 2 MarkenG ), weiter hilfsweise auf ihre eingetragenen deutschen Marken in der oben dargestellten Reihenfolge, auf eine notorisch bekannte Marke (§ 4 Nr. 3 MarkenG) sow ie auf Verstöße gegen das Irrefü h- rungsverbot und die Grundsätze des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschu t- zes. Die Klägerin hat beantragt, der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten, in der Europäischen Union im geschäftl ichen Verkehr Schuhe gemäß nachst e- henden Abbildungen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder einzuführen und/oder auszuführen und/oder zu bewerben, die mit einer Streifen - Kennzeichnung gemäß den nac h- stehenden Abbildungen versehen sind [es folgen die oben gezeigten Abbildungen der Schuhmodelle] . Die Klägerin hat ferner Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatzfes t- stellung geltend gemacht. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsg ericht hat der Klage stattgegeben, nachdem die Klägerin ihre Annexanträge auf das G e- biet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt hatte. Mit ihr er vom Senat z u- gelassenen Revision , deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen d ie Beklagten ihren a uf Abweisung der Klage gerichteten Antrag weiter. Entscheidungsgründe: I . Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche als b e- gründet angesehen und hierzu ausgeführt: Die angegriffenen Verwendungsformen verletzten die Unionsmarke der Kläge rin. Dieser komme eine Kennzeichnungskraft von besonders hoher Inte n- 6 7 8 9 10 - 8 - sität zu, so dass bei Warenidentität die geringe Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Verwendungsformen ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Ent gegen der Ansicht des Landgerichts folge eine normative Beschränkung des Schutzbereichs der Klagemarke nicht aus dem Umstand, dass die angegriffene Kennzeichnung eine rechtserhaltende Benutzung der prioritätsälteren Unionsmarke Nr. 3513694 der Beklagten da r- stelle. Der Schutzbereich einer Marke sei weder nach der Unionsmarkenve r- ordnung noch nach der zuvor geltenden Gemeinschaftsmarkenverordnung mit Blick auf prioritätsältere Marken Dritter zu bemessen. Nach der Regelung i m früher geltenden Art. 99 Abs. 3 Fal l 2 GMV habe der Beklagte gegenüber der Inanspruchnahme aus einer Gemeinschaftsmarke einwenden können, dass die Klagemarke wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt we r- den könne. Dass die Beklagte im Streitfall die Nichtigerklärung der K lagemarke erreichen könne, mache sie selbst nicht geltend. Nach neuer Rechtslage regele Art. 99 Abs. 3 UMV nur noch den Einwand mangelnder ernsthafter Benutzung der Klagemarke. Der vom Landgericht konstruierte Einwand habe keinen Ei n- gang in die Unionsmarke nverordnung gefunden. II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Die Klage ist zulässig (dazu nachfolgend II 1). Das Berufungsg e- richt hat die Beklagten zu Recht wegen der Verletzung der Unionsmarke Nr. 3517646 als zur Unterlassung (dazu nachfolgend II 2 ) sowie zur Auskunft und zum Schadensersatz (dazu nachfolgend II 3 ) verpflichtet angesehen. 1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter der Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisi onsinstanz von Amts wegen zu pr ü- fen ist ( st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 24/03, BGHZ 167, 91 Rn. 20 Arzneimittelwerbung im Internet; Urteil vom 19. März 2015 I ZR 94/13, GRUR 2015, 1129 Rn. 12 = WRP 2015, 1326 - Hotelbewertung s- port al), ergibt sich für die im Inland ansässige Beklagte zu 1 aus Art. 97 Abs. 1 11 12 - 9 - der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend: GMV ) und für die in der Schweiz ansässige Beklagte zu 2 mit Blick auf den i n- ländischen Sitz der Klägeri n aus Art. 97 Abs. 2 GMV . 2. Die Beklagten sind gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV zur Unterlassung der angegriffenen Zeichenve r- wendung verpflichtet. a) Im Zeitpunkt der behaupteten Zuwiderhandlung im Jahr 2013 galt Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV , der wie folgt lautete : Art. 9 GMV Rechte aus der Gemeinschaftsmarke (1) Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne sein e Z u- stimmung im geschäftlichen Verkehr b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Ze i- chens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren od er Dienstleistu n- gen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Ma r- . Art. 99 Abs. 3 GMV regelte den Einwand de s Verfalls und der Nichtigkeit gegen die in Art. 96 Buchst. a GMV vorgesehene Verletzungsklage : Art. 99 GMV Vermutung der Rechtsgültigkeit; Einreden (3) Gegen Klagen gemäß Artikel 96 Buchstaben a und c ist der Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf beruft, dass die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig er klärt werden könnte. D urch Art. 1 Nummer 11 de r am 23. März 2016 in Kraft getretene n Ve r- ordnung (EU) 2015/2424 vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Veror d- nung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 zur Durchf ührung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 13 14 15 16 - 10 - über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren ( ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21 ; nac h- folgend: UMV aF ) ist a n die Stelle des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b getreten , der folgenden Wortlaut hat: Art. 9 UMV Ausführungsform Rechte aus der Unionsmarke (1) Mit der Eintragung einer Unionsmark e erwirbt ihr Inhaber ein ausschließl i- ches Recht an ihr. (2) Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke e r- worbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohn e seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benu t- zen, wenn b) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen äh n lich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Ze i- chen mit der Marke gedankl Art. 99 Abs. 3 GMV erhie lt durch Art. 1 Nr. 92 der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 folgende Fassung: Art. 99 U MV aF (3) Gegen Klagen gemäß Artikel 96 Buchstaben a und c ist der Einwand des Verfalls der Unionsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, i n- soweit zulässi g, als sich der Beklagte darauf beruft, dass die Unionsmarke w e- gen mangelnder ernsthafter Benutzung zum Zeitpunkt der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden könnte. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 sind nunmehr d ie mit Art. 9 und 99 UMV aF w ortgle iche n Bestimmungen der Art. 9 und 127 der Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. Nr. L 154 vom 16. Juni 2017, S. 1; nachfolgend: UMV) maßgeblich. b) Die Revision wendet sich nicht gegen die Feststellungen des Ber u- fung sgerichts, die Zeichenverwendung der Beklagten erfolge im geschäftlichen Verkehr und sei markenmäßig . Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. Die vorstehend dargestellten Rechtsä nderungen haben a uf die se Vorausse t- 17 18 19 - 11 - zungen des Verletzungstatbestand s keine Auswirkungen ( vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 82/14, GRUR 2016, 810 Rn. 18 = WRP 2016, 1252 ; Teilurteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 23 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON ) . c) Die Rüge der Revis ion, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zw i- schen der Klagemarke 1 und der angegriffenen Zeichenverwendung, hat keinen Erfolg. aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klagemarke 1 komme eine Kennzeichnungskraft von besonders hoher Intensität zu . S ie genieße eine durch umfangreiche Benutzung für Sportschuhe und Sportbekleidung im deu t- schen und europäischen Spitzensport in ganz Europa eine außerordentlich h o- he Bekanntheit. Zwischen den Waren, für die die Klagemarke 1 geschützt sei, und den in der ang egriffenen Weise gekennzeichneten Waren bestehe W a- renidentität. Es bestehe eine jedenfalls geringe Zeichenähnlichkeit. Die Posit i- onsmarke der Klägerin zeige drei parallel verlaufende, gleich breite und gleich große, auf der Oberfläche des Schuhs zwischen S ohle und Schnürsenkel a n- gebrachte , zur Schuhoberfläche farblich kontrastierende Streifen , die leicht schräg in Richtung der Schuhspitze gekippt seien und deren Zwischenraum im Vergleich zur Streifenbreite etwas dünner sei. Die angegriffene Kennzeichnung be stehe aus drei parallel geschwungenen, anfangs in etwa gleich breiten Stre i- fen, die an der Außenseite des Schuhs von der Mitte der Sohle bis zur Schn ü- rung nach oben verliefen. Sie verjüngten sich zunächst nur wenig und seien nur leicht in Richtung der Fers e gekippt, kippten dann jedoch scharf kurvenartig nach hinten in Richtung der Ferse, wobei sie sich gleichzeitig schlagartig auf einen Bruchteil des Durchmessers im Sohlenbereich verjüngten, um dann nur leicht nach oben ansteigend und parallel bei gleichbl eibendem Durchmesser bis zum Fersenende zu verlaufen. Der Verkehr nehme sowohl die Klagemarke als auch die angegriffene Kennzeichnung als drei Streifen wahr, die in der Mitte der 20 21 - 12 - Schuhaußenseite von der Sohle in Richtung der Schnürung vertikal parallel ve r- liefen und durch den deutlich wahrnehmbaren Abstand der relativ breiten Stre i- fen zueinander mit der Schuhoberfläche farblich kontrastierten. Aufgrund der besonders hohen Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 reiche bei Waren - identität die geringe Zeichenähn lichkeit aus , um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. bb) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft und Warenidentität greift die Revision nicht an. Auch im Übrigen vermag d ie Revision Rechtsfehler in der Beurteilung des Berufun gsgericht s nicht aufzuze i- gen. Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei b e- steht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, in sbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistu n- gen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der War en oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 130 1 Rn. 44 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 30/16, GRUR 2017, 914 Rn. 13 = WRP 2017, 1104 - Medicon - Apotheke/MediCo Apotheke, mwN). Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurte i- lung des Gesamteindruc ks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Ve r- kehrskreise, die - etwa im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft des Klageze i- chens und die Zeichenähnlichkeit - im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt ( st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2017, 914 Rn. 43 - Medicon - Apotheke/MediCo Apotheke, mwN ) . Diese Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur d a- 22 23 - 13 - rauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff z u- grunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen L e- benserfahru ng geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 46 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube, mwN). Solche Rechtsfehler zeigt die Revisi on weder mit Blick auf die einzelnen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr noch hinsichtlich der Gesamtwü r- digung auf. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht w e- gen des hohen Grades der Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 bei W a- renide ntität nur geringe Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit gestellt hat. d ) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die angegriffene Zeichenve r- wendung stelle als rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke Nr. 3513694 der Beklagten zu 1 eine erlaubte Zei chenverwendung dar , die das Markenrecht der Klägerin normativ begrenze . aa) Zuzustimmen ist der Revision allerdings darin, dass die Streichung der Einrede des Inhabers des älteren Rechts nach Art. 99 Abs. 3 Fall 2 GMV keine Rechtsänderung bewi rkt hat, w eil der Markeninhaber nach der Neufa s- sung des Art. 9 Abs. 2 UMV sein Recht aus der Unionsmarke gegen die Benu t- zung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, das Gegenstand des älteren Rechts ist , nicht mit E rfol g geltend machen kann . Der Gerichtshof de r Europäischen Union hat s chon für die Gemei n- schaftsmarkenverordnung ausgesprochen, dass die Bestimmungen d ies er Ve r- ordnung im Licht des Prioritätsprinzips auszulegen sind, dem zufolge die ältere Gemeinschaftsmarke Vorrang vor der jüngeren Gemeinschaftsmar ke hat (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Februar 2013 - C - 561/11, GRUR Int . 2013, 337 Rn. 39 = WRP 2013, 614 - FCI/FCIPPR ; zur Verordnung [ EG ] Nr. 6/2002 über das G e- 24 25 26 27 - 14 - meinschafts geschmacks muster EuGH, Urteil vom 16. Februar 2012 - C - 488/10, GRUR 2012, 510 Rn. 39 Celaya Emparanza y Galdos Internacional). Nach dem Erwägungsgrund 12 der Verordnung (EU) 2017/1001 dient die nunmehr geschaffene ausdrückliche Regelung, wonach die Durchsetzung einer Unionsmarke die vor dem Anmelde - oder Prioritätstag der Unionsmarke er wo r- ben en Rechte anderer Inhaber nicht beeinträchtigt, der Gewährleistung der Rechtssicherheit und der vollständigen Übereinstimmung mit dem Priorität s- grundsatz. Erwägungsgrund 12 der Verordnung (EU) 2017/1001 Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und der vollständigen Übereinsti m- mung mit dem Prioritätsgrundsatz, dem zufolge eine eingetragene ältere Marke Vorrang vor einer später eingetragenen Marke genießt, muss vorgesehen we r- den, dass die Durchsetzung von Rechten aus einer Unionsmarke die Rechte, die Inh aber vor dem Anmelde - oder Prioritätstag der Unionsmarke erworben haben, nicht beeinträchtigt. Dies steht in Einklang mit Artikel 16 Absatz 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen E i- gentums vom 15. April 1994. D ie Vors chrift des Art. 9 Abs. 2 UMV, der zufolge das Verbietungsrecht des Inhaber s einer Unionsmarke " unbeschadet " der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erwo r- benen Rechte besteht, ist mithin dahingehend zu v erstehen, dass eine Verle t- zung der Unionsmarke nicht vorliegt , wenn ihr ältere Rechte Dritter entgege n- stehen. Der Anspruch des Verletzungsklägers reicht nur so weit, wie er auf pri o- rität sältere Rechte verweisen kann ( vgl. Eisenführ/Overhage in Eisenführ/ S chennen, UMV, 5. Aufl., Art. 99 Rn. 1 , die allerdings den Einwand relativer Nichtigkeitsgründe nach der Neufassung des Art. 99 Abs. 3 UMV für ausg e- schlossen halten [aaO Rn. 3] ). Zwar haben die Unionsmarkengerichte gemäß Art. 99 Abs. 1 GMV in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 (jetzt: Art. 127 Abs. 1 UMV ) von der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke auszugehen, sofern diese nicht durch 28 29 30 - 15 - den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichti g- keit gemäß Art. 58 bis 60 UMV angefo chten wird. Hiernach ist den Union s- markengerichten eine Prüfung der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke von Amts wegen verwehrt (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa ; OGH, GRUR Int. 2005, 945, 94 7). Die Streichung der Einrede des relativen Nichtigkeitsgrundes in Art. 99 Abs. 3 GMV in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 ist jedoch im Zusammenhang mit der Neufassung des Verletzungstatbestands in Art. 9 Abs. 2 GMV zu sehen . Es entspricht de m im Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 UMV und dem 12. Erwägungsgrund dieser Verordnung zum Ausdruck kommenden Willen des Unionsgesetzgebers, dem Prioritätsprinzip bereits im Rahmen des Verletzungstatbestands Geltung zu verschaffen . Auch nach der Neufassung der U MV ist es d aher möglich , der Inanspruchnahme aus dem jüngeren Recht a l- lein durch die Berufung auf das ältere Recht entgegenzutreten, ohne dessen Löschung zu betreiben (aA Eisenführ/ Overhage in Eisenführ/ Schennen aaO Art. 99 Rn. 3; BeckOK MarkenR/Grüger, 10. Ed. 1. Juni 2017, Art. 99 VO (EG) 207/2009 Rn. 13.1) . bb) Ohne Erfolg macht die Revision jedoch geltend, der Inanspruchna h- me aus der Unionsmarke der Klägerin stehe im Streitfall der Umstand entg e- gen, dass es sich bei der angegriffenen Zeichenverwend ung um eine rechtse r- haltende Benutzung der Unionsmarke Nr. 3513694 der Beklagten zu 1 handel t . (1) Das Berufungsgericht hat die Frage offengelassen, ob die angegriff e- ne Verwendungsform eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke Nr. 3513694 im Sinne des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a GMV (jetzt: Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a UMV) darstellt. Auch wenn hieran in der Sache Zweifel bestehen, weil die angegriffene Zeichennutzung - anders als die Unionsmarke der Beklagten zu 1 - eher als drei Einzelstreifen denn als einheitl i- 31 32 - 16 - cher " form strip " erscheinen, ist dies i n der Revisions instanz zugunsten der B e- klagten zu unterstellen. (2) Unter der Geltung des Art. 99 Abs. 3 GMV war anerkannt, dass der Nichtigkeitseinwand nur zum Erfolg führte, wenn das ältere Recht des Bekla g- ten die Klagemarke wegen Eingreifens eines relativen Nichtigkeitsgrundes gem. Art. 53 Abs. 1 und 2 GMV zu Fall bringen konnte (vgl. OGH, GRUR Int . 2009, 74, 77; BeckOK GMV/Müller, 1. Ed. 15. Juni 2015, Art. 99 Rn. 26; BeckOK Mar kenR/Grüger, 5. Ed. 1. Februar 2015, Art. 99 GMV Rn. 11). Voraussetzung des Nichtigkeitseinwands war mithin, dass die jüngere Marke und ihr Schutzb e- reich mit der älteren Marke und deren Schutzbereich identisch war en (Art. 8 Abs. 1 Buchst. a GMV ), Verwechsl ungsgefahr zwischen jüngerer und älterer Marke bestand (Ar t. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV ) , die jüngere Marke den Bekann t- heitsschutz der älteren Mar ke verletzte (Art. 8 Abs. 5 GMV ) oder dass ein ält e- res sonstiges Kennzeichenrecht der Benutzung der jüngeren Marke entgege n- stand (Art. 8 Abs. 4 GMV ) . Die mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/2424 vorgenommene Ände rung des Art. 99 Abs. 3 GMV hat am Vorrang älterer Rechte gegenüber jüngeren Marken n ichts geändert (s. Rn. 26 [II 2 d aa]). Der in Art. 9 Abs. 2 UMV au s- drück lich erwähnte Vorrang der vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte besteht, wenn - wie in Art. 8 Abs. 1, 4 und 5 UMV geregelt - die jüngere Marke das ältere Recht verletzt oder das ältere Recht der Benutzung der jüngeren Marke entgegensteht und folglich der Inhaber des älteren Rechts Löschung der jüngeren Marke verlangen kann. (3) Nach der Beurteilung des Berufungsgerichts kann die Beklagte zu 1 aufgrund ihrer Unionsmarke Nr. 3513694 nicht die Nichtigerklär ung der Klag e- marke 1 verlangen. Gegen diese Beurteilung, die Rechtsfehler nicht erkennen lässt, er hebt die Revision keine Rügen. S ie macht auch nicht gel tend, die B e- 33 34 35 - 17 - klagte zu 1 könne aufgrund der weiteren von ihr gehaltenen Marken die Nichtig - erklärung der Klagemarke 1 erreiche n . Es fehlt hinsichtlich der Klagemarke 1 mithin an einer Kollisionslage, die Voraussetzung einer Prioritätsbetrachtung ist. Eine Kollisionslage besteht entgegen der Auffassung der Revision auch nicht mit Blick auf die tatsächlich e Zeichennutzung der Beklagten zu 1 , die in der Revisionsinstanz als rechtserhaltende Benutzung ihrer Unionsmarke anz u- sehen ist. Der Prioritätsgrundsatz regelt, wie im Wortlaut des Art. 9 Abs. 2 UMV zum Ausdruck kommt, das zeitliche Rangverhältnis von Recht en . Einer tatsäc h- lichen Benutzungsform für sich genommen kann mangels Rechtscharakters kein Vorrang im Sinne des Art. 9 Abs. 2 UMV zukommen. Diese Sichtweise entspricht der zum harmonisierten Markenrecht ergangenen Senatsrechtspr e- chung, in der Priorität al lein Zeichenrechten zugebilligt worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2007 I ZR 148/04, GRUR 2008, 160 Rn. 15 = WRP 2008, 226 CORDARONE; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 43 = WRP 2009, 616 METROBUS ; Urteil vom 14. Mai 2009 I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 52 = WRP 2009, 1533 - airdsl). D ie Ve r- wechslungsgefahr ist mit Blick auf das Verhältnis zwischen Klagemarke und beanstandeter Benutzung zu beurteilen , während die Relevanz prioritätsälterer Gegenrechte allein mit Bli ck auf das Verhältnis zwischen Klagemarke und G e- genrecht zu prüfen ist . Die Revisionserwiderung verweist zu Recht darauf, dass t atsächliche Benutzungsformen für den Schutzbereich der Klagemarke allein im Sonderfall der Schwächung der Klagem arke eine Rolle spielen können (vgl. BGH, Urteil vom 2. Fe bruar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 40 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B) . Nichts anderes kann auch der von der Revision angeführten Senatse n t- scheidung " Makalu " entnommen werden (Urteil vom 19. Febru ar 1998 I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034 = WRP 1998, 978) . In der dortigen Konstell a- tion war d ie Beklagte zur Benutzung einer mit dem Angriffszeichen identischen 36 37 - 18 - Benutzung berechtigt. Hieraus hat der Senat abgeleitet, dass der Angegriffene sich auf das Gegen recht auch zur Abwehr einer hiermit nur verwechslungsfäh i- gen Bezeichnung stützen könne. W enn der Angreifer sich schon nicht mit Erfolg gegen eine identische Bezeichnung durchsetzen könne, könne er dieses erst recht nicht gegen eine nur verwechselbare Bezei chnung (BGH , GRUR 1998, 1034, 1036 - Makalu). Mithin greift auch in d ies er Konstellation die Klagemarke in den Schutzbereich d es älteren Gegenrechts ein . Hieran fehlt es aber im Streitfall, weil die als Gegenrecht an geführte n M arke n der Beklagten zu 1 wede r identisch noch verwe chslungsfähig mit der Klagemarke sind . 3. Nach dem Vorstehenden hat das Berufungsgericht auch den Anträgen auf Auskunft und F eststellung der Schadensersatzpflicht zu Recht stattgeg e- ben. 4. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den G erichtshof der Europä i- schen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 287/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 16 = NJW 1983, 1257 C.I.L.F.I.T.) . D ie sich im Streitfall stellenden Fragen zur Auslegung der G e- meinscha fts - und Unionsmarkenverordnung sind durch eine gesicherte Rech t- sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt oder zweifelsfrei zu beantwor ten . 38 39 - 19 - III. Danach ist die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen . Büscher Schaffert Kirchhoff Koch Feddersen Vorinstanzen: LG München I, Entscheidung vom 21.04.2015 - 1 HKO 22627/13 - OLG München, Entscheidung vom 28.04.2016 - 6 U 1576/15 - 40
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